MES DE MARZO DEL 2004 n
DIRECTOR
n PROCESOS: nn
66-IP-2003n Interpretaciónn Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) yn e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdon de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distritaln No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la Repúblican del Ecuador; y la interpretación de oficio de los artículosn 84, 93 y 94 literal b) de la Decisión 344. Proceso Internon N« 3980-WM. Actor: SOCIETÉ DES PRODÜITS NESTLÉn S.A. Marca: DOÑA PETRONA (etiqueta a colores).
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48-IP-2003n Interpretaciónn Prejudicial del artículo 128 de la Decisión 344n de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada porn la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativon de la República del Ecuador, – Distrito de Quitó,n e interpretación de oficio del artículo 83 literaln b) de la misma Decisión y de la Disposición Transitorian Primera de la Decisión 486. Nombre Comercial: BAGUETTE.n Actor: PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. Proceso interno No 5566-n 98-MP.
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62-IP-2003n Interpretaciónn Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisiónn 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitadan por el Consejo de Estado de la República de Colombia,n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;n y la interpretación de oficio de los artículosn 81 y 82 literales a) y h) de la Decisión 344. Proceson Interno No 7196. Actor: Sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC.n Marca: PREPOTEN (nominativa).
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65-IP-2003n Interpretaciónn prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de lan Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,n solicitada por el Consejo de Estado de la República den Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciónn Primera. Interpretación, de oficio, del artículon 84 de la misma Decisión. Actor: ABBOTT LABORATORIES. Marca: «GENFARW (mixta). Proceso interno No 5213.
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ORDENANZASn MUNICIPALES:
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Gobiernon Municipal del Cantón Zaruma: De regulación y control de lan vía pública.
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Cantónn Paquisha: Constitutivan del Patronato de Amparo Social Municipal.
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Cantónn Paquisha: Quen crea la Unidad de Desarrollo Comunitario Integral y Sustentable. n
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Interpretación Prejudicial de los artículosn 81,83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 den la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por lan Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioson Administrativo, de la República del Ecuador; y la interpretaciónn de oficio de los artículos 84,93 y 94 literal
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b) de la Decisión 344. Proceso Interno No 3980-WM.n Actor: SOCIETÉ DES PRODÜITS NESTLÉ S.A. Marca:n DOÑA PETRONA (etiqueta a colores).
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Franciscon de Quito, a los seis días del mes de julio del añon dos mil tres.
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VISTOS:
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La solicitud de interpretación prejudicial de los artículosn 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 den la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el oficion No 487-T.C.A.-D.Q-1S-3980-ML, remitido por la Primera Sala deln Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo de lan República del Ecuador, Distrito de Quito, con motivo deln Proceso Interno No 3980-WM, oficio que fue recibido el 27 den junio del 2003.
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Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitosn de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33n del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de lan Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125n de su estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámiten mediante auto dictado el 16 de julio del 2003.
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Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:
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1. Las partes
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La demandante es la Sociedad SOCIETÉ DES PRODÜITS
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NESTLÉ S.A.
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La demandada es el Ministerio de Comercio Exterior, Industrializaciónn y Pesca del Ecuador, y el Procurador General del Estado.
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La Sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A., interviene comon tercero interesado en el presente proceso.
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2. Determinación de los hechos relevantes
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2.1. Hechos
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El 7 de junio de 1994, la Sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOSn S.A. solicita el registro de la marca DOÑA PETRONA (etiquetan a colores) a la Dirección Nacional de Propiedad Industrialn de la República del Ecuador, para identificar los productosn de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Nizan (Clase 30: café. té, cacao, azúcar, arroz,n tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinasn y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería yn confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza;n levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsasn (condimentos); especias; hielo).
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El 28 de junio de 1994 la Compañía SOCIETÉn DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicita el registro de la marcan DELLA CASA BUITON1 (etiqueta a colores) a la Direcciónn Nacional dé Propiedad Industrial de la Repúblican del Ecuador, para identificar productos de la Clase 30.
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Con fecha 13 de diciembre de 1994, la Sociedad PRODUCTOS DEn CONSUMO, PROCONSUMO C.A., mediante apoderado, presenta la primeran observación al registro, aduciendo ser propietaria den la marca de fábrica DOÑA PETRA para los productosn de la clase 30.
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El 23 de diciembre de 1994, la Compañía SOCIETÉn DES PRODÜITS NESTLÉ S.A. – demandante en el presenten proceso – presentó observación a la solicitud aduciendon que existe «similitud visual entre las etiquetas» den DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) y las marcas DISEÑOn (a colores) y DELLA CASA BUITON1 (etiqueta a colores) de su propiedad;n pudiéndose producir confusión en el públicon consumidor.
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Con fecha 27 de diciembre de 1994, la Sociedad SUMESA, medianten apoderado, presenta la tercera observación al registron de la marca de fábrica en cuestión, aduciendo quen su representada tiene solicitadas en el Ecuador las marcas den fábrica SUMESA Y EMPAQUE EN DESPLEGADO FIDEOS ROSCA, yn SUMESA Y EMPAQUE EN DESPLEGADO CABELLINI para productos comprendidosn en la clase 30.
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La Dirección Nacional de Propiedad Industrial de lan República del Ecuador, mediante Resoluciónn Administrativa No 0958071 de 19 de febrero de 1997, declara infundadan las observaciones en contra del signo DOÑA PETRONA (etiquetan a colores). Sobre la primera observación, señalan que las partes llegaron a un acuerdo transacción al; conn respecto a la segunda «(…) una vez efectuada la comparaciónn entre las etiquetas en controversia podemos determinar que non existe similitud visual, capaz de producir confusión enn el público, como en los medios comerciales sobre la procedencian del fabricante del producto… ‘ Y, sobre la tercera observación,n señala que las diferencias entre las marcas son substanciales.
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2.2. Fundamentos de la demanda
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La Compañía SOCIETÉ DES PRODÜITSn NESTLÉ S.A. – demandante en el presente proceso-, a travésn de apoderado, solicita al Tribunal de lo Contencioso Administrativon que revoque la mencionada Resolución No 0958Ü71 den 19 de febrero de 1997 expedida por el Director Nacional de Propiedadn Industrial.
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Argumenta la demandante que en el presente caso existe confusiónn gráfica entre la marca DOÑA PETRONA (etiqueta an colores) y las marcas de su propiedad DISEÑO (a colores)n y DELLA CASA BUITON1 (etiqueta) la que «() llamada tambiénn visual, se produce por a) similitud de dibujos, b) combinaciónn de colores, elementos estos (sic) o componentes que son semejantes,n por no decir iguales, entre la denominación DOÑAn PETRONA (etiqueta a colores) y las marcas de propiedad de min representada, como se desprende del siguiente análisisn y reproducción de cada uno de los componentes anotados,..n «. La demandante señala como similitud la disposiciónn de las palabras que contienen las etiquetas: en la parte superiorn izquierda figuran las marcas, debajo de éstas en letrasn de color distinto la palabra que identifica el tipo de fideo;n en la parte derecha hay una circunferencia cuyos bordes en lan parte media inferior tienen dibujos distintos; en el espacion interno de la circunferencia un diseño distinto; en lan parte superior de la circunferencia y dentro del diseñon de una cinta se leen frases que evocan el origen de la marca;n y debajo de esta palabra, el año.
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Sostiene la demandante que la marca DELLA CASA BÜITONIn (etiqueta a colores) es «Notoriamente conocida y aceptadan por el público consumidor de la Subregión».
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La actora fundamenta jurídicamente su demanda en lan Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;n y el artículo 38 numeral 2 de la Ley de Modernizaciónn del Estado.
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2.3 Contestación a la demanda
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2.3.1 Del Ministro de Comercio Exterior, Industrializaciónn y Pesca del Ecuador.
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El señor Ministro de Comercio Exterior, Industrializaciónn y Pesca del Ecuador contesta la demanda manifestando que éstan es «(«.) infundada, injuridica (sic), y maliciosa…n «Añade además que «De acuerdo con eln Art. 29 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdon de Cartagena… [procede] solicitar al Tribunal lan interpretación prejudicial de los Arts. 81 y 95 de lan Decisión 344…»; señalando que «Lan Resolución impugnada guarda conformidad con el régimenn común sobre Propiedad Industrial…», razónn por la que «(…) niego pura, simple, llana y absolutamenten los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda por no estarn apegados (sic) a la ley ni a la realidad». Y solicita sen rechace la demanda en su totalidad.
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2.3.2 Del Procurador General del Estado
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El Director de Patrocinio del Estado en calidad de delegadon del señor Procurador Genera) del Estado se adhiere a lan contestación de la demanda presentada por el señorn Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pescan del Ecuador.
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2.3.3 De ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.
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La Sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A., tercero interesadon en el presente proceso, niega los fundamentos de hecho y derechon de la demanda propuesta por la compañía SOCIETÉn DES PRODUITS NESTLE S.A.
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Señala el tercero interesado: «(…) que la marcan DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) sea idéntican o se asemeje a las marcas de la compañía actora…;n que la solicitud de la marca DALLA (sic) CASA BÜITONI (etiqueta)n solicitada en el Ecuador el 28 de junio de 1994 bajo trámiten Nro. 45598 tenga prioridad de registro sobre la marca DOÑA
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PETRONA (etiqueta a colores) solicitada en el Ecuador conn antelación el 7 de junio de 1994, bajo trámiten Nro. 48046″.
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La Sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A. fundamenta su participaciónn en el literal b) del artículo 94 de la Decisiónn 344.
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CONSIDERANDO:
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Que este Tribunal es competente para interpretar por la vían prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídicon de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga den un Juez Nacional también con competencia para actuar comon Juez Comunitario, en tanto aquéllas resulten pertinentesn para la resolución del proceso interno;
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Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentran conforme con las prescripciones contenidas en los artículosn 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justician de la Comunidad Andina;
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Que de acuerdo con la solicitud remitida por la Primera Salan del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativon de la República del Ecuador, se procederá a lan interpretación prejudicial de los artículos 81,n 83 literal a), d) y e)» Y 95 de la Decisión 344n de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
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Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratadon de Creación del Tribunal y 126 del estatuto, consideron que corresponde de oficio la interpretación de los artículosn 84, 93 y 94 literal b), por estar referidos al caso concreto.
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El texto de las normas objeto de la interpretaciónn prejudicial se transcriben a Continuación:
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DECISIÓN 344
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Artículo 81
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«Podrán registrarse como marcas los signos quen sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptiblesn de representación gráfica.
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Se entenderá por marca todo signo perceptible capazn de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidosn o comercializados por una persona de los productos p serviciosn idénticos o similares de otra persona».
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Articulo 83
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«Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellosn signos que, en relación con derechos de terceros, presentenn algunos de los siguientes impedimentos:
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a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedann inducir al público a error, a una marca anteriormenten solicitada para registro o registrada por un tercero, para losn mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecton de los cuales el uso de la marca pueda inducir al públicon a error;
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d) Constituyan la reproducción, la imitación,n la traducción o la transcripción, total o parcialn de un signo distintivo notoriamente conocido en el paísn en el que solicita el registro o en el comercio subregional,n o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesadosn y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición serán aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casosn en los que el uso del signo se destine a los mismos productosn o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, comon en aquellos en los que el uso se destine a productos o serviciosn distintos.
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Esta disposición no será aplicable cuando eln peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamenten conocida;
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e) Sean similares hasta el punto de producir confusiónn con una marca notoriamente conocida, independientementen de la clase de los productos o servicios para los cuales se soliciten el registro.
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Esta disposición no será aplicable cuando eln peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamenten conocida;
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()»
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Artículo 83
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«Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellosn signos que, en relación con derechos de terceros, presentenn algunos de los siguientes impedimentos:
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b) Sean idénticos o se asemejen deforma que puedann inducir al público a error, a una marca anteriormenten solicitada para registro o registrada por un tercero, para losn mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecton de los cuales el uso de la marca pueda inducir al públicon a error;
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A los efectos del presente artículo, se entenderán que también tienen legítimo interés paran presentar observaciones en los demás Países Miembros,n tanto el titular de una marca idéntica o similar paran productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marcan pueda inducir al público a error, como quien primero solicitón el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros».
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Articulo 94
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«La oficina nacional competente no tramitará lasn observaciones que estén comprendidas en alguno de losn siguientes casos:
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c) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior an la petición de registro de marca a la cual se observa;
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Artículo 95
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«Una vez admitida a trámite la observaciónn y no incurriendo ésta en las causales del artículon anterior, la oficina nacional competente notificarán al peticionario para que, dentro de treinta días hábilesn contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatosn de estimarlo conveniente.
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Vencido el plazo a que se refiere este artículo, lan oficina nacional competente decidirá sobre las observacionesn y la concesión o denegación del registro de marca,n lo cual notificará al peticionario mediante resoluciónn debidamente motivada.
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Con vista de los puntos controvertidos en el proceso internon así como de las normas que van a ser interpretadas, consideran este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a.
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Artículo 84
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«Para determinar si una marca es notoriamente conocida,n se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
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a) La extensión de su conocimiento entre el públicon consumidor como signo distintivo de los productos o serviciosn para los que fue acordada;
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b) La intensidad y el ámbito de la difusiónn y de la publicidad o promoción de la marca;
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c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,
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d) El análisis de producción y mercadeo de losn productos que distingue la marca».
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Artículo 93
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«Dentro de los treinta días hábiles siguientesn a la publicación, cualquier persona que tenga legitimon interés, podrá presentar observaciones al registron de la marca solicitado.
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I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA
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El artículo 81, segundo párrafo de la Decisiónn 344 define a la marca como: «Todo signo perceptible capazn de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializadosn en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticosn o similares de otra».
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Este artículo señala los requisitos que deben cumplir un signo para ser registrado como marca, disponiendon que:
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«Podrán registrarse como marcas los signos quen sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptiblesn de representación gráfica». Éste Tribunaln ha reiterado la importancia del cumplimiento dé estosn requisitos como paso previo al registro de una marca, asín como el hecho de no estar incurso en alguna o algunas de lasn causales de irregistrabilidad contempladas en los artículosn 82 y 83 de la Decisión 344.
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Con relación a estos tres requisitos, el Tribunal enn reiterada jurisprudencia ha señalado:
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La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendidon o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bienn inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciadan por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor,n podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario,n si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptiblen de registro.
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La distintividad, es considerada por la doctrina y por lan jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenian que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro comon marca, es la razón de ser de la marca, es la característican que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productosn o servicios comercializados por una persona de los idénticosn o similares de otra, para así impedir se origine una confusión.
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Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivon de la marca: «El poder o carácter distintivo es lan capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. Lan marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lon tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunden con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicion o cualesquiera de sus propiedades» (Otamendi, Jorge. Derechon de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires,n 2002. p. 27).
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La susceptibilidad de representación gráfica,n permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus característicasn y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripcionesn realizadas a través de palabras, gráficos, signosn mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentesn puedan ser apreciados en el mercado de productos.
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Marco Matías Alemán dice que: «La representaciónn gráfica del signo es una descripción que permiten formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndosen para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismon idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de losn anteriormente señalados» (Alemán, Marco Matías.n Marcas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos yn Servicios. Top Management: Bogotá, p. 77).
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II. DE LA MARCA MIXTA O COMPUESTA
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En cuanto a las marcas mixtas, este Tribunal ha señaladon que las mismas se componen de elementos denominativos y gráficos,n por lo que para realizar su examen, se necesita de un verdaderon esfuerzo por parte de la autoridad a fin de determinar la procedencian del registro de la marca mixta. Sobre el particular señalan la doctrina que: «Las marcas mixtas o complejas son lasn que reúnen elementos denominativos junto con elementosn gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominacionesn escritas según una grafía peculiar (marcas mixtasn propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementosn fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcasn complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentaciónn exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado,n de un queso, etc.)». (AGUILAR, Mariano, et.al: Nueva Enciclopedian Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España,n 1981, p. 887).
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En autos se observa que el signo DOÑA PETRONA (etiquetan a colores) se encuentra constituido por dos elementos, como sonn la parte denominativa y la parte gráfica, es decir, sen trata de un signo mixto. En tal sentido, en el presente caso,n la judicatura consultante deberá concentrarse en distinguirn entre las partes que conforman el signo en controversia, apreciandon los elementos gráficos, fonéticos, visuales, lan idea que evoca, etc.
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III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS.n DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS GRÁFICAS.n DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTAn E INDIRECTA
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El artículo 83 de la Decisión 344 prohíben el registro de los signos que afecten derechos de terceros. Eln literal a) del artículo 83 prohíbe el registron de signos que sean idénticos o se asemejen a una marcan anteriormente solicitada para el registro o registrada por unn tercero, para los mismos productos o servicios, de forma quen puedan inducir al público consumidor a error.
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Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de esten Tribunal «…la función principal de la marca esn la de identificar los productos o servicios de un fabricanten o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcann al competidor: por ello es fundamental que el signo en proceson de registro, no genere confusión respecto de los bienesn o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o porn una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstosn gozan de la protección legal que les otorga el derechon de prioridad o el registro, respectivamente» (Proceso Non 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre del 2002. Marca:n COLA REAL + GRÁFICA).
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En este sentido, la confusión en materia marcaría,n se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien porn otro a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existirn la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitarn esta situación de confusión, la prohibiciónn contenida en el literal a) del artículo 83 no exige quen el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidoresn o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo paran que se configure aquella prohibición.
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Sobre el particular, este Tribunal ha señalado losn supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusiónn entre varias denominaciones y los productos o servicios que cadan una de ellas ampara, identificando los siguientes: «…quen exista identidad entre los signos en disputa y tambiénn entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidadn entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;n o semejanza entre los signos e identidad entre los productosn y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanzan entre éstos» (Proceso No 68-IP-2002. G.O.A.C. No.n 876 de 18 de diciembre del 2002. Marca: ÁGUILA DORADA).
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De esta manera, la identidad o la semejanza de los signosn puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa yn la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculon de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producton determinado en la creencia de que está comprando otro,n lo que implica la existencia de un cierto nexo tambiénn entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizadan porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya,n en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o serviciosn que se le ofrecen, un origen empresarial común.
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Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente den registro y la marca ya registrada, existirá el riesgon de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con estan marca.
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En el presente caso, corresponde establecer si existe o non semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcasn previamente registradas, cuya comparación habrán de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráficon y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberán ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidorn medio a que está destinado. Por ello, la valoraciónn deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo,n de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran,n el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquéln se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintivan que por esta razón especial, se constituya en factor determinanten de la valoración.
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Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presentan por el parecido de las letras entre los signos a compararse,n en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabran o palabras, el número de sílabas, las raícesn o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión.n Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signosn si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismon orden, vista la impresión general que, tanto desde eln punto de vista ortográfico como fonético, producen el citado orden de distribución.
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En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señaladon que la misma depende, entre otros factores, de la identidad den la sílaba tónica y de la coincidencia en las raícesn o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencian real de una posible confusión, deben tomarse en cuentan las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativasn se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas,n emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto,n según su estructura gráfica y fonética.
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En cuanto a la similitud conceptual, este órgano jurisdiccionaln ha indicado que la misma se configura entre signos que evocann una idea idéntica o semejante.
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En definitiva, el Tribunal estima que la confusiónn puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidorn supone que se trata de la misma a que está habituado,n o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcasn en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismon productor o fabricante.
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En el presente caso, es preciso señalar que el Juezn consultante ha omitido alcanzar a este Tribunal, copias de lasn etiquetas de las marcas en disputa, elemento que este órganon jurisdiccional considera necesario para la realizaciónn del cotejo marcario, al tratarse de marcas mixtas. El Juez consultanten al momento de resolver deberá tener en cuenta cual den los dos elementos, si el denominativo o el figurativo, es preponderante.
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Sobre este punto señala la doctrina que «La reglan general, en estos casos, predica que la comparación habrán de referirse al elemento denominativo, al considerarlo preponderanten con respecto al elemento figurativo. Esta afirmación sen fundamenta en que el consumidor al solicitar o comprar los productosn pide su denominación respectiva. La regla general sufren excepción cuando el elemento figurativo goza de gran notoriedadn o aparece en un plano preponderante, de tal suerte que el elementon ‘figurativo pasa a un segundo plano, o el conjunto de una y otran marca resulta confundible. Dentro de esta generalidad se pueden citar un caso específico, cual es el referido a marcasn mixtas compuestas por una denominación inserta en unan etiqueta; estas marcas son muy utilizadas en el sector bebidas.n En ocasiones, algunos empresarios copian o imitan la etiquetan de una marca anterior, agregándole una denominaciónn completamente diferente. Esta acción inducirían a los consumidores a error y no podría aceptarse»n (Thaimy Márquez, Consultora de la OMPl. Manual para eln examen de marcas en las oficinas de propiedad industrial de losn países andinos. Caracas. Parte C, p. 12-13).
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De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgon de confusión, el examinador deberá tomar en cuentan los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO,n Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenosn Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos porn la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:
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1. La confusión resulta de la impresión de conjunton despertada por las marcas.
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2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y non simultánea.
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3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferenciasn que existan entre las marcas.
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4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en eln lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturalezan de los productos o servicios identificados por los signos enn disputa.
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Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetrosn técnicos, Breuer Moreno (Ibíd. Loe. Cit.) ha manifestadon adicionalmente:
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«La primera regla y la que se ha considerado de mayorn importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio quen se adopta para todo tipo o clase de marcas.
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Ésta visión general o de conjunto de la marcan es la impresión que el consumidor medio tiene sobre lan misma y que puede llevarle a confusión frente a otrasn marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
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En las marcas es necesario encontrar la dimensión quen con mayor intensidad9 penetra en la mente del consumidor y determinen así la impresión general que el distintivo causan en el mismo.
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La regla de la visión en conjunto, a más den evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partesn componentes para comparar cada componente de una marca con losn componentes o la desintegración de la otra marca, persiguen que el examen se realice a base de las semejamos y no por lasn diferencias existentes, porque éste no es el camino den comparación utilizado por el consumidor ni aconsejadon por la doctrina.
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En la comparación marcaría, y siguiendo otron criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivon entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo,n en razón de que el consumidor no analiza simultáneamenten todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecton de este sistema recae en analizar cuál es la impresiónn final que el consumidor tiene luego de la observaciónn de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederán bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punton de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar enn un cotejo marcarlo.
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La similitud general entre dos marcas no depende de los elementosn distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantesn o de la semejante disposición de esos elementos».
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Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anteriorn oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúen de los signos «… deberá considerar que, si bienn el derecho que se constituye con el registro de un signo comon marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad,n los productos identificados en la solicitud y ubicados en unan de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productosn a una misma clase no prueba que sean semejantes, así comon su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentesn (Proceso No 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre deln 2002. Marca: ÁGUILA DORADA).
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El consultante deberá tener en cuenta, de conformidadn con el literal a) del artículo 83 de la Decisiónn 344, «…que. también se encuentra prohibido el registron del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si,n además de ser idéntico o semejante a una marcan anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,n tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marcan en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misman clase del nomenclátor o a c ‘ases distintas » (Proceson N° 68-IP-2002. Ibíd. Loc. Cit.).
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IV. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA
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Una marca es notoriamente conocida, cuando el uso intenson en el comercio o en la publicidad que de ella se hace, se han traducido en su amplia difusión y conocimiento entre losn consumidores. Sobre el particular, es necesario señalarn que «(…) para que una marca pueda ser considerada notoria,n es suficiente que la misma sea conocida en el círculon de consumidores generalmente interesados en la adquisiciónn de productos o servicios idénticos o relacionados a aquellosn que distingue la marca notoria. La marca es notoria cuando esn conocida por un determinado sector del público, en particular,n los circuitos asociados con la fabricación, uso, comercialización,n etc., del producto o servicio que distinga la marca…»n (Márquez, Thaimy. Ibíd. Ob. Cit. Parte C, págs.n 15-] 6).
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Este Tribunal ha señalado que la notoriedad de la marcan se produce generalmente debido al uso intenso de la misma, así:n «La difusión de la marca en los diferentes mercados,n la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigion adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquieran el carácter de notoria, ya que así el consumidorn reconocerá y asignará dicha característica,n debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarlan de la categoría de marca común u ordinaria al statusn de notoria» (Proceso No 40-1P-2003. Sentencia del 18 den junio del 2003. Marca: FINO mixta).
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Carlos Fernández-Novoa, en referencia a la marca notorian señala que es «aquella que goza de difusiónn o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de lan clase de productos a los que se aplica la marca. La difusiónn entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupueston de la notoriedad de la marca » (FERNÁN DEZ- NOVOA,n Carlos: «FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS», Editorialn Montecorvo S.A., Madrid, p. 32).
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La notoriedad de la marca no se presume, ésta deben ser probada. Este Tribunal ha señalado:
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«La calificación de una marca como notoria, tienen como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechosn o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personasn -usuarios o consumidores de la marca- podría decirse quen para la gran mayoría o generalidad de las personas,n aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma lan existencia material y legal de la marca.
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Esta limitación del conocimiento generalizado de losn hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permiten que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio quen no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria nonn egent probatione». En la concepción proteccionistan de la marca notoria, ésta tiene esa clasificaciónn para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen lasn marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surjan de la marca por sí sola, o que para su reconocimienton legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamenten han dado a la marca ese status.
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Varios son los hechos o antecedentes que determinan que unan marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimienton por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidadn de uso, que deben ser conocidos por el Juez o administrador paran calificar la marca de notoria, y que para llegar a esa convicciónn deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicialn o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya n sido declarada administrativa o judicialmente como notoria,n tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia,n constituyéndose éstas en una prueba con una cargan de gran contenido procedimental» (Proceso 08-IP-95. G.O.A.C.n No 231 de 17 de octubre 1996. Marca: «LISTER»).
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En el presente caso, el Juez consultante deberá determinarn si el signo de la marca DELLA CASA BUITONI (etiqueta a colores)n es notoriamente conocido bajo las consideraciones antes señaladas,n y si corresponde a éste la protección invocadan frente al signo DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) ya registrada.
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V. DE LAS OBSERVACIONES DE REGISTRO DE MARCA SOLICITADO Yn DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD
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Para la obtención de registro marcario es preciso quen la solicitud siga el procedimiento de registro señaladon en la sección segunda del Capítulo V de la Decisiónn 344.
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Al tratar el tema de las observaciones, el artículon 94 establece taxativamente los casos en los que no se tramitarán las observaciones, así tenemos: cuando la observaciónn fuera presentada extemporáneamente, cuando se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición deln registro de la marca a la cual se observa; que se fundamenten en convenios o tratados no vigentes en el país miembron en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; y cuandon no se haya pagado las tasas para el trámite correspondiente.
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El artículo 95 de la Decisión 344 dispone quen pasados los 30 días hábiles que el peticionarion tiene a partir de la notificación para hacer valer susn alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobren las observaciones y procederá a realizar el respectivon examen de registrabilidad para conceder o negar el registro den una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medion de resolución debidamente motivada.
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Según lo dispone el artículo 96 de la misman Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentadon observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competenten igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidadn ya sea para conceder o para negar el registro de una marca yn procederá de igual forma tal y como lo indica el artículon 95, es decir, comunicará su decisión al peticionarion por medio de resolución debidamente motivada, que expresen los fundamentos que la sustenta.
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La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentran eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente,n las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuentan al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamenten en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
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Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADn ANDINA,
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CONCLUYE:
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Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunirn los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidadn de representación gráfica establecidos por el artículon 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdon de Cartagena. Además es necesario que la marca no estén comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidasn en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
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Segundo: No son registrables los signos que en relaciónn con derechos de terceros sean idénticos o se asemejenn a una marca anteriormente solicitada para registro o registradan por un tercero, y que estén destinadas a amparar productosn idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a losn consumidores a error.
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Tercero: La determinación del riesgo de confusiónn entre los signos confrontados en el presente caso, derivarán de la realización del correspondiente examen comparativo,n en el que se deberán considerar los criterios aportadosn por la doctrina y la jurisprudencia.
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Cuarto: La marca notoriamente conocida es la que adquieren esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientesn a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo den bienes o de servicios a los que les es aplicable. Serán la difusión de la marca en los diferentes mercados o lan intensidad del uso que de ella se Hiciere, o bien el prestigion adquirido, lo que determinará su carácter de notoria.
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La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debenn ser probadas las circunstancias que le dan ese estatus.
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Quinto: La Decisión 344 establece el procedimienton que debe seguir una solicitud de registro de marca para accedern al registro, así mismo contempla la posibilidad de presentarn observaciones siempre y cuando éstas no se encuentrenn incursas en alguna de las causales del artículo 94. Admitidan la observación, la oficina nacional competente notificarán al peticionario, para que dentro de los treinta días hábilesn contados desde la notificación, si lo estima conveniente,n haga valer sus alegatos.
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De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creaciónn del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivon fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizadan con fundamento en las señaladas normas del ordenamienton jurídico comunitario. Deberá así mismo,n dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el incison tercero del artículo 128 del vigente estatuto.
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Notifíquese al consultante mediante copia certificadan y sellada de la presente interpretación, la que tambiénn deberá remitirse a la Secretaría General de lan Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gacetan Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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Rubén Herdoíza Mera
n PRESIDENTE
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Ricardo Vigil Toledo
n MAGISTRADO
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Guillermo Chahín Lizcano
n MAGISTRADO
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Eduardo Almeida Jaramillo
n SECRETARIO
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencian que antecede es fiel copia del original que reposa en el expedienten de esta Secretaría. CERTIFICO. .
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Eduardo Almeida Jaramillo
n SECRETARIO
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Interpretación prejudicial deln artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisiónn del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala deln Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Repúblican del Ecuador, Distrito de Quito, e interpretación de oficion del artículo 83 literal b) de la misma Decisiónn y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisiónn 486. Nombre Comercial: BAGUETTE. Actor: PALPES, PASTIFICIOS ALPESn S.A. Proceso Interno No 5566-98-MP.
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADn ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días deln mes de agosto del año dos mil tres.
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VISTOS
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La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos,n remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo
n Contencioso Administrativo de la República del Ecuador,n Distrito de Quito, a través de su Presidente doctor Luisn Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 28 de abriln del 2003, relativa a los artículos 128 de la Decisiónn 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 191, 192n y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidadn Andina con motivo del Proceso Interno No 5566-98-MP;
n El auto de veinticinco de junio del presente año, medianten el cual este Tribunal decidió admitir a trámiten la referida solicitud de interpretación prejudicial porn cumplir con los requisitos contenidos en los artículosn 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 deln estatuto; y, 3
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Los hechos relevantes señalados por el consultanten y complementados con los documentos agregados a su solicitud,n que se detallan a continuación:
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1. Partes en el proceso interno
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La demanda es presentada por la Compañía PALPESn PASTIFICIOS ALPES S.A. es demandada la Compañían PAN BAGUETTE S.A.
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2. Hechos
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En la solicitud del consultante no se encuentra la relaciónn de los hechos, pero en base a la demanda y al escrito de la audiencian de conciliación y contestación de la demanda, sen desprende que:
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La Compañía PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. han utilizado el nombre comercial BAGUETTE desde hace másn de 20 años, signo que ha servido de distintivo dén los establecimientos de comercio llamados PANADERÍAS BAGUETTE.
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El nombre comercial BAGUETTE ha coexistido en el país,n por lo menos 20 años «como activo de la Empresa Productosn Alimenticios Baguete y luego PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A.»n en Quito y en Guayaquil a nombre del señor Walter Zuninon y en lo posterior a nombre de Pan Baguette S.A.
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La Compañía PAN BAGUETTE S.A. ha instalado enn la ciudad de Quito una panadería con el nombre BAGUETTE,n hecho que causaría confusión en el públicon consumidor, razón por la cual la demandante plantea eln procedimiento verbal sumario.
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3. Fundamentos jurídicos de la demanda
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La actora indica que la Compañía PALPES, PASTIFICIOSn ALPES S.A. es propietaria del nombre comercial BAGUETTE «enn virtud de que Ha utilizado dicho nombre por más de 20n años en forma pública, notoria, ininterrumpidan y de buena fe, dentro del territorio comprendido en la ciudadn de Quito y otras ciudades de la Sierra ecuatoriana», porn lo que el nombre comercial BAGUETTE ha servido de signo distintivon de los establecimientos de comercio llamados PANADERÍASn BAGUETTE.
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Manifiesta que «han coexistido en el país el nombren comercial ‘BAGUETTE’, en Quito, como activo de la Empresa Productosn alimenticios Baguette, luego PALPES PASTIFICJOS ALPES S.A., yn en Guayaquil, a nombre del señor Walter Zunino y en lon posterior a nombre de Pan Baguette S.A. Esta compañían jamás ha abierto un local en la ciudad de Quito, respetandon la coexistencia regional». Pero sin embargo, «en violaciónn a los derechos de la compañía, Pan Baguette S.A.n ha instalado en la ciudad de Quito, una panadería conn el nombre BAGUETTE… hecho que definitivamente va a causar confusiónn o engaño en el público consumidor sobre la naturaleza,n la procedencia, el modo de fabricación y las característicasn de los productos que se expendan bajo un mismo nombre comercial,n más aún si se toma en consideración el prestigion y la excelencia de los productos que fabrica PALPES, PASTIFICIOSn PALPES S.A…».
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La demandante, después de citar normas nacionales yn comunitarias sostiene que «el nombre comercial ‘BAGUETTE’n …por expresa disposición legal está protegidon sin necesidad de registro y el derecho al uso exclusivo nacen precisa y exclusivamente de su utilización pública,n notoria, continua y de buena fe por más de 20 añosn en el comercio y dentro de un determinado territorio…».
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Indica que según la doctrina la protección sen concede contra actos ilegales de terceros que consiste en lan utilización del mismo nombre o de otro que se confundan con él, o de una marca similar a un nombre comercial,n si esta utilización puede ocasionar confusión enn el público. Asimismo sostiene que «la coexistencian del nombre comercial BAGUETTE, que no ha generado dicha confusión,n en razón de que las compañías que utilizann este nombre están apartadas entre sí, y por lon tanto, cada una tenía un campo o territorio de comercialización,n también se vería afectado por esta invasiónn de territorio, lo cual ocasionaría graves perjuicios an mi representada».
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Finalmente la actora dice «demando en Juicio verbal sumarion a la compañía Pan Baguette S.A. a que (sic) …enn sentencia se ordene la cesación de los actos violatorios,n el comiso definitivo de los aparatos y medios empleados paran el cometimiento de la infracción, la indemnizaciónn de daños y perjuicios, la reparación de los efectosn generados por la violación del derecho y el valor de cosíasn procesales».
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4. Escrito de la audiencia de conciliación y contestaciónn a la demanda
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En audiencia de conciliación y contestaciónn a la demanda, de 28 de noviembre del 2000, el representante den la Compañía Pan Baguette contesta la demanda deln proceso verbal sumario, deduciendo las siguientes excepciones:n (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derechon «será obligación de la parte actora probarn los hechos que ha propuesto afirmativamente… esto es que fuen la Compañía Pan Baguet S.A.(sic) la que abrión el local en controversia reservándonos por nuestra parten el derecho a presentar las pruebas de descargo que consideremosn pertinentes»: (n) reconviene a la Compañían PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A.. «para que declare con lugarn el pago de los daños y perjuicios que le causen a su representadan …además reconviene que se declare can lugar el pagon de una indemnización pecuniaria a titulo de reparaciónn por la Empresa haber (sic) sufrido daño moral,..»:n (iii) se declare el abandono de la presente causa por la defensa.
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En la misma audiencia el defensor de la parte actora expone:n (i) se ratifica en todos los fundamentos de hecho y de derechon de la demanda; (ii) que la reconvención propuesta porn la Compañía Pan Baguette S.A. es ilegal e improcedente,n lo mismo que la solicitud de abandono propuesta no tiene fundamenton alguno; (iii) abrir la causa a prueba por el término legaln además de concederle un término prudencia paran legitimar su intervención.
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Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justician de la Comunidad Andina,
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CONSIDERANDO
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Que las normas contenidas en los artículos 128 de lan Decisión 344 y 191, 192 y 193 de la Decisión 486,n cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte deln ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conformen lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado den Creación del Tribunal;
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Que este Tribunal es competente para interpretar en vían prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídicon comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniformen en el territorio de los Países Miembros, siempre que lan solicitud provenga de Juez Nacional también con competencian para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso eln Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resoluciónn del proceso, conforme a lo establecid