MES DE ABRIL DEL 2004 n
DIRECTOR
PROCESOS:
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63-IP-2003n Interpretaciónn Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 12 y 28 de la Decisiónn 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitadan por el Consejo de Estado de la República de Colombia,n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.n Patente «COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE TIENE DEGRADACIÓNn MEJORADA EN EL SUELO Y PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL ATAQUEn DE OOMICETOSW. Actor: sociedad NOVARTIS AG. Proceso Interno Non 6752
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72-IP-2003 Interpretación Prejudicialn de los artículos 81, 82 literales a), d) y e) y 93 den la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,n con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estadon de la República de Colombia. Expediente Interno No. 6482.n Actor: «Bavaria S.A.», Marca; INSTAFRUTA
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79-IP-2003 Interpretación Prejudicialn de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) den la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,n solicitada por el Consejo de Estado de la República den Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciónn Primera e interpretación de oficio del artículon 107 de la misma Decisión. Marca: STARBUCKS COFFEE (mixta).n Actor: STARBU CKS CORPORATION. Proceso Interno No 7062.
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80-IP-2003 Interpretación Prejudicialn del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisiónn del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estadon de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,n Sección Primera. Interpretación de oficio de lesn artículos 13 literal d) y 21 de la misma Decisión.n Actor: NEUTROGENA CORPORATION. Patente:- «COMPOSICIONESn DE PANTALLA SOLAR DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA QUE EXHIBENn UNA MEJORADA PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA».n Proceso Interno NB 7160.
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81-IP-2003 Interpretación Prejudicialn de los artículos 81, 82, literal a), 83 literal a) y 95n de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo den Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lon Contencioso Administrativo de la República del Ecuador,n Distrito de Quito; y la interpretación de oficio de losn artículos 83 literal e) y 84 de la Decisión 344.n Proceso Interno No 6740-2000-LYM. Actor: CREATIVE TECHNOLOGYn LTDA. Marca: SOUND BLASTER
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ORDENANZAS MUNICIPALES:
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Cantónn Paquisha: Quen reglamenta los procesos de contratación.
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Cantónn Paquisha: Den conservación y protección de los recursos hidrobiológicos.
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Cantónn Puerto Quito: n Que reglamenta la gestión integral de los desechos sólidos. n
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PROCESO 63-IP-2003
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Interpretación prejudicial de los artículosn 1, 2, 4,12 y 28 de la Decisión 344 de la Comisiónn del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estadon de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,n Sección Primera. Patente «COMPOSICIÓN FUNGICIDAn QUE TIENE DEGRADACIÓN MEJORADA EN EL SUELO Y PROCEDIMIENTOn PARA CONTROLAR EL ATAQUE DE OOMICETOSM. Actor: sociedad NOVARTISn AG. Proceso Interno No 6752.
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Franciscon de Quito, a los veintisiete días del mes de agosto deln año dos mil tres.
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VISTOS
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La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos,n remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia,n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,n a través de su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegasn Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 20 de junio del 2003,n relativa a los artículos 1, 2, 4, 12, 27 y 28 de la Decisiónn 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivon del Proceso Interno No 6752.
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El auto de seis de agosto del presente año, medianten el cual este Tribunal admitió a trámite la referidan interpretación prejudicial por cumplir con los requisitosn contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creaciónn del Tribunal y 125 del estatuto.
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Los hechos relevantes señalados por el consultanten y complementados con los documentos agregados a su solicitud,n que se detallan a continuación:
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1) Partes en el proceso interno
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La demanda es presentada por la sociedad NOVARTIS AG. y esn demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la Repúblican de Colombia. La actora, en ejercicio de la acción de nulidadn y restablecimiento del derecho, pretende se declare la nulidadn de los siguientes actos administrativos expedidos por la mencionadan Superintendencia:
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· No 07119 de 31 de marzo del 2000, mediante el cual,n el Superintendente de Industria y Comercio de la Repúblican de Colombia, negó el privilegio de patente de invenciónn a la creación denominada «composición fungicidan que comprende (metalaxilo) áster metílico de Nn – (2,6-dimetilfenil) -N-(metoxiacetil)-DL-, alanina y (benalaxilo)n éster metílico de N-(2,6- dimetilfenil)-N- (femlacetil)-DL-alaninan que tiene degradación mejorada en el suelo y procedimienton para controlar el ataque de oomicetos «.
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· No 15986 de 19 de julio del 2000, a travésn del cual, el mismo Superintendente de Industria y Comercio, resolvión el recurso de reposición interpuesto contra la Resoluciónn No 07119, la cual fue confirmada.
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2) Hechos
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De los señalados por el consultante en su solicitudn de fecha 22 de noviembre del 2002, y complementados con los documentosn incluidos, se desprende que:
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La sociedad CIBA GEIGY AG., por medio de apoderado, solicitón el 5 de julio de 1995, el otorgamiento de patente de invenciónn titulada «Composición fungicida que tiene degradaciónn mejorada en el suelo y procedimiento para controlar el ataquen de oomicetos «, habiéndose reivindicado en la misman solicitud prioridad de las patentes 2207/94-1 y 3895/94-9, presentadasn en Suiza el 11 de julio de 1994 y el 22 de diciembre de 1994,n respectivamente. Lo anterior se hizo -conforme manifiesta lan demandante- con fundamento en el artículo 12 de la Decisiónn 344, «según el cual, la fecha de presentaciónn de la solicitud de patente presentada en Colombia en el expedienten No. 950293J3 para todos los efectos legales es el 11 de julion de J994».
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El 20 de junio de 1997 la sociedad CIBA GEIGY AG. pidión se anote el cambio de nombre como solicitante de la patente porn el de NOVARTIS AG.
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Mediante Auto No 2219, de 13 de julio de 1999, la Superintendencian de Industria y Comercio requirió a la solicitante de patente,n que en el término máximo de 3 meses hiciera valern los argumentos que consideraba pertinentes en relaciónn con el concepto técnico de fondo No. 761 sobre patentabilidadn del invento emitido por el examinador técnico el 17 den junio de 1999″. En dicho concepto técnico «eln examinador indicó que una vez realizada la búsquedan de anterioridades se encontró que los documentos US 4.046.9]n J de 6 de septiembre de 1977, US 4.151.299 de 24 de abril den 1979 y el Pesticide Índex (índice de Pesticidas),n publicado por la Royal Society o Chemistry, ONDRI,… afectabann la novedad y el nivel inventivo de la invención… «.
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Por escrito de 5 de octubre de 1999, la solicitante respondión al auto de 13 de julio, «exponiendo claramente los argumentosn de tipo técnico que desvirtuaban la opinión deln examinador técnico».
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A través de la Resolución 07119, de 31 de marzon del 2000, la Administración negó el privilegion de patente para la invención solicitada, «con fundamenton en que la composición fungicida y el procedimiento reivindicadosn carecían de novedad y nivel inventivo». Interpueston el recurso de reposición, mediante Resolución 15986n de 19 de julio del 2000, se confirmó la decisiónn anterior.
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3) Fundamentos jurídicos de la demanda
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La sociedad NOVARTIS AG., señala como violados losn artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisiónn del Acuerdo de Cartagena, fundamentándose en que el artículon 1 establece que los Países Miembros otorgarán patentesn para 1as invenciones huevas, que tengan nivel inventivo y quen sean susceptibles de aplicación industrial. Que el artículon 2 establece que «una invención es nueva cuando non está comprendida en el estado de la técnica, lon que significa que la invención no se considera como nuevan si está comprendida en el estado de la técnica.n Para que la invención pierda la calidad de novedosa esn necesario que esté comprendida, en su totalidad, en eln conjunto de conocimientos existentes que sean aplicables al proceson industrial. Si un determinado elemento, proceso, operación,n mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creaciónn ya nace parte del estado de la técnica, no quiere decirn que la invención deba ser rechazada por carecer del requisiton de novedad. La jurisprudencia y la doctrina señalan quen en el ámbito de las patentes de invención es casin imposible que los inventos no partan, de una forma u otra, den los conocimientos y de la técnica existente para mejorarla,n enriquecerla, modificarla, complementarla, adaptarla a travésn de medios ya conocidos, pero que por un proceso creativo o inventivon novedoso dan (sic) como resultado productos que tienen característicasn y propiedades novedosas e inexistentes en el estado de la técnica».n Señala también el demandante que «no serían ajustada a derecho la objeción oficial a la novedad den una invención… basada en que alguno o algunos de losn componentes del invento hacen parte del estado de la técnica…n esto fue lo que hizo la… Superintendencia de Industria y Comercion al negar el privilegio de patente para la invención den mi mandante».
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En cuanto a la presunta violación del artículon 4 de la Decisión 344, afirma el demandante que se consideran que una invención tiene nivel inventivo «si paran una persona del oficio normalmente versada en la materia técnican correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia,n ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica»;n lo que le lleva a afirmar que «La composición fungicidan que se pretende proteger tiene altura inventiva puesto que éstan junto con sus características técnicas novedosasn (tal como la mejorada y aumentada biodegradación). NOn (sic) es obvia ni se deriva de manera evidente del estado den la técnica. Tan es así que a la fecha de presentaciónn de la solicitud extranjera base de la prioridad no se conocíann composiciones fungicidas que tuvieran exactamente los mismosn componentes, propiedades y efectos que la composiciónn reivindicada»; que «NOVARTIS AG realizó exhaustivosn estudios para llegar a la conclusión, no obvia… de quen su compuesto daba solución a problemas tecnológicosn no resueltos por elementos existentes en el estado de la técnican antes del 11 de julio de 1994 (fecha de presentación den la solicitud extranjera base de la prioridad) y mucho menos resueltosn por los objetos de las anterioridades citadas por la
n Superintendencia… «. Se indica que aunque puedan existirn similitudes en la técnica que utiliza el invento y lan contenida en las citadas por la administración, «non sobra recordar que por tratarse de objetos que se encuentrann dentro del mismo campo tecnológico es evidente que tendránn que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados enn dicho campo «; lo que no significa que el invento carezcan de nivel inventivo, «pues para nadie había sido obvion que la utilización de técnicas similares resultarían en la creación de la composición inéditan y que resuelve problemas técnicos no resueltos antes deln 11 de julio de 1994».
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Adicionalmente, se señala como violado al artículon 28 de la Decisión 344, por cuanto «permite a lasn oficinas nacionales competentes hacer uso de informes de expertosn y organismos científicos o tecnológicos idóneosn para que emitan una opinión sobre novedad, nivel inventivon y aplicación industrial de una invención. Si lan Administración hubiese hecho uso de esta herramienta tendrían elementos fundamentales para tomar una decisión seria,n fundamentada y ajustada a derecho y evitar la vulneraciónn de los derechos de la solicitante».
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4) Fundamentos jurídicos de la contestaciónn a la demanda
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La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestarn la demanda, manifiesta que contrariamente a lo expuesto por lan demandante, «el examen de fondo de la solicitud permitión demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitosn legales previos establecidos para conceder una patente de invención»;n y que al no reunirse el requisito de altura inventiva «comon aparece plenamente demostrado en los actos administrativos acusados»,n existía un claro e inequívoco impedimento legaln para que la oficina nacional competente procediera al otorgamienton de la patente de invención solicitada.
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Por su parte, el consultante desprende de la contestaciónn a la demanda que «la solicitud de patente fue negada porn falta de nivel inventivo en razón de que los compuestosn son conocidos, pues los principios activos metalaxilo y benalaxilon presentan sus isómeros S y R igualmente conocidos, porn lo que resulta una mezcla recémica que en un arte anteriorn se muestra como portador para proporcionar una composiciónn fungicida, razón que llevó a determinar que lan composición reivindicada carece de nivel inventivo»;n y que «de otro lado, la composición reivindicadan comprende un principio activo, no una mezcla de principios activos,n donde dicho principio corresponde al enantiómero R, deln mismo compuesto. Además, el resultado de mejor biodegradaciónn de los mencionados principios activos en mezcla con un portadorn adecuado, no implica un aporte tecnológico, ya que aparten de indicar que se utiliza un fungicida seleccionado de metalaxilon y benalaxilo que consiste en más de 70% del isómeron R, realmente no se indica cómo se llega a dicha mejora,n lo único que se muestra es que la composición están utilizando el isómero R, pero estos isómeros yan son conocidos».
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Asimismo, sobre la alegada violación del artículon 4 de la Decisión 344, indica la demandada que los documentosn referentes al estado de la técnica «si bien no reproducenn con exactitud el objeto de la invención sí permitenn que una persona normalmente versada en la materia, a partir den los mismos, obtenga una solución como la expuesta porn la parte demandante».
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Finalmente, en relación a la violación del artículon 28 de la Decisión 344, indica la Superintendencia demandadan que el texto literal del mismo establece que el requerimienton del informe de expertos o de organismos científicos on tecnológicos no es obligatorio para la oficina nacionaln competente ya que «es simplemente facultativo; ademásn en el caso de la Superintendencia… cuenta con personal técnicon para rendir los conceptos que sean necesarios e indispensablesn sobre la materia».
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Considerando:
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Que las normas contenidas en los artículos 1, 2, 4,n 12, 27 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión deln Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada,n forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidadn Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículon 1 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado medianten la Decisión 472);
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Que este Tribunal es competente para interpretar en vían prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídicon comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniformen en el territorio de los Países Miembros, siempre que lan solicitud provenga de Juez Nacional también con competencian para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso eln Tribunal Consultante, en tanto aquellas resulten pertinentesn para la resolución del proceso, conforme a lo establecidon por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creaciónn del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículosn 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisiónn 500);
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Que de acuerdo a lo dispuesto en los/ artículos 34n del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su estatuto,n el Tribunal procederá a la interpretación de lasn normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, porn lo tanto, corresponde interpretar, de las disposiciones solicitadas,n las contenidas en los artículos 1, 2, 4, 12 y 28 de lan Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagenan y no así el artículo 27 de la misma decisión,n cuyos textos son:
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Decisión 344
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«Artículo 7.- Los Países Miembros otorgarann patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientosn en todos los campos de la tecnología siempre que seann nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaciónn industrial».
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«Artículo 2.- Una invención es nueva cuandon no está comprendida en el estado de la técnica.n El estado de la técnica comprenderá todo lo quen haya sido accesible al público, por una descripciónn escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medion antes de la fecha de presentación de la solicitud de patenten o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para eln efecto .de la determinación de la novedad, tambiénn se considerará, dentro del estado de la técnica,n el contenido de una solicitud de patente en trámite anten la oficina nacional competente, cuya fecha de presentaciónn o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitudn de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenidon se publique».
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«Artículo 4.- Se considerará que una invenciónn tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmenten versada en la materia técnica correspondiente, esa invenciónn no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidenten del estado de la técnica».
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«Articulo 12.- La primera solicitud de una patente den invención válidamente presentada en un Paísn Miembro o, en otro país que conceda un trato recíprocon a solicitudes provenientes de los Países Miembros deln Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a sun causahabiente el derecho de prioridad por el término den un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud,n para solicitar una patente sobre la misma invención enn cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.n Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridadesn sobre materia no comprendida en tal solicitud».
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«Artículo 28.- La oficina nacional competenten podrá requerir el informe de expertos o de organismosn científicos o tecnológicos que se consideren idóneos,n para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivon y aplicación industrial de la invención. Asimismo,n cuando lo estime conveniente, podrá requerir informesn de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demásn Países Miembros o de terceros países».
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1. Las patentes de invención de producto y de procedimiento
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Si bien el legislador andino no ha dado una definiciónn de patente, en apoyo de criterios de los expertos en la materian se puede afirmar que «La patente es la concesiónn que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente paran explotar exclusivamente una invención industrial duranten un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominion público» (Metke Méndez, Ricardo. Leccionesn de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguezn & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22).
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De indicado concepto, así como del artículon 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se conceden para una invención, la cual, a su vez, ha sido definidan por la doctrina como 7a solución de un problema técnicon aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad den obtener un cierto resultado útil» (Baylos Corroza,n Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición.n Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invenciónn presupone un problema que es resuelto por la misma.
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El Tribunal, por su parte, ha manifestado que «el concepton de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesiónn de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientosn que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquenn un avance tecnológico y por tanto no se deriven den manera evidente del ‘estado de la técnica’-, y ademásn sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquiern tipo de industria» (Proceso 21- IP-2000, caso «DERIVADOSn DE BILIS HUMANAM, publicado en la G.O.A.C. No 631 .de 10 de eneron del 2001).
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Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptiblesn de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos.n La invención de producto «comprende todas las variedadesn de entidades estructurales hechas por el ser humano. (…) lan patente de producto puede referirse principalmente a cosas, substanciasn y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)…»n (Fernández-Novoa Carlos. La modernización del Derechon español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid,n p. 64). La invención de procedimiento consiste en quen «su objeto verse sobre un modo de obrar constituido porn una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado.n ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuacionesn a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacion Rancel Ortiz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana,n México DF, 1994. pág. 85)» (Metke Méndez,n Ricardo. Ob.cit. p. 32).
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2. Requisitos de patentabilidad: novedad y nivel inventivo
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El artículo 1 de la Decisión 344 establece losn requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producton o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, quen son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicaciónn industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condicionesn esenciales que debe reunir toda invención para que sean patentada, siempre que además no se encuentre impedidan por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.
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La novedad y el estado de la técnica
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Entre los requisitos indispensables para que una invenciónn pueda ser considerada como objeto de protección por medion de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa,n conforme al artículo 2 de la Decisión 344, quen «una invención es nueva cuando no está comprendidan en el estado de la técnica», es decir como sostienen el tratadista José Manuel Otero Lastres, «… non estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estadon de la técnica». (Otero Lastres, José Manuel.n Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revistan Jurídica del Perú No 31, febrero 2002).
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Es de hacer notar que la novedad se la formula desde el punton de vista negativo en relación al «estado de la técnica»;n cabe indicar que este concepto comprende el conjunto de conocimientosn tecnológicos que hayan sido accesibles al públicon antes de la fecha de presentación de la solicitud de patenten o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo que se consideran que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesiblen al público por cualquier medio, sin que tenga relevancian el lugar en el que se ha producido, ni el número de personasn a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.
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Al comprender comúnmente toda invención variosn componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisiton indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente enn el estado de la técnica, por lo que se exige que sea sun combinación la que dé lugar a un producto o a unn procedimiento desconocido anteriormente. Al respecto el Tribunaln dice, «La novedad no es un requisito que deban cumplir todosn y cada uno de los componentes que conforman la invención,n pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad den tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeton o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ningunan invención aparece de la nada, por el contrario, toda innovaciónn requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creadosn o descubiertos por la humanidad, los cuales constituiránn la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto ón procedimiento» (Proceso 21-IP-2000, ya citado).
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Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedadn de una invención «es lo que no está comprendidon en el estado de la técnica (divulgación cualificada)n o lo que no haya sido amagado o hecho accesible al públicon en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).n La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultarn del uso o explotación, o producirse por cualquier otron medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todon caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizarn esa información par a ejecutar o explotar la invención.n Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotaciónn es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.n En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad»n (Proceso 06-IP-89. caso «INTERPLAST», publicado enn la G.O.A.C. No 50 de 17 de noviembre de 1989).
n La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberán realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido enn el estado de la técnica, «no sólo se refieren a la que constare en la solicitud, sino también a la den la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisiónn 344. La Oficina Nacional Competente tiene la obligaciónn de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cualn se podrá realizar el análisis comparativo de lan invención con el estado de la técnica existenten en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesiblen al público en los términos del artículon 2° constituirá el estado de la técnica quen podrá destruir o no la novedad de la invenciónn cuya patente se solicita» (Proceso 12- IP-98, caso «COMPOSICIONESn DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA». publicadon en la G.O.A.C. No 428 de 16 de abril de 1999).
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Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencian antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinarn la novedad de una invención, que son:
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«a) Concretar cuál es la regla técnican aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnicon deberá valerse de las reivindicaciones que en últimasn determinarán este aspecto.
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b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse lan comparación entre la invención y el estado de lan técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitudn o la de la prioridad reconocida.
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c) Determinar cuál es el contenido del estado de lan técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
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d) Finalmente deberá compararse la invenciónn con la regla técnica».
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El nivel inventivo y el estado de la técnica
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Como segundo requisito adicional al de la novedad se exigen que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que impliquen un salto cualitativo en relación con la técnican existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículon 4 de la Decisión 344, presupone que la invención,n además de no ser obvia para una persona del oficio normalmenten versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultadon de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que sen alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientosn o métodos comunes o ya conocidos en el área técnican correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultadon de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente paran un experto medio en esa materia técnica. «El experton medio deberá poseer experiencia y contar con un sabern general en la materia y con una serie de conocimientos en eln campo específico de la invención» (Proceson 43-IP-2002, caso «FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLESn DE LIBERACIÓN RETARDADA», publicado en la G.O.A.C.n No 870 de 9 de diciembre del 2002).
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Evidentemente, el estado de la técnica al alcance deln experto medio no es el mismo comprendido por «todo lo quen haya sido accesible al público» que se examina paran establecer la novedad de un invento. En efecto, «con eln requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar aln examinador técnico de un elemento que le permita afirmarn o no si a la invención objeto de estudio no se habrían podido llegar a partir de los conocimientos técnicos quen existían en ese momento dentro del estado de la técnica…n En este punto conviene advertir que uno es el examen que realizan el técnico medio respecto de la novedad y otro el quen se efectúa con respecto al nivel inventivo: si bien enn uno y otro se utiliza como parámetro de referencia eln ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invenciónn con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada unon (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo)n se exige que el técnico medio que realiza el examen deben partir del conocimiento general que él tiene sobre eln estado de la técnica y realizar el cotejo comparativon con su apreciación de conjunto, determinando si con talesn conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirsen tal invención» (Proceso 12-IP-98, ya citado).
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Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo den una invención, la Oficina Nacional Competente se fijarán en el estado de la técnica existente y en lo que ellon representa para una persona del oficio normalmente versada enn la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientosn existentes en el área técnica correspondiente,n se verá si para un experto medio en esa materia técnican sin que llegue a ser una persona altamente especializada-n pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.
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3. Derecho de prioridad del primer solicitante de una patente
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Una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invenciónn en países distintos por un mismo titular, puede ésten «invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo,n se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión deln registro, no por la fecha de presentación en el segundon país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lon cual, los hechos ocurridos en el periodo entre la presentaciónn de la solicitud en el extranjero y en el país donde sen invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudesn presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugarn al nacimiento de un derecho válido» (Pachón,n Manuel. La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena. Editorialn Temis, Bogotá, 1975, p. 19). En ese caso, se puede afirmarn que con la presentación de la solicitud de patente nacen el derecho de prioridad.
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De conformidad con el artículo 12 de la Decisiónn 344, el solicitante (o su causahabiente) que hubiere solicitadon por primera vez una patente de invención en un Paísn Miembro de la Comunidad Andina o, en virtud del principio den reciprocidad, en otro país que conceda un trato equivalenten a las solicitudes de los nacionales de los estados partes deln Acuerdo de Cartagena, gozará del derecho de invocar prioridadn en cualquier otro de los Países Miembros, por el terminón de un año contado a partir de la fecha en que hubieren presentado la primera solicitud.
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Cabe señalar que el derecho de prioridad previsto enn la Decisión 344 no afecta el estudio que debe ser realizadon para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invenciónn cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnican existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se consideren como la de presentación de la solicitud.
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En el presente caso, de los documentos que obran en el expedienten se desprende que la sociedad NOVARTIS AG. presentó enn Colombia solicitud de patente en fecha 5 de julio de 1995, habiendon reivindicado prioridad de las patentes 2207/94-1 y 3895/94-9,n presentadas en Suiza el 11 de julio de 1994 y el 22 de diciembren de 1994, respectivamente, por lo que, en apoyo del ahora interpretadon artículo 12 manifiesta que «la fecha de presentaciónn de la solicitud de patente presentada en Colombia… para todosn los efectos legales es el 11 de julio de 1994»: debiendon también tenerse en cuenta que en el curso del procedimiento,n la Superintendencia de Industria y Comercio de la Repúblican del Colombia informó al solicitante que «una vezn realizada la búsqueda de anterioridades se encontrón que los documentos US 4.046.911 de 6 de septiembre de 1977, USn 4.151.299 de 24 de abril de 1979 y el ‘Pesticide Índex’n (índice de Pesticidas), publicado por la Royal Societyn o Chemistry, ONDRI,… afectaban la novedad y el nivel inventivon de la invención…».
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Corresponde por tanto al Juez nacional, determinar si en eln presente caso procedía conceder el derecho de prioridadn de la patente solicitada, siempre que la solicitud haya cumplidon con los requisitos formales requeridos para conceder tal privilegio;n todo lo cual es independiente del examen efectuado para evaluarn la patentabilidad de la invención.
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4. Informes de expertos o de organismos idóneos sobren los requisitos de patentabilidad
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El artículo 28 de la Decisión 344 establecen la potestad de toda Oficina Nacional Competente para requerirn el informe de expertos o peritos técnicos para que emitann opinión respecto de los requisitos de patentabilidad exigidosn en el artículo 1 ibídem. Al respecto, el Tribunaln ha indicado que constituye una «facultad discrecional den las Oficinas Nacionales Competentes,… que complementa lo dichon en el artículo 27 y así permite interpretar den mejor manera la intención del legislador andino, cualn es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes,n a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentosn técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitariasn » (Proceso 12-IP-98; ya citado).
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Cabe precisar que el artículo 28se refiere al requerimienton de opiniones de expertos o de organismos científicos on tecnológicos, a efectos de que emitan su criterio únicamenten «sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrialn de la invención», lo que consagra una facultad potestativan de las oficinas nacionales competentes en atención a lan dificultad y complejidad de análisis y estudio de losn mencionados requisitos de patentabilidad, que le serán útil para resolver dentro del trámite de las solicitudesn de patente. Evidentemente, al tratarse de una potestad de lan Administración, lo previsto en-la norma ahora interpretadan no hace parte de las etapas establecidas dentro del procedimienton de otorgamiento o rechazo de la solicitud de patente, lo quen se demuestra con la no determinación del momento específicon dentro de dicho procedimiento en el que se pueden requerir aquellosn informes.
n Sin embargo, en el contexto de la Sección IV del Capítulon I de la Decisión 344, relativa al «TRAMITE DE LAn SOLICITUD», el Tribunal ha manifestado en forma acertadan que «Si no hay opositor y [si] se han vencido los plazosn anteriormente citados, de conformidad con el artículon 27, corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar eln examen de fondo en el que procede analizar si la solicitud esn o no patentable, para lo cual se deberá determinar sin satisface las exigencias de novedad, nivel inventivo y aplicaciónn industrial, pudiendo requerir el informe de expertos o de organismosn científicos o tecnológicos e incluso de otra un otras Oficinas Nacionales Competentes de los demás Paísesn Miembros o de terceros países (Art. 28); es decir, quen la información proporcionada por el solicitante debe sern verificada por la Oficina Nacional Competente de forma que non quede duda alguna de su patentabilidad, por medio de la utilizaciónn de todos los medios posibles a su alcance, sobre todo porquen el informe sobre el estado de la técnica es la pieza másn importante del procedimiento de concesión de la patenten » (Proceso 43-IP-2001, caso modelo de utilidad «TANQUEn COMPUESTO», publicado en la G.O.A.C. No 716 de 18 de septiembren del 2001).
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En consecuencia, la solicitud de los informes de expertosn o peritos técnicos a que hace alusión el artículon 28, «ciertamente no es obligatoria para que sea requeridan por la Oficina Nacional Competente, toda vez que la norma legaln no está redactada en forma imperativa sino facultativa.n Sin embargo se hará imperativo solicitar el concepto técnicon cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificadon que le permita realizar dicho examen con plena solvencia»n (Proceso 42-IP-98, caso «CONSTRUCCIÓN DE BASE DEn RECIPIENTE, PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMÉTICOS»,n publicado en la G.O.A.C. No 455 de 2 de julio de 1999).
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En virtud de lo anteriormente expuesto,
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
n LA COMUNIDAD ANDINA
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CONCLUYE
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PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimienton sea objeto de protección a través de una patenten deberá necesariamente cumplir con los requisitos de novedad,n nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
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SEGUNDO: Toda invención deja de ser nueva si ha sidon accesible al público por cualquier medio, sin importarn el lugar en el que se ha producido ni el número de personasn a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.
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La novedad de la que debe gozar una invención no esn un requisito que comprometa a todos y cada uno de los elementosn que la conforman, puesto que éstos pueden ser conocidosn individualmente, debiendo ser su combinación lo que necesariamenten dé lugar a un producto o a un procedimiento nuevo y desconocidon con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitudn o de la prioridad reconocida.
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La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competenten deberá realizar el estudio de la novedad, es decir, lon no comprendido en el estado de la técnica, puede ser lan que constare en la solicitud, o aquélla de la prioridadn reconocida.
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TERCERO: La invención debe ser el resultado de unan actividad creativa del hombre que constituya un avance de lan técnica existente, pudiéndose alcanzar la reglan técnica propuesta a través de procedimientos on métodos comunes o ya conocidos en el área técnican correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrán nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cualn deberá hallarse provisto de experiencia, saber generaln en la materia y conocimientos específicos en el campon de la invención.
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CUARTO: Conforme al derecho de prioridad consagrado en eln artículo 12 de la Decisión 344, quien solicitan una patente de invención en un País Miembro, on por aplicación del principio de reciprocidad, en otron país que conceda un trato similar o igual a las solicitudesn de los nacionales de los estados partes del Acuerdo de Cartagena,n podrá invocar el derecho de prioridad que le correspondan por el término de un año, contado a partir de lan fecha de la presentación de la primera solicitud.
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QUINTO: La solicitud de informes de expertos externos o den organismos científicos o tecnológicos a que sen refiere el artículo 28 de la Decisión 344, conn el único fin de precisar lo concerniente a la novedad,n nivel inventivo y aplicación industrial de la invención,n no es de obligatorio cumplimiento por parte de la Oficina Nacionaln Competente. Al momento de la verificación de los antedichosn requisitos esenciales de patentabilidad, se podrán solicitar,n aquellos informes; aunque, por razones de orden práctico,n se hará imperativo solicitarlos cuando la entidad carezcan de los medios y del personal calificado que le permita realizarn tal verificación con plena solvencia.
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El Consejo de Estado de la República de Colombia, Salan de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberán adoptar la presente interpretación prejudicial cuandon dicte sentencia dentro del Proceso Interno No 6752 de conformidadn con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creaciónn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así comon dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, incison tercero, del Estatuto del Tribunal.
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NOTIFIQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretarían General de la Comunidad Andina para su publicación enn la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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Rubén Herdoíza Mera
n PRESIDENTE
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Ricardo Vigil Toledo
n MAGISTRADO
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Guillermo Chahín Lizcano
n MAGISTRADO
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Moisés Troconis Villarreal
n MAGISTRADO
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Walter Kaune Arteaga
n MAGISTRADO
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Eduardo Almeida>Jaramillo
n SECRETARIO
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencian que antecede es fiel copia del original que reposa en el expedienten de esta Secretaria.
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CERTIFICO.
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Eduardo Almeida Jaramillo
n SECRETARIO
nn
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PROCESO 72-IP-2003
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Interpretación prejudicial de los artículosn 81, 82 literales a) d) y e) y 93 de la Decisión 344 den la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento enn la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la Repúblican de Colombia. Expediente Interno No. 6482. Actor: cavarían S-A-W, Marca: INSTAFRU TA.
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito,n a los cuatro días del mes de septiembre del añon dos mil tres; en la solicitud de Interpretación Prejudicialn formulada por el Consejo de Estado de la República den Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Secciónn Primera, por medio del Consejero Ponente, doctor Manuel Uruetan Ayola.
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VISTOS:
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Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículon 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto,n por lo que su admisión a trámite ha sido consideradan procedente mediante auto del 13 de agosto del año en curso.
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Tomando en consideración:
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1. ANTECEDENTES
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1.1 Las partes:
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Comparecen en el proceso interno, como demandante la Sociedadn BAVARIA S.A.; como parte demandada, la Superintendencia de Industrian y Comercio de la República de Colombia y actúan como tercero interesado la SOCIEDAD DE SUCESORES DE JOSÉn DE JESÚS RESTREPO & CÍA. CASA LUKER S.A.
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1.2 Objeto y fundamento de la demanda:
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El actor solicita la nulidad de la Resolución No. 10809n del 16 de junio de 1999 mediante la cual se concedió eln registro de la marca INSTAFRU TA (nominativa) en la clase 32n internacional, a favor de la SOCIEDAD DE SUCESORES DE JOSÉn DE JESÚS RESTREPO & CÍA. CASA LUKER S.A.
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La demandante sostiene que la entidad demandada viola losn artículos 81, 82 Hiérales a), d) y e), 83 y 93n de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo den Cartagena.
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La marca INSTAFRUTA, dice, pretende distinguir productos comprendidosn en la clase 32 de la clasificación internacional, donden se incluyen entre otros, productos como bebidas y zumos de frutas,n siendo el término descriptivo porque indica que el producton es de fruta y que la forma de preparación es al instante,n por lo que tal expresión marcaría es la designaciónn de la especie y de las características de uno de los productosn de la referida clase 32.
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La expresión es irregistrable, afirma, porque carecen de distintividad, es genérica y descriptiva; ademásn a) concederse el registro marcario de INSTAFRU TA se estarían otorgando a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobren las palabras fruta e insta, ambas de uso común y que hacenn parte del dominio público.
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2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
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La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a lasn pretensiones del actor, diciendo que con la expediciónn de la resolución impugnada no se ha incurrido en violaciónn de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisiónn del Acuerdo de Cartagena.
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Del análisis de la marca INSTAFRU TA se concluye quen ella es susceptible de registro porque no es una expresiónn utilizada en la generalidad de los productos para indicar sun especie y simplemente evoca la idea de fruta instantánea,n concepto que pudiese relacionarse con los jugos de frutas; sinn embargo en la clase 32 no se incluyen frutas como tal, por lon que no se puede hablar de relación directa entre marcan y producto.
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La marca INSTAFRU TA, agrega, es suficientemente distintiva;n es evocativa al transmitir indirectamente en el públicon consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser un términon genérico ni descriptivo así como tampoco una designaciónn usual existente en el mercado.
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El tercero interesado manifiesta que la marca INSTAFRU TAn constituye una denominación de fantasía ya quen no consta en los diccionarios, no es genérica ni descriptiva,n y no es el término coloquial con el que se nombra determinadon producto por lo que no es una palabra de uso necesario; además,n según la doctrina y la jurisprudencia es válidon el registro de las marcas evocativas que como en el caso presenten tienen la capacidad de transmitir al consumidor una idea deln producto.
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Expone, finalmente, que la marca debe ser analizada tal yn como fue solicitada y registrada, por ello la concesiónn del registro de la marca INSTAFRUTA no impide que los otros comerciantesn usen la palabra fruta e instantáneo en sus productos.
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3. NORMAS A SER INTERPRETADAS
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El Tribunal interpretará el artículo 81, 82n literal a), d) y e) y 93 de la Decisión 344, puesto quen guardan relación con el asunto discutido, sin embargon no realizará interpretación del artículon 83 solicitado por el consultante por no ser pertinente al cason planteado.
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A continuación se inserta el texto de las normas an ser interpretadas.
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Artículo 81
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«Podrán registrarse como marcas los signos quen sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptiblesn de representación gráfica.
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Se entenderá por marca todo signo perceptible capazn de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidosn o comercializados por una persona de los productos o serviciosn idénticos o similares de otra persona».
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Artículo 82
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«No podrán registrarse como marcas los signosn que:
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a) No puedan constituir marca conforme al artículon anterior;»
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()
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«d) Consistan exclusivamente en un signo o indicaciónn que pueda servir en el comercio para designar o para describirn la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, eln lugar de origen, la época de producción u otrosn datos, características o informaciones de los productosn o de los servicios para los cuales ha de usarse;
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()
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«e) Consistan exclusivamente en un signo o indicaciónn que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país,n sea una designación común o usual de los productosn o servicios de que se trate «;
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Artículo 93
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«Dentro de los treinta días hábiles siguientesn a la publicación, cualquier persona que tenga legítimon interés, podrá presentar observaciones al registron de la marca solicitado.
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A los efectos del presente artículo, se entenderán que también tienen legítimo interés paran presentar observaciones en los demás Países Miembros,n tanto el titularle una marca idéntica o similar para productosn o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca puedan inducir al público a error, como quien primero solicitón el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros».
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4. CONSIDERACIONES
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Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicialn solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionadosn con los requisitos para el registro de marcas: distintividad,n perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica;n irregistrabilidad de signos genéricos, descriptivos, comunesn o usuales; las marcas de fantasía; la marca débil;n la marca evocativa y observaciones al registro de marcas.
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4.1 Requisitos para el Registro de Marcas.
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El artículo 81 de la Decisión 344 establecen los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado comon marca. Estos son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidadn de ser representado gráficamente.
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La distintividad es la función principal de la marca.n Por ella se diferencian los productos o servicios que se encuentrann en el mercado, de otros similares, para que el consumidor puedan individualizarlos y singularizarlos; esta s característican garantiza el derecho a una libre elección de los consumidoresn y protege los intereses del titular de la marca, con el fin den lograr una competencia leal.
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Sobre el tema la doctrina manifiesta que:
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«La marca es un esfuerzo constante de diferenciación,n no sólo entre los signos que identifican los productos,n sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicaciónn a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.»
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La perceptibilidad es la posibilidad que tiene un signo paran poder ser captado por cualquiera por los sentidos. Este requisiton permite que el sujeto identifique a la marca y la asocie conn un producto o servicio determinado.
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La marca es un bien inmaterial por lo que es necesario quen lo intangible (corpus misticum) se materialice (corpus mechanichum)n adquiriendo una representación exterior que pueda sern diferenciada por el consumidor.
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La susceptibilidad de representación gráfican es la condición que determina que el signo marcario puedan ser expresado o descrito materialmente, a fin de que quien lon observe se forme una idea del mismo, para esto se utilizan diferentesn medios como: palabras, figuras, etc.
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Al respecto Marco Matías Alemán señalan que:
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«La representación gráfica, en suma, esn una descripción que permite formarse una idea del signon objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras,n figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo siempren que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señaladosn «2
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Esta condición permite la publicación y el archivon de las marcas s