DERECHOS DE AUTOR EN PROCESOS MARCARIOS
Autor:
Ab.
Diego Cevallos Salgado
1.- Del Derecho de
Autor.
El
derecho de autor ?recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito
literario o artÃstico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito
o finalidad?[1],
por lo que un diseño, por más sencillo que sea, es protegido bajo el derecho de
autor y, a su vez, el mismo puede ser amparado bajo la esfera de los derechos
de propiedad industrial, especÃficamente como un signo distintivo. Al respecto,
la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI) en su artÃculo 6 establece
que el derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: ?b) Los
derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra?.
AsÃ,
cuando un empresario contrata un diseñador con el fin especÃfico de elaborar el
logotipo que identificará su producto o servicio en el mercado, nos encontramos
frente a una obra por encargo, de conformidad a lo previsto por la LPI en su
artÃculo 7; relación en la cual los derechos morales se reservan exclusivamente
al diseñador, mientras que la titularidad de los derechos patrimoniales, es
decir, el derecho a explotar la obra y
obtener sus beneficios económicos, corresponden al empresario, que en este caso
particular tendrá la libertad de identificar sus productos o servicios con el
diseño elaborado.
Como
señalamos los derechos de autor sobre dicho diseño son acumulables con los
derechos de propiedad industrial que pudiesen existir, como es el caso de la
obtención de un registro marcario. La diferencia en ambos casos es que el
derecho de autor nace con la creación de la obra y no requiere de la formalidad
de registro ante ninguna autoridad pública, de conformidad a lo establecido por
el Convenio de Berna, la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones (en
adelante CAN) y la LPI, pues el registro de los derechos de autor únicamente
genera una presunción a favor de quien ha obtenido el mismo, pero el derecho
como tal nace con la obra. Por su parte, el derecho sobre una marca nace con la
concesión por parte de la autoridad administrativa a favor del peticionario, y
dicho otorgamiento se da únicamente al verificar que el signo solicitado no es
capaz de generar confusión en el mercado frente a signos preexistentes.
Un
elemento a tomar en consideración en cuanto a los derechos de propiedad
intelectual que podrÃan acumularse sobre un determinado diseño, es el de la
jurisdicción territorial en la cual son oponibles los mismos. Hay que recordar
que los derechos de autor se protegen por el Estado Ecuatoriano desde el
momento de su creación sin necesidad de registro e independientemente del paÃs
de origen de la obra que se protege:
?ArtÃculo 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo
hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o
modo de expresión. Se protegen todas las
obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones
radiofónicas cualquiera sea el paÃs de origen de la obra, la nacionalidad o
el domicilio del autor o titular. Esta
protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de
publicación o divulgación.? (Subrayado fuera del texto).
El derecho sobre
una marca, a diferencia del de autor, se rige por el principio de
territorialidad, por el cual quien obtiene un registro marcario tiene el uso
exclusivo de dicho signo en el paÃs en el cual ha obtenido su registro, tal
como lo han expuesto reiteradamente la doctrina, y la jurisprudencia
comunitaria:
?La regla general en Derecho
Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le
otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en
que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que
las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad
en un paÃs determinado.
(?)De
conformidad con la doctrina comunitaria ?la protección y los efectos de los
derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado
en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección
que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras?
(Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de
Bogotá, 1994, pág. 26).?[2]
Un ejemplo sobre
la acumulación de derechos de autor y derechos marcarios sobre un mismo objeto,
son los conocidos diseños de ?Bugs Bunny?, el ?Pato Lucas?, el ?Coyote?, entre
otros, cuyos derechos pertenecen a la compañÃa estadounidense Warner Bros,
Entertainment Inc., los cuales no solo tienen protección en el ámbito de los
derechos de autor, sino que, adicionalmente, han sido registrados ante la
Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América para identificar
productos elaborados por esta compañÃa[3].
En este caso el
registro de estos diseños como marcas no tiene únicamente el fin de identificar
los productos o servicios de la compañÃa bajo los referidos diseños, sino que se
los obtiene considerando que la protección de un diseño en el ámbito de los
derechos de autor tiene un lÃmite temporal en las diversas legislaciones una
vez que ha fallecido el autor de la obra protegida. En el Ecuador de
conformidad a lo establecido por el artÃculo 80 de la LPI los derechos
patrimoniales duran toda la vida del autor y hasta setenta años después de su
muerte. Esta limitación para la explotación del diseño no la tiene el derecho
marcario, pues la marca registrada puede ser renovada, en el caso ecuatoriano
por periodos de diez años, de manera indefinida a voluntad del titular del
registro marcario.
2. – Los Procesos de Oposición.
La Decisión 486
(en adelante D486) en su artÃculo 146 establece que dentro de los treinta dÃas
posteriores a la publicación del signo solicitado, cualquiera que posea un
legÃtimo interés podrá interponer oposición al registro de la marca solicitada.
Al respecto, la jurisprudencia comunitaria ha
señalado que tiene legÃtimo interés para interponer oposición ?el titular de una marca ya registrada o de
un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del PaÃs
Miembro donde surge el conflicto marcario?[4], o
el titular de un signo distintivo en cualquiera de los paÃses miembros de la CAN
siempre que acredite el interés real en el mercado donde interpone la oposición,
de acuerdo a lo establecido en el artÃculo 147 de la D486.
Esta regla es aplicable en cuanto la
oposición es fundamentada en la preexistencia de un derecho marcario que podrÃa
ser eventualmente vulnerado con la concesión del signo que se solicita; sin
embargo, dentro de las prohibiciones de registro de marcas se encuentra también
aquella relacionada con la infracción de un derecho de autor, el mismo que se
protege en el Ecuador independientemente del paÃs de origen de la obra objeto
de protección, por lo que en estos casos no aplica el principio de
territorialidad. AsÃ, puede interponerse una oposición al registro de una marca
cuando el signo solicitado para registro infringe un derecho de autor, ya sea
en el caso de la reproducción de un logotipo diseñado a favor de determinada
persona para que ésta identifique con dicho diseño su producto o servicio; o, cuando
el signo solicitado constituya una reproducción del nombre o de algún fragmento
de alguna obra amparada por los derechos de autor, por ejemplo, un signo cuya
denominación consista en el nombre de una obra literaria o de una canción.
Las prohibiciones de registro de signos
que infringen derechos de autor, se encuentran en el artÃculo 136, literal f)
de la D486, en concordancia con el artÃculo 196, literal g) de la LPI, que señalan:
D486:
?ArtÃculo 136.- No podrán registrarse como marcas
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:
f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de
propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el
consentimiento de éste;?
LPI:
?ArtÃculo 196.- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que
violen derechos de terceros, tales como aquellos que:
g) Consistan en un signo que suponga infracción a un
derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales
derechos;?
Al respecto, el IEPI a través del Comité de Propiedad
Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales ha reconocido que la
reproducción de un signo distintivo, no solamente conlleva la infracción de un
derecho marcario, sino que a su vez constituye una violación de derechos de
autor, toda vez que la copia de un diseño especÃfico constituye la reproducción
de un diseño que independientemente de sus méritos artÃsticos es objeto de
protección en el ámbito de los derechos de autor:
?Por otra parte, es importante considerar que el signo solicitado
al ser mixto, posee caracteres en su diseño propios de la creación intelectual
de un tercero, por lo que no estamos frente a un signo denominativo que
pretende ser registrado (?), ni a un diseño usual, menos a una gráfica que al
azar ha sido creada o ideada para su uso exclusivo; sino que es prácticamente,
una reproducción integra de una marca previamente existente y que al amparo de
Convenios Internacionales posee protección propia, con mayor razón, si en el
presente caso, obra del expediente, elementos de prueba que permiten determinar
el uso intenso, difusión, publicidad y antigüedad de dicha marca de propiedad
del Recurrente, a nivel mundial, lo cual, no puede dejar de analizarse por su
relevancia.?[5]
La violación de un derecho
de autor previo, no solamente del derecho marcario que recae sobre un diseño en
particular, puede constituir fundamento suficiente para que se rechace el
registro de un signo distintivo por encontrarse dentro de las causales de
irregistrabilidad previstas en la legislación ecuatoriana. En estos casos
resulta evidente que el solicitante conocerá previamente el diseño-signo que se
reproduce, por lo que se hace necesaria la vinculación de la infracción del
derecho de autor con la mala fe del peticionario al haber solicitado el
registro de un diseño que conocÃa con anterioridad, buscando valerse del
prestigio de la marca-diseño preexistente.
En este sentido, es fundamental que en la etapa probatoria se
acredite ante la autoridad administrativa que el signo solicitado ha sido
previamente conocido por el solicitante, y que el mismo es propiedad al
opositor, siendo un diseño amparado bajo las normas de derecho de autor. Si
bien muchas veces resulta difÃcil para el accionante probar que el solicitante
del signo tenÃa conocimiento previo sobre la existencia del diseño, hay que
recordar que en casos en los que la reproducción resulta evidente, la doctrina
ha señalado que el signo solicitado deberá ser negado ?(?) sin necesidad de tener la prueba acabada
del ?móvil ilÃcito?, ya que la reproducción, la copia servil calificaba la
conducta respectiva como de fraudulenta, de mala fe?.[6]
3. ? Conclusiones.
·
La vulneración de un derecho
de autor constituye una causal de irregistrabilidad en el ordenamiento jurÃdico
ecuatoriano, siendo fundamento suficiente para que el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual rechace el registro de toda solicitud de signo distintivo
que vulnere este tipo de derechos, de conformidad a lo establecido por los artÃculos 136, literal f) de la D486, y 196, literal g)
de la LPI; por lo que si la autoridad administrativa tiene indicios suficientes
sobre la vulneración de este tipo de derechos, deberá negar la solicitud de
registro de marca.
·
De conformidad a lo
establecido en el artÃculo 5 de la LPI, la protección del derecho de autor por
parte del Estado Ecuatoriano tiene un carácter universal, sin limitación en el
principio de territorialidad como sucede con los derechos de propiedad
industria; lo cual permite que, independientemente del paÃs de origen del
diseño u objeto amparado por el derecho de autor, su titular pueda impedir el
registro de un signo que vulnera sus legÃtimos derechos.
·
La fundamentación de
las oposiciones basadas en la vulneración de un derecho de autor, especialmente
para el caso de diseños, deberá argumentar igualmente la mala fe del
peticionario, dado que la presentación de una solicitud de un signo que
reproduce un diseño preexistente no puede explicarse sin el conocimiento previo
del mismo, es decir, del reconocimiento de la titularidad del diseño por parte
de un tercero, lo cual configurarÃa la mala fe del peticionario, siendo ésta la
?convicción
Ãntima de que no se actúa legÃtimamente, ya por existir una prohibición legal o
una disposición en contrario, ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno (?)?[7].
Ab. Diego Cevallos Salgado
[1] ArtÃculo
5, Ley de Propiedad Intelectual.
[2] Tribunal
Andino de Justicia. Interpretación Prejudicial No.
17-IP-1998.
[3] Información
obtenida de la página web de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados
Unidos de América: www.uspto.gov: Diseños
de Bugs Bunny, Pato Lucas y el Coyote, de propiedad de Warner Bros,
Entertainment Inc., Registros Nos. 77908131, 3005978 y 74468231, respectivamente.
[4] Tribunal
Andino de Justicia. Interpretación Prejudicial No. 40-IP-2010.
[5] Resolución de la Primera Sala del Comité de Propiedad
Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Recurso de Apelación No. 07-1683-RA-1S,
de 28 de julio de 2009.
[6] J. OTAMENDI,
Derecho de Marcas, Abeledo Perrot,
Buenos Aires 2002, p. 326.
[7] G.
CABANELLAS DE TORRES, Diccionario
JurÃdico Elemental, Heliasta, Buenos Aires 2005.