MES DEn NOVIEMBRE DEL 2004 n
DIRECTOR
PROCESOS:
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83-IP-2003n Interpretaciónn prejudicial de la norma prevista en el artículo 70 den la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidadn Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la Repúblican de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciónn Primera, e interpretación de oficio de los artículosn 34 y 276 eiusdem. Parte adora: abogado Ranfer Molina Morales.n Caso: Demanda de nulidad del artículo 5 de la Resoluciónn 00210 de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerion de Desarrollo Económico de la República de Colombia.n Expediente Interno No 74772
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89-IP-2003 Interpretación prejudicialn de los artículos 56, 58 literal f) de la Decisiónn 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que correspondenn a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisiónn 344, solicitada por el Consejo de Estado de la Repúblican de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciónn Primera. Marca: CRISTAGEL. Actor: ANHÍDRIDOS Y DERIVADOSn DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL S.A. Proceso interno No 5406.
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91-IP-2003 Interpretación prejudicialn de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literaln a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdon de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la Repúblican de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciónn Primera. Parte actora: sociedad TECNO-QUIMICAS S.A. Caso: denominaciónn «LOXAN». Expediente Interno No 6159..
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90-IP-2003 Solicitud de interpretaciónn prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisiónn 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretaciónn de oficio de los artículos 81 y 95, in fine, de la misma,n con fundamento en la solicitud proveniente del Tribunal de lon Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la Repúblican del Ecuador. Expediente Interno No. 6719-LR. Actor: «BELLn IP HOLDING L.L.C.». Marca: «BELL».
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97-IP-2003 Solicitud de interpretaciónn prejudicial del artículo 83, literales a) y b) de la Decisiónn 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formuladan por el Consejo de Estado de la República de Colombia en interpretación de oficio de los artículos 81 yn 128 ibídem. Expediente Interno No 6742. Actor: Ingenierosn Químicos Asociados Ltda. -IQA-, Marca: «IQA»n (mixta)..
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ORDENANZAn MUNICIPAL:
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–n Cantón Sevilla de Oro: Estructura Orgánica. n
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ACUERDO DE CARTAGENA
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Interpretación prejudicial de la norma prevista enn el artículo 70 de la Decisión 486 de la Comisiónn de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado den la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,n Sección Primera, e interpretación de oficio den los artículos 34 y 276 eiusdem. Parte actora: abogadon Ranfer Molina Morales. Caso: Demanda de nulidad del artículon 5 de la Resolución 00210 de la Superintendencia de Industrian y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico de lan República de Colombia. Expediente Interno No 7477.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Franciscon de Quito, ocho de octubre del año dos mil tres.
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VISTOS:
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La solicitud de interpretación prejudicial de la disposiciónn prevista en el artículo 70 de la Decisión 486 den la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejon de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioson Administrativo, Sección Primera, por órgano den su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, yn recibida en este Tribunal en fecha 4 de septiembre del 2003;n y,
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El informe de los hechos que el solicitante considera relevantesn para la interpretación, y que, junto con los que derivann de autos, son del tenor siguiente:
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1. Demanda
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Según el consultante, «el 15 de enero de 2001,n la Superintendencia de Industria y Comercio expidió lan Resolución núm. 00210 por la cual reglamenta parcialmenten la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidadn Andina
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…el artículo 5° de la citada Resolución,n establece que la corrección de errores materiales sobren derechos concedidos, en particular los que trata el artículon 70 de la Decisión 486, deberán subsanarse por vían de recursos, so pena de quedar definitivos en el evento en quen no concurran las condiciones para solicitar la revocatoria directa».
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La parte actora alega que «de conformidad con los artículosn 2 y 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdon de Cartagena, la Decisión 486 obliga a todos los Paísesn Miembros desde la fecha que entra en vigencia, esto es, desden el 1 de diciembre del 2000»; que «La Decisiónn 486 es una legislación de carácter supranacional,n cuyo propósito es lograr uniformidad y unidad en materian de propiedad industrial entre los países miembros deln Acuerdo de Cartagena …»; que, de conformidad con el artículon 5 de la Resolución 210 del 15 de enero del 2001, «losn errores materiales sobre derechos concedidos, en particular eln que trata el artículo 70 de la Decisión 486 deberánn subsanarse por vía de recursos, so pena de quedar definitivosn en el evento en que no concurran las condiciones para solicitarn la revocatoria directa»; que «Si bien la Decisiónn 486 no define lo que es un error material, del contenido de losn artículo (sic) 70 y 142 de la Decisión 486, sen puede inferir que dichos errores se presentan por omisión,n cambios o alteración involuntaria de palabras o equivocaciónn en la consignación de la información»; y quen «Es evidente que el límite temporal establecido porn el artículo 5 de la Resolución 210 para la correcciónn de errores materiales, en cuanto condiciona el ejercicio deln derecho a la presentación de recursos, contradice abiertamenten el contenido del artículo 70 de la Decisión 486,n el cual determina tácitamente que los mismos pueden sern corregidos en cualquier tiempo».
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Agrega el actor que «es claro que el legislador comunitarion quiso darle a la modificación de lo (sic) errores materialesn el mismo tratamiento conferido a los derechos de que trata lan primera parte de la norma, los cuales por su naturaleza son posterioresn al acto de concesión y pueden ser ejercido (sic)
n en cualquier tiempo durante la vigencia del derecho»; quen el artículo 70 de la Decisión 486 contempla dosn situaciones distintas pero reguladas del mismo modo, por lo que,n si «los derechos allí consignados pueden ejercersen en cualquier tiempo, mal puede un decreto reglamentario estipularn una situación contraria, y establecer para el ejercicion de dichos derechos, unas condiciones no previstas en la ley …»;n que «el artículo 70 de la Decisión 486, eln cual está ubicado dentro del capítulo ‘De los actosn posteriores a la concesión’, presupone necesariamenten que los actos cuya corrección se demanda se encuentrann en firme, situación que no sería posible en cason que hubiese que presentar recursos para corregir un error material,n ya que en ese evento el acto de concesión quedarían aplazado»; que «un decreto reglamentario jamásn puede regular una situación no prevista en la ley, muchon menos ir contra su espíritu»; y que «el reglamenton tiene por objeto asegurar la aplicación de la ley, fijandon y desarrollando la aplicación de los principios que lan ley contiene, pero en manera alguna puede dictar una disposiciónn nueva, mucho menos contradecirla o interpretarla restrictivamente».
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2. Contestación a la demanda
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El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercion sostiene que «El artículo 21 numeral 2 del decreton ley 2153 de 1992 que definió la estructura orgánican y funcional de la Superintendencia de Industria y Comercio, versan sobre las facultades que le asisten a esta Entidad para instruirn a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse lasn normas sobre propiedad industrial, fijar los criterios que facilitenn su cumplimiento y señalar los procedimientos que seann necesarios para su aplicación»; que «El artículon 276 de la Decisión Comunitaria en cita, hace referencian a la remisión a la normatividad interna señalandon que de (sic) los asuntos de Propiedad Industrial no comprendidosn en la misma Decisión serán regulados por las normasn internas de los países Miembros»; que «la Superintendencian de Industria y Comercio tiene la facultad legal de expedir normasn reglamentarias tendientes a asegurar el cumplimiento de las disposicionesn comunitarias, con el propósito de garantizar la mejorn aplicación de la Decisión 486 conforme a lo previston en el artículo 278»; y que «la expediciónn de medidas necesarias para el cumplimiento de las normas comunitariasn como es el caso de la resolución 210 … constituye eln pleno ejercicio de las facultades asignadas a la Superintendencian de Industria y Comercio como oficina nacional competente, sinn que pueda hablarse de una presunta extralimitación den las funciones asignadas por parte de mi representada».
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En particular, la Superintendencia de Industria y Comercio,n además de hacer valer el criterio sentado por este Tribunaln en el Proceso 2-IP-88, alega que «La disposiciónn comunitaria reglamentada a través del acto administrativon acusado trata de los actos posteriores a la concesiónn de la patente de invención, sin que la misa (sic) señalen la oportunidad dentro de la cual el titular de la patente podrán solicitar la corrección de cualquier error material enn la misma»; que «resulta pertinente tener en cuentan el contenido de los artículos 34 y 142 de la Decisiónn 486, normas en las cuales se observa claramente que el legisladorn comunitario señala de manera clara la oportunidad paran solicitar la corrección de errores materiales, contrarion a lo que no ocurre en el artículo 70 en donde no lo hace»;n que «… en desarrollo del principio de complemento indispensablen la Superintendencia de Industria y Comercio puede reglamentarn la norma en aras de garantizar su mejor aplicación y lan consecuente, (sic) eficiencia y fluidez del trámite den patentes»; y que la norma impugnada «es el desarrollon natural de la facultad reglamentaria que busca primordialmenten garantizar la aplicación de las disposiciones relativasn a la Propiedad Industrial mediante la adopción de decisionesn de carácter operativo en desarrollo del denominado principion de ‘complemento indispensable’, que no van en contra del fortalecimienton de los derechos propiedad industrial (sic) y no obstaculizann su aplicabilidad».
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CONSIDERANDO
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Que la norma cuya interpretación se solicita es lan disposición consagrada en el artículo 70 de lan Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;
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Que de conformidad con la disposición contenida enn el artículo 1, literal c) del Tratado de Creaciónn del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), lan norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamienton jurídico de la Comunidad Andina;
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Que de conformidad con la disposición señaladan en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,n en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4,n 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisiónn 500), este Tribunal es competente para interpretar por vían prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídicon de la Comunidad Andina;
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Que de conformidad con la disposición indicada en eln artículo 125 del Estatuto, y según consta en lan providencia que obra al folio 83 del expediente, la presenten solicitud de interpretación prejudicial fue admitida an trámite; y,
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Que por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretaciónn de la disposición contemplada en el artículo 70n de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidadn Andina; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestadn que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación,n estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstasn en los artículos 34 y 276 eiusdem, cuyos textos son deln tenor siguiente:
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Decisión 486:
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«Artículo 34.- El solicitante de una patente podrán pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento deln trámite. La modificación no podrá implicarn una ampliación de la protección que corresponderían a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
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Del mismo modo, se podrá pedir la correcciónn de cualquier error material».
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«Artículo 70.- El titular de una patente podrán pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patenten para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección,n domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificarn o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones.n Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquiern error material en la patente.
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Serán aplicables en lo pertinente, las disposicionesn relativas a la modificación o corrección de unan solicitud».
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«Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrialn no comprendidos en la presente Decisión, seránn regulados por las normas internas de los Países Miembros».
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I. De la supremacía del ordenamiento jurídicon de la Comunidad Andina. De los asuntos sobre Propiedad Industrialn no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisiónn de la Comunidad Andina.
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A juicio del Tribunal, «La preeminencia que se derivan de la aplicación directa conlleva la virtud que tienen el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobren una norma de derecho interno, de manera que allí donden se trate de aplicar normas legales en actos jurídicosn contemplados en el derecho de integración deberán acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencian sobre el derecho interno» (Sentencia dictada en el expedienten No 06-IP-93 de 17 de febrero de 1994, publicada en la G.O.A.C.n No 150 del 25 de marzo del mismo año).
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Por virtud del citado principio de primacía del ordenamienton jurídico de la Comunidad, y a propósito de la disposiciónn prevista en el artículo 84 de la Decisión 85, segúnn la cual los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidosn en dicha Decisión pueden ser regulados por la legislaciónn interna de los Países Miembros, el Tribunal ha declamadon inadmisible «…que la autoridad nacional intente regularn aspectos del régimen marcarlo ya definidos en la Decisiónn … pues ello equivaldría a permitir la modificaciónn unilateral y por tanto arbitraria del régimen común.n No se puede admitir, en consecuencia, que la legislaciónn nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectosn … En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisiblen que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos paran la configuración de un derecho de propiedad industrial,n o que se adicionen causales o motivos para la pérdidan de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacian propia del derecho de la integración …» (Sentencian dictada en el expediente No 02-IP-88 del 25 de mayo de 1988,n publicada en la G.O.A.C. No 33 del 26 de julio del mismo año).
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Además, el Tribunal ha señalado que los principiosn de primacía y aplicación directa del ordenamienton jurídico de la Comunidad «… no dejan espacio paran que cada uno de los países emita disposiciones de derechon interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicaciónn en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultadn llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de maneran general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derechon interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forman de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento quen debe dársele a su contenido, no podríamos hablarn de un ordenamiento jurídico común, sino de tantosn ordenamientos cuantos Países Miembros existieran. El punton ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencian al abordar el tema del complemento mínimo indispensablen para el desarrollo interno de la norma comunitaria» (Sentencian dictada en el expediente No 07-AI-99 del 12 de noviembre de 1999,n publicada en la G.O.A.C. No 520 del 20 de diciembre del mismon año).
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En efecto, en cuanto a la figura del «complemento indispensable»,n el Tribunal ha precisado que «en la aplicación den esta figura las legislaciones internas de cada país non podrán establecer exigencias, requisitos adicionales on dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicton con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esencialesn regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo,n una menor protección a los derechos consagrados por lan norma comunitaria» (Sentencia dictada en el expediente Non 10-IP-94 de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. Non 177 del 20 de abril del mismo año).
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II. De la corrección de error material en la solicitudn de patente
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El Tribunal ha establecido que la solicitud de patente esn «el acto jurídico por el cual el inventor, sus cesionariosn o causahabientes, requieren del Estado el otorgamiento de unn derecho de explotación exclusiva sobre una invenciónn o un modelo de utilidad, por un período de tiempo limitadon … Constituye por tanto … el presupuesto necesario para iniciarn el procedimiento de concesión de la patente» (Sentencian dictada en el expediente No 21-IP-2000 del 21 de octubre deln 2000, publicada en la G.O.A.C. No 631 del 10 de enero del 2001,n caso «DERIVADOS DE BILIS HUMANA»).
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El artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión,n atribuye a quien requiera la concesión de la patente -inventorn o causahabiente- la facultad de pedir la modificaciónn de los elementos de su solicitud en cualquier momento del trámite,n siempre que dicha modificación no signifique ampliar lan protección que correspondería a la divulgaciónn contenida en la solicitud inicial. La disposición citadan atribuye también al inventor o causahabiente la facultadn de pedir del mismo modo la corrección de cualquier errorn material habido en la solicitud, por lo que dicha facultad pueden ser ejercida en cualquier momento del trámite, en el entendidon de que éste se agota con la expedición de la providencian en que se otorgue o niegue en definitiva el título den la patente. Hay pues regla expresa en lo que concierne al tiempon de ejercicio de las citadas facultades, cuyo alcance, además,n debe ser interpretado a favor del titular.
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En ocasión de interpretar una disposición semejanten de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo den Cartagena, el Tribunal sostuvo que «la modificaciónn a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estadon del trámite, y dependerá de lo que disponga eln Derecho interno de los Países Miembros la posibilidadn de que tal reforma se efectúe incluso al interponer unn recurso administrativo contra la denegación de la patente»,n pues «en el recurso administrativo, el administrado pueden invocar, en apoyo a su demanda, cualquier motivo: un motivo jurídicon (puede señalar a la administración un error den derecho o de hecho que hace ilegal la decisión), peron también razones de oportunidad; puede incluso apelar an la buena voluntad de la administración. El recurso contencioson -en cambio- sólo puede fundamentarse en la violaciónn del derecho (RIVERO, Jean, Derecho Administrativo, traducciónn de la 9a edición francesa por el Instituto de Derechon Público de la Universidad Central de Venezuela, 1984)».n (Sentencia dictada en el expediente No 21-IP-2000, ya citada).
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Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que lan potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembrosn de regular, a través de normas internas, y en el ámbiton de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial non comprendidos en la Decisión 486 de la Comisiónn de la Comunidad Andina, según se desprende del artículon 276 de la citada Decisión, no podrá ser ejercidan de modo tal que signifique la introducción de restriccionesn adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagradosn por la norma comunitaria. El establecimiento de tales restriccionesn debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su faltan de previsión no debe interpretarse como constitutiva den un asunto no comprendido en la citada Decisión.
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III. De la corrección de error material en el títulon de la patente
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Las disposiciones previstas en los artículos 70 a 73n de la Decisión 486 facultan al titular de la patente paran solicitar, en la forma allí establecida, la correcciónn de errores materiales en el título de la patente, y lan modificación de ésta en cuanto a los datos deln titular o del inventor y a las reivindicaciones, así comon para que el titular manifieste su voluntad de renunciar a unan o más reivindicaciones o a la patente, de dividirla enn dos o más o de fusionar dos o más de ellas. Sen trata de facultades que derivan del derecho exclusivo que nacen con la patente de invención, la prueba de cuya concesiónn reside en el título que el Estado otorga.
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En lo que concierne a la facultad de solicitar la correcciónn de errores materiales, es decir, de errores de impresiónn o de escritura en el título, se observa que, si bien lan norma prevista en el segundo inciso del citado artículon 70 no fija de manera directa el plazo de ejercicio de la facultadn en referencia, prevé la remisión y, en consecuencia,n ordena la aplicación, en lo pertinente, de las disposicionesn relativas a la modificación o corrección de lan solicitud de patente. Visto que del ya citado artículon 35 cabe desprender que el pedimento de corrección de cualquiern error material en la solicitud de patente puede formularse enn cualquier momento del trámite, y visto que la disposiciónn indicada es aplicable, por mandato del artículo 70, aln pedimento de corrección de cualquier error material enn el título, corresponde interpretar que este últimon pedimento podrá formularse en cualquier tiempo, una vezn concedida la patente y hasta su vencimiento, mientras el derechon subsista en cabeza de su titular.
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Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNALn DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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CONCLUYE
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1° En la aplicación de la figura del complementon indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internasn de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias,n requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una un otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derechon Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menorn protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.n Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estadosn Miembros de regular, a través de normas internas, y enn el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrialn no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisiónn de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modon tal que signifique la introducción de restricciones adicionalesn al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por lan norma comunitaria.
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2° Visto que de la disposición consagrada en eln artículo 35 de la Decisión 486 en referencia caben desprender que el pedimento de corrección de todo errorn material en la solicitud de patente puede formularse en cualquiern momento del trámite, y visto que la disposiciónn indicada es aplicable, por mandato del artículo 70 eiusdem,n al pedimento de corrección de todo error material en eln título, procede interpretar que este último pedimenton podrá formularse en cualquier tiempo, una vez concedidan la patente y hasta su vencimiento, mientras el derecho subsistan en cabeza de su titular.
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A tenor de la disposición prevista en el artículon 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo den Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioson Administrativo, Sección Primera, deberá adoptarn la presente interpretación en la sentencia que pronuncien y, de conformidad con la disposición prevista en el artículon 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberán remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
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Notifíquese la presente interpretación medianten copia certificada y sellada, y remítase tambiénn copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina,n para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo den Cartagena.
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Rubén Herdoíza Mera
n PRESIDENTE
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Ricardo Vigil Toledo
n MAGISTRADO
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Guillermo Chahín Lizcano
n MAGISTRADO
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Moisés Troconis Villarreal
n MAGISTRADO
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Walter Kaune Arteaga
n MAGISTRADO
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Eduardo Almeida Jaramillo
n SECRETARIO
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencian que antecede es fiel copia del original que reposa en el expedienten de esta Secretaría. CERTIFICO.
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Eduardo Almeida Jaramillo
n SECRETARIO
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ACUERDO DE CARTAGENA
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Interpretación prejudicial de los artículosn 56, 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisiónn del Acuerdo de Cartagena, que corresponden a los artículosn 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada porn el Consejo de Estado de la República de Colombia, Salan de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca:n CRISTAGEL. Actor: ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.n ANDERCOL S.A. Proceso interno No 5406.
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Franciscon de Quito, a los ocho días del mes de octubre del añon dos mil tres.
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VISTOS
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La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos,n remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia,n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,n a través de su Consejero Ponente doctor Manuel S. Uruetan Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 4 de septiembre deln 2003, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de lan Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina,n con motivo del proceso interno No 5406.
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El auto de primero de octubre del presente año, medianten el cual este Tribunal decidió admitir a trámiten la referida solicitud de interpretación prejudicial porn cumplir con los requisitos contenidos en los artículosn 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 deln Estatuto; y,
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Los hechos relevantes señalados por el consultanten y complementados con los documentos agregados a su solicitud,n que se detallan a continuación:
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1. Partes en el proceso interno
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Es demandante la sociedad ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DEn COLOMBIA S.A. ANDERCOL S.A. y es demandada la Superintendencian de Industria y Comercio de la República de Colombia. Intervienen como tercera interesada Roseta Industrial Ltda.
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2. Hechos
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Los señalados por el consultante en el oficio No 1711n de 16 de julio del 2003, complementados con los documentos incluidosn en anexos, que demuestran:
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No obstante que no consta en el expediente la fecha de presentaciónn de la solicitud de registro de la marca CRISTAGEL a favor den Roseta Industrial Ltda. para distinguir productos de la Clasen 2 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 2: Colores,n barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioron de la madera, materias tintóreas; mordientes; resinasn naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores,n decoradores, impresores y artistas), sin embargo por la fechan de la publicación de la solicitud de registro en la Gacetan de Propiedad Industrial de febrero de 1990, se presume que éstan fue presentada estando vigente la Decisión 85.
n Dicha solicitud fue objeto de oposición por parte de Andercoln con base en su marca CRISTAGEL clase 1, la Superintendencia den Industria y Comercio aceptó los argumentos de Andercoln mediante Resolución No 14745 de 11 de abril de 1994. Rosetan Industrial interpuso recurso de reposición y en subsidion de apelación, el primero fue resuelto favorablemente paran Andercol mediante Resolución No 008810 de 7 de abril den 1997, mientras que al resolver el recurso de apelación,n la Superintendencia por Resolución No 3472 de 14 de septiembren de 1998 revocó la Resolución No 14745 de 11 den abril de 1994 concediendo a favor de Roseta Industrial Ltda.n el registro de la marca CRISTAGEL para la clase 2.
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Por otro lado y como hechos conexos a la nulidad planteadan por Andercol S.A. contra la Resolución No 3472 de losn documentos acompañados se desprende que el 12 de diciembren de 1988, la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resoluciónn No 12426, dispuso el registro de la marca CRISTAGEL para distinguirn productos de la Clase 1, a favor de Andercol S.A. (Clasificaciónn Internacional de Niza. Clase 1: Productos químicos destinadosn a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura;n resinas artificiales en estado bruto, materias plásticasn en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras;n preparaciones para el temple y soldadura de metales; productosn químicos destinados a conservar los alimentos; materiasn curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria).n Andercol usó su marca para fabricar y vender su producton CRISTAGEL consistente en laca, barniz (gelcoat) transparente,n que se adhiere hasta llegar a formar parte integral del producton al que es aplicado. Según el consultante, durante el periodon de gracia que amparaba el registro de la marca CRISTAGEL, Andercoln presentó nueva solicitud para la Clase 1 y para los mismosn productos, solicitud que fue objeto de oposición por parten de Jabonerías Hada, y que la Superintendencia por Resoluciónn No 3350 de 14 de febrero de 1998 rechazó la oposiciónn presentada y en consecuencia concedió nuevamente el registron del signo CRISTAGEL solicitado por la sociedad Andercol S.A.
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3. Fundamentos jurídicos de la demanda.
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La demandante, sociedad ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIAn S.A. ANDERCOL, manifiesta que «las consideraciones hechasn por la Superintendencia en cuanto al sentido y alcances del artículon 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena dejan claramenten establecidos los motivos que pueden llevar a confusiónn del público respecto a productos o servicios distinguidosn con marcas iguales o semejantes entre sí… estas consideracionesn sirven para establecer sin lugar a dudas la irregistrabilidadn de la marca CRISTAGEL para la clase de productos solicitadosn por Roseta y sin reparar en ello el Superintendente Delegadon expidió la resolución objeto de la presente demandan «.
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Sostiene que «existe la posibilidad de que productosn comprendidos en distintos grupos de la Clasificación Internacionaln tengan similitud en cuanto a su naturaleza y usos como ocurren en este caso y ha sido la razón fundamental para que Andercoln hubiera presentado con éxito su oposición al uson de la marca (sic) CRISTAGEL para producir colores, barnices,n lacas y productos similares destinados al mismo públicon consumidor que utiliza los productos fabricados y comercializadosn desde tiempo atrás por Andercol».
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Respecto a la afirmación del Superintendente delegadon de que el registro de la marca CRISTAGEL en la Clase 1 vención el 12 de diciembre de 1993 sin que se hubiese solicitado su renovación,n la demandante indica que «el caso subjudice estaba resuelton a favor de Andercol en dos instancias durante la vigencia deln Registro a su favor y que por tanto al resolver el recurso den apelación interpuesto por Roseta, el follador no podían alterar los hechos y circunstancias que operaban al dictarsen las providencias recurridas como fue el desconocer que al momenton del fallo de la oposición el período de gracian a favor de Andercol no estaba vencido. Finalmente resulta inconsecuenten el otorgamiento del registro controvertido, simultáneamenten a las dos empresas de las cuales Andercol ostentaba el antecedenten de venir utilizándola desde tiempo atrás y de habern sido titular del primer registro».
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4. Fundamentos jurídicos de la contestaciónn a la demanda.
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La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar lan demanda dice:
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No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadasn por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, porn consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.
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Que con la Resolución No 3472 de 14 de septiembre den 1998 expedida por el Superintendente delegado para la Propiedadn Industrial «no se ha incurrido en violación de lasn normas contenidas… en la Decisión 344 de la Comisiónn del Acuerdo de Cartagena» y que «el Jefe de la Divisiónn de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercion (sic) expidió legal y válidamente la resoluciónn nº (sic) 34 72… decidiendo la revocatoria de la resoluciónn no (sic) 14745 … y concediendo el registro de la marca ‘CRISTAGEL’n para distinguir los productos de la clase 2 … a favor de lan sociedad Roseta Industrial Líela. …».
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Basándose en jurisprudencia emitida por el Consejon de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,n argumenta que: «efectuado el estudio correspondiente…n la marca fundamento de la oposición ‘CRISTAGEL’… a favorn de la sociedad Andercol S.A., estuvo vigente hasta el 12 de diciembren de 1993, sin que se hubiese solicitado su renovación yn por lo tanto, ya había caducado y había perdidon su fuerza ejecutoria «.
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Haciendo una comparación de las marcas registradasn sostiene que «los productos de la clase 1 son principalmenten materias primas y los de la clase 2 son productos terminados,n y el público consumidor al que van dirigidos son diferentes,n no existiendo en consecuencia relación entre tales productos,n por lo que no existe confundibilidad entre las mismas y por lon tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a errorn al público consumidor, existiendo (sic) la posibilidadn de confusión directa e indirecta entre los mismos «.
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Manifiesta que «la marca l CRISTAGEL ‘para distinguirn los productos comprendidos en la clase 2 es registrable conformen a lo dispuesto en la Decisión 344 … como se expuso válidan y acertadamente por la Oficina Nacional competente como fundamenton del acto administrativo ahora acusado refiriéndose a lan expresión ‘CRISTAGEL’, la que evidentemente cumple conn los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misman Decisión 344 … pues es suficientemente distintiva lon que no conlleva a una posible confusión del consumidor».
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La sociedad Roseta Industrial Ltda. como tercera interesada,n contesta a la demanda en los siguientes términos:
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Se opone a las pretensiones y pide que no se declare la nulidadn de la Resolución No 3472.
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En cuanto a la demanda, manifiesta que ésta ha sidon estructurada «con base en la Acción de Nulidad yn Restablecimiento del Derecho, consagrada en el artículon 85 del C.A.A. y siéndolo así, es con base en estan acción y no en la acción de nulidad especial mixtan consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344n de la comisión del Acuerdo de Cartagena que hubiera sidon la norma apropiada» y solicita «se declare la caducidadn de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho…».
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Sostiene que «la actora… es una sociedad legalmenten constituida cuyo objeto social es ‘la elaboración de insumosn químicos básicos con destino a la industria manufacturera’.n Artículos que son exclusivos de la clase la De allín su nombre o razón social ANHÍDRIDOS Y DERIVADOSn DE COLOMBIA S.A.» en tal calidad obtuvo el registro de lan marca CRISTAGEL, para luego indicar que «por lo expueston … el uso de su marca registrada para fabricar y vender su producton CRISTAGEL consistente en laca, barniz, (gelcoat) transparenten … es simple y llanamente un USO ILÍCITO de la marca,n que como tal no le genera a ANDERCOL S.A. ningún derechon de propiedad industrial, toda vez que la fabricación yn venta de tales productos como … no están comprendidosn dentro de su objeto social y están comprendidos en otran clase distinta … productos de la clase segunda como colores,n barnices, lacas, no pueden ser tomados como insumos químicos,n sino como productos terminados que si bien pueden ser utilizadosn en la industria manufacturera también como insumos, sen diferencian diametralmente de aquéllos que como lo afirman la apoderada de la parte actora, por tratarse CRISTAGEL de unn insumo químico éste se adhiere hasta llegar a formarn parte integral del producto al que es aplicado’. Fenómenon que no se presenta con ninguno de los productos de la clase segunda…n «.
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Indica que «en asuntos de propiedad industrial para afirmarn que dos signos empleados como marca sean idénticos sen requiere que los signos empleado (sic) como marca y los productosn a los cuales se aplican sean los mismos». Asimismo sostienen que «al considerar la confusión entre marcas, non basta afirmar que las marcas en cuestión sean idénticasn o semejantes en razón de los signos. Es necesario demostrarn hasta la saciedad que entre ellas exista una identidad confundiblementen semejante … para que sean confundiblemente semejantes, no sen requiere que sean idénticos pueden ser parcialmente parecidos,n pero lo deben ser en tal grado que ese parecido sea susceptiblen de inducir al público a error… «.
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Finalmente indica que sería injusto indilgarle al Superintendenten delegado para la Propiedad Industrial que «hubiese violadon el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344n de la comisión del Acuerdo de Cartagena «.
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CONSIDERANDO
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Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83n literal a) de la Decisión 344, cuya interpretaciónn ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídicon de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) deln artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;
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Que este Tribunal es competente para interpretar en vían prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídicon comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniformen en el territorio de los Países Miembros, siempre que lan solicitud provenga de Juez Nacional también con competencian para actuar- como Juez Comunitario, como lo es en este caso eln Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resoluciónn del proceso, conforme a lo establecido por el artículon 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado medianten la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto enn los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado medianten la Decisión 500);
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Que de acuerdo a la aplicación del ordenamiento jurídicon en el tiempo, las normas aplicables al caso objeto de la presenten consulta, no son las requeridas por el Juez Consultante por lon que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratadon de Creación del Tribunal y 126 de su estatuto corresponden interpretar los artículos 56, 58 literal f) de la Decisiónn 85, que corresponden a los artículos 81 y 83 literal a)n de la Decisión 344, toda vez que, de los hechos controvertidos,n se desprende que la solicitud de concesión del registron de la marca CRISTAGEL a favor de Roseta Industrial Ltda. se presentón durante la vigencia de la Decisión 85 y, aunque la concesiónn del registro se dio en vigencia de la Decisión 344, sinn embargo respecto de los requisitos que deben cumplir los signosn para ser susceptibles de registro como marcas son aplicablesn las normas de la indicada Decisión 85, cuyos textos son:
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Decisión 85:
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«Artículo 56.- Podrán registrarse comon marcas de fábrica o de servicios, los signos que seann novedosos, visibles y suficientemente distintivos.
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«Artículo 58.- No podrán ser objeto den registro como marcas:
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()
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f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadasn con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente conn reivindicación válida de una prioridad para productosn o servicios
n comprendidos en una misma clase;
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()».
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I. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO
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Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y lan confianza legítima, de acuerdo con el principio de irretroactividad,n la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.n En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadasn en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidasn a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Yn si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situacionesn jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia,n procede su aplicación inmediata tanto en algunos de susn efectos futuros de la situación jurídica nacidan bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental,n de conformidad a la disposición transitoria primera den la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagenan precedentemente transcrita.
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Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigenten al momento de presentarse la solicitud de registro de un signon como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesiónn o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanton en sede administrativa como judicial- de la resoluciónn interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competenten sobre la registrabilidad del signo, será aplicable paran juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamienton comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sidon solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma conn lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar lan normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo,n para lo cual se deberá observar. (Proceso 39-IP- 2003,n caso «& mixta», publicado en la G.O.A.C. No 965n de 8 de agosto del 2003).
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El régimen común en materia de propiedad industrialn se ha basado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesn ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial,n válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior,n subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Sin embargo,n las disposiciones han contemplado, además, la aplicabilidadn inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futurosn del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, puesn han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisiónn comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovacionesn y prórrogas de tal derecho.
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El Tribunal ha manifestado al respecto que «si el iusn superveniens se halla constituido por una norma de caráctern procesal, ésta se aplicará, a partir de su entradan en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. Den hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicarán inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no,n salvo previsión expresa, a las ya cumplidas». (Proceson 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicadon en la G.O.A.C. No 845 del 1° de octubre del 2002).
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Del caso de autos se desprende que si bien, no se encuentran la fecha de solicitud del registro de la marca CRISTAGEL a favorn de Roseta Industrial Ltda., por la fecha de publicaciónn del registro en la Gaceta de Propiedad Industrial de febreron de 1990, se presume que ésta fue presentada en vigencian de la Decisión 85 y, aunque la concesión del registron se dio en vigencia de la Decisión 344, sin embargo, respecton de los requisitos para el registro del signo como marca, sonn aplicables las normas contenidas en la indicada Decisiónn 85.
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II. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO.
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Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisiónn 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitosn básicos e intrínsecos que debe reunir un signon para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso,n visible y suficientemente distintivo; característicasn que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir enn el mercado los productos o servicios producidos o comercializadosn por una persona de otros idénticos o similares, a finn de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore,n diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o errorn acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
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La marca salvaguarda tanto el interés de su titularn al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivon de sus productos o servicios, como el interés generaln de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios,n garantizándoles el origen y la calidad de éstos,n evitando el riesgo de confusión o error, tomando asín transparente el mercado.
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Cabe referirse a los requisitos básicos mencionadosn por el artículo 56 de la Decisión 85, los cualesn brindan a la marca las siguientes características:
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La novedad
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Este requisito previsto en el artículo 56 de la Decisiónn 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya no están contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisiónn del Acuerdo de Cartagena.
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El requisito de novedad no se dirige a la inexistencia den su uso anterior, sino a que sea apropiado en relaciónn al producto o servicio que va a distinguir, y que sea inconfundiblen con marcas registradas o previamente solicitadas para la misman clase de productos o servicios.
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El Tribunal ha manifestado que «La novedad y originalidad,n que se exige también a los signos como elementos constitutivosn para su protección legal, son relativas… y asín lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasionesn el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero non es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituidan por una palabra extraída del propio idioma o de una lenguan extranjera. La falta de novedad es todavía másn palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venían siendo utilizado como marca para designar productos o serviciosn de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentosn de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984,n Página 24; también en ese sentido Ricardo Metken y Alfredo Casado Cervino). Un signo es novedoso, no por el hechon de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivosn que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o serviciosn ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso,n en consecuencia, identifica un producto o un servicio» (Proceson 09-1P-94, marca: DIDA, publicado en la G.O.A.C. No 180 de 10n de mayo de 1995).
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La visibilidad
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Igualmente este requisito previsto en el artículo 56n de la indicada Decisión 85, tampoco se contempla a partirn de la Decisión 311. La visibilidad, busca que la marcan sea aprehensible por medio del sentido de la vista y en consecuencian identificable por los consumidores. Se constituye en una limitaciónn que descarta que puedan ser registrables los signos auditivos,n táctiles, olfativos y gustativos. Se consideran signosn visibles, aquellos referidos a: una denominación, unan palabra, un número, una figura, un dibujo o a un conjunton de palabras, numero, figuras y dibujos; que sean aprehendidosn por el sentido de la vista e identificados por el consumidor.n El requisito de la visibilidad -esto es, que el signo sea aprehendidon por el sentido de la vista e identificado por el consumidor-n que se exigía en la Decisión 85, ha sido objeton de ampliación conceptual en las posteriores decisionesn comunitarias relativas al régimen común de Propiedadn Industrial, reemplazándose por la perceptibilidad, quen abarcó la posibilidad de que el signo sea aprehendidon por los consumidores o usuarios a través de cualesquieran de los sentidos. Al respecto, siendo la marca un bien inmaterial,n para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracton pase a ser una impresión material, soportada en una on más letras, números, palabras, dibujos u otrosn elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que,n al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilados por lan inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuariosn del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, den esta manera pueda ser seleccionada con facilidad.
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La distintividad
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Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercadon unos productos o servicios de otros, haciendo posible que eln consumidor o usuario los diferencie para su elección.n Es considerada como característica primigenia y esencialn que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituyen el presupuesto indispensable para que cumpla su funciónn principal de identificar e indicar el origen empresarial y lan calidad del producto o servicio.
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Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadistan Jorge Otamendi sostiene que: «‘El poder o caráctern distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para podern ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producton de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio unn signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea unn producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades»n (Otamendi, Jorge. «Derecho de Marcas». LexisNexis.n Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27).
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Sobre esta característica, el Tribunal ha manifestadon en reiteradas ocasiones que: «El signo distintivo es aqueln individual y singular frente a los demás y que no es confundiblen con otros de la misma especie en el mercado de servicios y den productos. El signo que no tenga estas características,n carecería del objeto o función esencial de la marca,n cual es el de distinguir unos productos de otros » (Proceson 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la en la G.O.A.C.n No 585 de 20 de julio del 2000).
n De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marcan conforme a las exigencias fijadas por el artículo 56 den la Decisión 85, cuando cumple plena y acumulativamenten con los tres requisitos característicos de la novedad,n visibilidad y suficiente distintividad; siempre que no se encuentren comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladasn en el artículo 58 de la misma Decisión, resultandon que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículon 56 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signon no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por el artículon precedentemente indicado.
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III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOSn Y RIESGO DE CONFUSIÓN.
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La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo den Cartagena observa en forma estricta el principio de especialidadn salvo el caso de las marcas notoriamente conocidas. En cambion la Decisión 344 si bien tiene como base la especialidad,n sin embargo, es más flexible toda vez que no sólon hace excepción en la marca notoriamente conocida sinon también cuando los productos o servicios respecto de losn cuales el uso de la