Lunes, 22 de enero de 2007 – R. O. No. 05
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
Dr. Vicente Napoleón Dávila GarcÃa
DIRECTOR
ACUERDO DE CARTAGENA:
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PROCESO
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57-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artÃculos 81, 83, literal a, 95, 96 y 113, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, asà como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Parte actora: PRODUCTOS FAR-MACEUTICOS S. A. de C. V. Caso: marca «DOTRON». Expediente: No. 2374-2002.
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CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA:
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INSTRUCTIVO:
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Instructivo de trabajo registro y control del ingreso y salida de vehÃculos particulares de turismo.
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ORDENANZAS MUNICIPALES:
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– Gobierno Municipal de Tena: De reglamentación a la publicidad, a través de rótulos, carteles y anuncios en el cantón.
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– Cantón El Empalme: Que reforma a la Ordenanza para la creación y cobro de las tasas por los servicios técnicos y administrativos que presta.
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Interpretación prejudicialn de las disposiciones previstas en los artÃculos 81, 83,n literal a, 95, 96 y 113, literal a, de la Decisión 344n de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, asà comon de la Disposición Transitoria Primera de la Decisiónn 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamenton en la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucionaln y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repúblican del Perú. Parte actora: PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. A.n de C. V. Caso: marca «DOTRON». Expediente:
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No. 2374-2002.
n TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco den Quito, primero de junio del año dos mil cinco.
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VISTOS:
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La providencia dictada el 23n de febrero de 2005, en el expediente No. 2374-2002, por la Corten Suprema de Justicia de la República del Perú, Salan de Derecho Constitucional y Social, en la cual se especifican que «resulta necesario suspender la tramitación deln presente proceso judicial a efectos de solicitar un Informe aln Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la interpretaciónn prejudicial de los artÃculos 165, 166 y 167 de la Decisiónn 486 asà como cual es la debida aplicación de estosn dispositivos al caso sub litis a fin de coadyuvar a dilucidarn la presente controversia. Razones por las cuales SUSPENDIERONn la tramitación del presente proceso judicial, hasta quen el citado organismo emita el informe correspondiente», recibidan en este Tribunal en fecha 25 de abril de 2005; y,
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El expediente de la causa, enviadon a este Tribunal junto con la providencia citada, y en el cualn obran, entre otras, las siguientes actuaciones:
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1. De la demanda y otros escritos
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1.1. Cuestión de hecho
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Del texto de la demanda contencioson administrativa formulada por el representante de la sociedadn PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. de C. V., ante la Sala Civil Transitorian de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú,n se desprende que «Con fecha 20 de mayo de 1998 Healthcon Limited, de Inglaterra, solicitó el registro de la marcan DOTRON para distinguir productos farmacéuticos de la clasen 05 de la Nomenclatura Oficial»; que «Con fecha 25 den agosto de 1998, dentro del plazo de ley, PRODUCTOS FARMACEUTICOSn S. A. de C. V., de México, presentó observaciónn contra la referida solicitud»; que «Con fecha 15 den diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI,n mediante Resolución No. 14616-1998/OSDINDECOPI, declarón infundada la observación formulada por nuestra parte yn otorgó el registro del signo solicitado. Considerón que los signos enfrentados no son similares al grado de producirn confusión en el público consumidor respecto aln origen empresarial de los productos que distinguen, ya que apreciadosn en su conjunto presentan elementos y caracteres propios tanton en el aspecto gráfico como fonético que permitenn diferenciarlos entre sû; que «Con fecha 15n de enero de 1999, PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. A., de C. V. interpuson recurso de apelación contra la resolución de primeran instancia por no considerarla conforme a derecho «; quen «Con fecha 16 de junio de 1999, la Sala de la Propiedadn Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de lan Propiedad Intelectual, emitió la resolución No.n 743-1998 (rectius 1999)/ TPI-INDECOPI que confirmó lan resolución de primera instancia y, en consecuencia, otorgón el registro de la marca DOTRON solicitado por Healthco Limited,n de Inglaterra, para distinguir productos farmacéuticosn de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial»; y que «Contran la referida resolución interponemos la presente acciónn judicial, pues esta contraviene los más elementales principiosn jurÃdicos enunciados y previstos en nuestro derecho marcario,n especialmente al conceder el registro de una marca – DOTRON -n que resulta ser confundible con otra previamente registrada -n TOPRON – subestimando el hecho que éstas marcas van an distinguir productos farmacéuticos y que, una mÃniman confusión, puede ocasionar un grave perjuicio para lan salud del público consumidor «.
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La Resolución No. 743-1999/TPI-INDECOPI,n emanada del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedadn Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones,n que «Previamente a realizar el examen comparativo, la Salan conviene en precisar que no puede determinarse la existencian de riesgo de confusión entre los signos por el sólon hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden.n En principio, para realizar el examen comparativo el signo non debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusiónn de los mismos puede determinarse por la inclusión de lasn letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante deben ser la impresión en conjunto que éstos susciten.n AsÃ, es posible que dos signos coincidan en la mayorÃan de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresiónn en conjunto distinta»; que «Realizado el examen comparativon entre el signo solicitado DOTRON y la marca registrada TOPRON,n se advierte desde el punto de vista fonético, que si bienn los signos coinciden en la secuencia de sus vocales (O-O / O-O),n la presencia en el signo solicitado de las consonantes D y Tn en lugar de las consonantes T y P de la marca registrada y, comon correlato de ello, el diferente sonido que producen las sÃlabasn iniciales de los signos, determinan que en conjunto la pronunciaciónn de los signos sea distinta»; que «Desde el punto den vista gráfico, a pesar de que los signos comparten algunasn letras ubicadas en idéntica posición, la diferencian sobre todo de las letras iniciales (D/T) asà como de lasn letras intermedias (T/P) que conforman las denominaciones, determinan que en conjunto la escritura e impresión visual de losn signos sea diferente»; que «Por las consideracionesn expuestas, la Sala determina que a pesar que los productos quen distinguen los signos en cuestión son los mismos, dadasn las diferencias fonéticas y gráficas existentesn entre los signos su concurrencia en el mercado no es susceptiblen de inducir a que el público consumidor confunda un producton con otro o asocie el origen empresarial de los mismos»;n que «En consecuencia, el signo solicitado no se encuentran incurso en la prohibición establecida en el artÃculon 83 inciso a) de la Decisión 344 razón por quen no (sic) corresponde su acceso a registro»; y decide «CONFIRMARn la Resolución No. 14616- 1998/OSD-INDECOPI y, en consecuencia,n OTORGAR el registro de la marca de producto DOPRON (sic) solicitadon por Healthco Limited para distinguir productos farmacéuticosn de la clase 5 «.
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Según el «RESUMENn DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NUMERO 2374-02 PROCEDENTE DEL DISTRITOn JUDICIAL DE LIMA», la acción judicial de impugnaciónn de la Resolución Administrativa en referencia fue formuladan por la sociedad PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. A. DE C. V. contran el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecciónn de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Ministerio de Industria,n Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales,n y la empresa HEALTHCO LIMITED DE INGLATERRA, a efectos de quen «se declare la invalidez e ineficacia de la Resoluciónn No. 743-1999/TPI-INDECOPI de fecha 16 de junio de 1999 que Confirman la Resolución No. 14616-1998/OSD-INDECOPI de fecha 15n de diciembre de 1998, que a su vez resuelve declarar infundadan la observación formulada por la demandante y dispone eln registro de la marca de producto ‘DOTRON’ solicitada por Healthcon limited de Inglaterra para distinguir productos farmacéuticosn de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial».
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En el expediente no obran escritosn de contestación a la demanda contencioso administrativan formulada por la sociedad PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. A. de C.n V. Sin embargo, el Resumen agregado a los autos contiene unan referencia a los «FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDAn FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAn Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI». Segúnn esta referencia, el Instituto sostiene que «El Tribunaln del INDECOPI a través de su apoderado sostiene la validezn de las resoluciones administrativas cuestionadas, afirma quen las marcas confrontadas no resultan ser semejantes al grado den inducir a confusión al consumidor, por lo que la marcan solicitada no se encuentra incursa en las causales de prohibiciónn de la registrabilidad prevista (sic) en el Art. 83° de lan Decisión No. 344, sobre propiedad industrial del acuerdon de cartagena, concordante con el Art. 131 y 132 del D. Legislativon 823 Ley de Propiedad Industrial; además que el examenn comparativo determinó que no existe (sic) semejanzas quen puedan inducir a error al publico (sic), por lo que, la resoluciónn impugnada no ha incurrido en ninguna causal que determine sun invalidez o ineficacia, por lo que la demanda debe ser declaradan infundada».
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El resumen se refiere asimismon a la «CONTESTACION DE LA DEMANDA POR EL PROCURADOR MITINCI»,n indicando que el Procurador del Ministerio de Industria, Turismo,n Integración, y Negociaciones Comerciales Internacionalesn «Básicamente sostiene que para determinar el riesgon de confusión debe establecerse previamente la existencian de similitud o conexión competitiva entre los signos enn litigio; en el presente caso, el examen comparativo determinón que entre los signos no existe similitud desde ningúnn punto de vista, por lo que, debe declararse Infundada la demanda».
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Según el resumen, la Empresan Healthco Limited de Inglaterra alegó, en su escrito den contestación, que «las resoluciones materia de lan demanda se ajustan plenamente a las normas de la decisiónn No. 344 de la Comunidad Andina y a las del D. Leg. 823 Ley den Propiedad Industrial ya que no existe posibilidad de confusiónn en el público consumidor de ésta clase de productosn por cuanto es evidente que cada una de las marcas en cuestiónn poseen caracterÃsticas distintas que las hacen perféctamenten (sic) distinguibles entre sû.
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Agrega el resumen citado quen la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perún declaró » FUNDADA la demanda que las marcas en cuestiónn se encuentran en el rubro productos farmacéuticos dirigidosn al mismo público consumidor, que ambos signos tienen unn sonido de conjunto muy parecido que puede influir en la memorian del consumidor cuando trate de recordar la denominaciónn del producto farmacéutico que desea adquirir, que entren los términos en conflicto destaca la coincidencia de sieten letras y dos sÃlabas, siendo la sÃlaba tónican la última lo que las hace fácilmente confundibles».
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Por último, el resumenn informa que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencian y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)n y la Procuradora Pública del Ministerio de Industria,n Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales,n ejercieron recurso de apelación contra la sentencia den la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia deln Perú.
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1.2. Cuestión de derecho
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En su demanda, el apoderado den la sociedad PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. A. de C. V. solicita,n a propósito de la resolución impugnada, que «sen declare la invalidez e ineficacia por haber sido dictada en contravenciónn de lo establecido por las leyes que, para el caso concreto, vienenn a ser las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisiónn 344 de la COMAC – Comisión del Acuerdo de Cartagena «.n
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En lo que concierne a los aspectosn gráficos de las marcas confrontadas, alega que las mismasn «no son exactamente iguales puesto que ambas presentan dosn letras diferentes, de las seis existentes en las mismas. Sinn embargo, esta resulta ser una mÃnima diferencia, en comparaciónn con la imagen o la impresión del conjunto; no significan una diferencia que dote al signo solicitado DOTRON de la completan distintividad con relación a la marca registrada TOPRON.n En efecto, basta una rápida visión de los mismos,n es decir, sin mayor detenimiento, para poder comprobar que ambosn dejan en el recuerdo una misma impresión DOTRON/TOPRON»;n que «Las mayores semejanzas entre los signos citados sen hallan en el aspecto fonético, es decir, en la impresiónn sonora que dejan ambos signos al ser pronunciados ambos presentann exactamente una misma secuencia de vocales y , además,n contrariamente a lo resuelto por la autoridad administrativa,n tienen un sonido de conjunto muy parecido, pese a la no coincidencian total entre las sÃlabas iniciales de las dos marcas»;n que «ni las mÃnimas diferencias que existen en lan pronunciación de los sonidos consonantes /d/ y /t/, nin los sonidos de las sÃlabas subsiguientes /dron/ y /pron/n resultan suficientes para evitar o disminuir las posibilidadesn de confusión entre los signos Nótese que, porn ejemplo, aunque los sonidos /d/ y /t/ no sean los mismos, ambosn se asocian por el hecho de ser producidos en la misma zona alveolarn de la cavidad bucal»; que «Tal es el riesgo de confusiónn entre los signos en conflicto que, hasta la propia administraciónn se confundió al considerar el término DOPRON, enn vez de DOTRON, en la Resolución No. 743-1999/TPI-INDECOPI,n materia de la presente demanda Como prueba de este hecho, adjuntamosn la Resolución No. 1006-1999/ TPI-INDECOPI, del 14 de agoston de 1999, que ENMIENDA el error en la denominación de lan marca otorgada, debido a la gran similitud de los signos en cuestión».
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En cuanto a la «RIGUROSIDADn DEL EXAMEN DE CONFUNDIBILIDAD PARA EL CASO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS»,n señala que «por lo general, en nuestro medio losn artÃculos medicinales – productos farmacéuticosn – se solicitan en el mercado de manera verbal, es decir, pronunciandon sus denominaciones que, en el caso concreto de las marcas DOTRONn y TOPRON, producen un sonido similar y susceptible de confusión,n que bien podrÃa desencadenar graves consecuencias en lan salud de quienes por error confundan unos productos por otros»;n y que «si bien las marcas DOTRON y TOPRON no son absolutamenten iguales, éstas sà presentan un alto grado de semejanza,n capaz de inducir a error cuyas consecuencias, podrÃann ser mucho más graves que la confusión entre prendasn de vestir, debido a la incidencia directa de este tipo de productosn (medicamentos) en la salud de las personas». El demandanten invoca como fundamentos de derecho, entre otras, las disposicionesn correspondientes a los artÃculos 81 y 83, literal a),n de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo den Cartagena.
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Consta en el expediente el recurson de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensan de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectualn (INDECOPI), contra la sentencia dictada por la Sala Civil Transitorian de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.n En el recurso se argumenta que «el hecho de que se declaren la invalidez o ineficacia de un pronunciamiento de la administraciónn no significa que el órgano judicial, vÃa proceson contencioso, pueda disponer, por ejemplo, la cancelaciónn del registro otorgado por la autoridad administrativa a una marca,n pues ello no sólo contradice el objeto del mencionadon proceso, sino también desconoce la esencia de la instituciónn marcaria de la cancelación»; que «a partir den lo establecido por el artÃculo 165° de la actual Decisiónn 486 la cancelación del registro otorgado a una marcan sólo procede a pedido de parte interesada, cuando dichan marca no ha sido utilizada en el mercado»; que «lan sentencia apelada incurre en error al señalar como unon de los requisitos para registrar una marca el caráctern novedoso y visible de la misma, afirmación que no sólon contravienen (sic) el texto expreso de la ley, sino tambiénn la opinión mayoritaria de la doctrina especializada»;n que «En consecuencia, la Sala Civil Suprema en su sentencian apelada ha establecido requisitos extra-legales a fin que (sic)n un signo pueda acceder al registro como marca, lo cual por demásn contravienen (sic) el texto expreso de la ley».
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El recurso hace referencia tambiénn a «la confudidibilidad (sic) que existÃria (sic)n entre los signos DOTRON y TOPRON», alegando al respecton que «el Tribunal del INDECOPI realizó un exhaustivon examen comparativo entre dicha marca y la previamente registradan TOPRON desde los planos gráfico y fonético, eln mismo que se ciñó en todo momento a lo dispueston en los artÃculos 131° y 132° del Decreto Legislativon No. 823», por lo que consideró que «las marcasn nominativas DOTRON y TOPRON no resultaban semejantes al gradon de inducir a error al consumidor, pues las mismas, vistas enn conjunto, resultaban adecuadamente diferenciables»; quen «A mayor abundamiento sobre las diferencias fonéticasn entre los signos, debemos señalar que un aspecto que non ha sido tomado en cuenta por la Sala Civil Suprema en la sentencian apelada es el hecho que el sonido de las letras D y T es claramenten diferenciable, tal como se puede apreciar en los siguientes ejemplos:n DOMAR y TOMAR, DENSO y TENSO, DIA y TIA, DRAMA y TRAMA, DUNAn y TUNA, etc.»; que «De otro lado, debemos señalarn que el INDECOPI también consideró que los signosn en conflicto eran diferentes desde el plano gráfico, puesn más allá del hecho que compartieran algunas den sus letras ubicadas en igual orden, la impresión en conjunton que generaban era distinta frente a los ojos de los consumidores»;n y que «debemos agregar que la Sala Civil Suprema no ha tomadon en consideración al sector de consumidores a los cualesn se encuentran dirigidos los productos que identifican las marcasn en conflicto. Al respecto, cabe señalar que si bien esn cierto que en nuestro paÃs es práctica arraigadan la automedicación también lo es el hecho que unn consumidor medio (ni sumamente perspicaz ni excesivamente torpe),n al momento de adquirir productos farmacéuticos, realizarán un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades,n lo cual, en el presente caso, es una razón adicional quen determina que las marcas en conflicto no sean en modo algunon confundibles». En cuanto «AL ERROR MECANOGRAFICO INCURRIOn (sic) EN LA RESOLUCION No. 743 – 1999/TPI-INDECOPI», eln recurrente sostiene que «es, en efecto, tan sólon un error material, producto de una equivocación al momenton de consignar la denominación de la marca solicitada an registro () dicho error no es un elemento de prueba alguno quen permita determinar la existencia de confundibilidad entre lasn marcas en conflicto, pues no pasa de ser una simple equivocaciónn mecanográfica».
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Y, en cuanto al recurso de apelaciónn ejercido por la Procuradora Pública del Ministerio den Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comercialesn Internacionales, contra la sentencia dictada por la Sala Civiln Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú,n del escrito correspondiente se desprende que «Desde el punton de vista fonético, se advirtió razonadamente quen entre el signo observado DOTRON y la marca registrada con anterioridadn TOPRON si bien coinciden en la secuencia de sus vocales la presencian en el signo solicitado de las consonantes D y T en lugar de lasn consonantes T y P de la marca registrada, determina una pronunciaciónn diferente «; que «no por el hecho que una marca incluyan términos de otra, ambas serán confundibles entren sÃ, ya que lo que importa es determinar si considerandon los signos en su integridad éstos producen confusiónn en su impresión en conjunto»; que «no existen similitud entre ambas puesto que tanto en su percepciónn como en su pronunciación en conjunto son diferentes»;n y que «La Resolución de la Sala Civil Transitrian (sic) nos causa agravio, y con ello agravia al públicon consumidor, pues pretende denegar el registro de la marca solicitada,n a pesar de haber quedado demostrado que no existe riesgo de confusiónn «.
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CONSIDERANDO
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Que las normas cuya interpretaciónn se solicita son los «artÃculos 165, 166 y 167 den la Decisión 486» de la Comisión de la Comunidadn Andina;
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Que, de conformidad con la disposiciónn prevista en el artÃculo 1, literal c, del Tratado de Creaciónn del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), lasn normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamienton jurÃdico de la Comunidad Andina;
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Que, a tenor de la disposiciónn señalada en el artÃculo 32 del Tratado de Creaciónn del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artÃculosn 4, 121 y 2 de su estatuto (codificado mediante la Decisiónn 500), este Tribunal es competente para interpretar por vÃan prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurÃdicon de la Comunidad Andina;
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Que, en cumplimiento de la disposiciónn indicada en el artÃculo 125 del estatuto, y segúnn consta en el auto que obra a los folios 76 y 77 del expediente,n la presente solicitud de Interpretación prejudicial fuen admitida a trámite por haber cumplido, en lo principal,n con los requisitos fijados en la citada disposición; y,
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Que, una vez examinada la aplicabilidadn de las normas sometidas a consulta, y visto que la solicitudn de registro como marca del signo «DOTRON» fue presentadan el 20 de mayo de 1998, es decir, en vigencia de la Decisiónn 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunaln estima que, en ejercicio de la potestad que deriva del artÃculon 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procede interpretarn de oficio el ordenamiento jurÃdico sustancial aplicablen a la solicitud en referencia, esto es, los artÃculos 81,n 83, literal a), 95, 96 y 113, literal a), de la citada Decisión,n asà como la Disposición Transitoria Primera den la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidadn Andina, y no asà los artÃculos 165, 166 y 167 eiusdem.n Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:
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Decisión 344
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«ArtÃculo 81.- Podránn registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientementen distintivos y susceptibles de representación gráfica.n
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Se entenderá por marcan todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, losn productos o servicios producidos o comercializados por una personan de los productos o servicios idénticos o similares den otra persona».
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«ArtÃculo 83.- Asimismo,n no podrán registrarse como marcas aquellos signos que,n en relación con derechos de terceros, presenten algunosn de los siguientes impedimentos:
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a) Sean idénticos o sen asemejen de forma que puedan inducir al público a error,n a una marca anteriormente solicitada para registro o registradan por un tercero, para los mismos productos o servicios, o paran productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marcan pueda inducir al público a error;
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()».
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«ArtÃculo 95.- Unan vez admitida a trámite la observación y no incurriendon ésta en las causales del artÃculo anterior, lan oficina nacional competente notificará al peticionarion para que, dentro de treinta dÃas hábiles contadosn a partir de la notificación, haga valer sus alegatos,n de estimarlo conveniente.
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Vencido el plazo a que se refieren este artÃculo, la oficina nacional competente decidirán sobre las observaciones y la concesión o denegaciónn del registro de marca, lo cual notificará al peticionarion mediante resolución debidamente motivada».
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«ArtÃculo 96.- Vencidon el plazo establecido en el artÃculo 93, sin que se hubierenn presentado observaciones, la oficina nacional competente procederán a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegarn el registro de la marca. Este hecho será comunicado aln interesado mediante resolución debidamente motivada».n
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«ArtÃculo 113.- Lan autoridad nacional competente podrá decretar, de oficion o a petición de parte interesada, la nulidad del registron de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:n
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a) El registro se haya concedidon en contravención de cualquiera de las disposiciones den la presente Decisión;
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Las acciones de nulidad que sen deriven del presente artÃculo, podrán solicitarsen en cualquier momento».
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Decisión 486
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«DISPOSICIONES TRANSITORIASn
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PRIMERA.- Todo derecho de propiedadn industrial válidamente concedido de conformidad con lan legislación comunitaria anterior a la presente Decisión,n se regirá por las disposiciones aplicables en la fechan de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos den vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentesn se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
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En lo relativo al uso, goce,n obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicaránn las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso den procedimientos en trámite, la presente Decisiónn regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplidon a la fecha de su entrada en vigencia».
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I. De la aplicación deln ordenamiento comunitario en el tiempo.
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En principio, y con el fin den garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurÃdican y confianza legÃtima, la norma comunitaria de caráctern sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa quen las situaciones jurÃdicas disciplinadas en ella se encuentrann sometidas, en sà y en sus efectos, a la norma vigenten al tiempo de su constitución. Por tanto, la nueva norman comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa,n a las situaciones jurÃdicas nacidas con anterioridad an su entrada en vigencia. Sin embargo, procede su aplicaciónn inmediata a los efectos futuros de la situación nacidan bajo el imperio de la norma anterior.
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El régimen comúnn en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividadn de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisiónn 85 (artÃculo 85), y a través de las Decisionesn 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposiciónn Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera),n tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamenten otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistirn por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitorian Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeton de los derechos válidamente concedidos conforme a «lasn disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento»,n cuales son las vigentes para la fecha de presentaciónn de la solicitud de registro, pero añade, a tÃtulon de excepción, que los plazos de vigencia de los derechosn preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dichan Decisión.
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Por otra parte, las disposicionesn citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norman sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacidon bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto quen se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones,n licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamenten concedido.
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A la vez, si el ius superveniensn se halla constituido por una norma de carácter procesal,n ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia,n a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse enn curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamenten a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsiónn expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principion de seguridad jurÃdica, si la norma sustancial, vigenten para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca,n ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimienton correspondiente a tal solicitud, aquella norma será lan aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidosn o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho,n mientras que la norma procesal posterior será la aplicablen al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aúnn no se hubiesen cumplido.
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La instancia consultante establecerá,n a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicablen en el caso de autos, en lo que concierne a los requisitos paran el registro de un signo como marca, al trámite de la solicitudn correspondiente y a la acción encaminada a obtener lan nulidad del registro concedido.
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II. De la nulidad del registron de un signo como marca. Diferencia con la cancelación.
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El artÃculo 113 de lan Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacionaln competente para declarar la nulidad del registro de un signon como marca, asà como las causales que dan lugar a dichan nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.n
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En el caso de autos, se observan que el registro de la marca «DOTRON», solicitado eln 20 de mayo de 1998, fue definitivamente otorgado mediante Resoluciónn No. 743-1999/TPI-INDECOPI, del 16 de junio de 1999, y que lan demanda de nulidad contra dicho registro fue planteada por lan sociedad PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. A. de C. V. el 11 de octubren de 1999, fechas en que se encontraba en vigencia la Decisiónn 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
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En este ámbito, el Tribunaln ha manifestado que «Si, concedido el registro de la marca,n se produce su impugnación, la norma sustancial destinadan a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro serán la que fuere aplicable para la fecha de su concesión»,n y que, a los efectos de tal concesión, será aplicable,n en tutela del Principio de seguridad jurÃdica, la norman sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registron del signo (Sentencia dictada en el Proceso No. 38-IP-2002, deln 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. No. 845, deln 1º de octubre del mismo año, caso «PREPAC OIL,n SISTEMA PREPAC y PREPAC»).
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En lo que concierne a la legitimaciónn para instar la nulidad del registro de un signo como marca, eln Tribunal ha declarado que:
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«En el artÃculo 113n de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registron marcario ‘DE OFICIO O A PETICION DE PARTE INTERESADA’.
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En el primer supuesto, la propian autoridad nacional competente -administrativa o judicial- pueden decretar la nulidad del registro, observando el procedimienton establecido por la legislación interna. La participaciónn de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protecciónn del interés público.
n La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en unn procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’.n Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacionaln competente, sea ésta un órgano administrativo conn facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civiln en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa,n o uno con funciones exclusivamente contencioso- administrativas,n es preciso acreditar un INTERES JURIDICAMENTE PROTEGIDO El particularn que intente accionar frente a un acto administrativo de concesiónn de registro, pretendidamente inválido, previamente deben acreditar un interés tal que la procedencia de su intervenciónn como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipon en su favor. Este interés para actuar, además,n ha de ser actual, no eventual o potencial
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Bertone y Cabanellas mencionann entre los particulares interesados para solicitar la nulidadn de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuariosn de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas librementen en razón de un registro nulo, el titular de una marcan confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titularn de un nombre comercial y de una denominación social y,n en general, cualquier persona que vea afectados sus derechosn por la marca cuya nulidad se plantea’ (‘Derecho de Marcas’, Tomon II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220).
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En sÃntesis, para quen opere la acción especial de nulidad del registro marcario,n de origen comunitario, la norma del artÃculo 113 de lan Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’n lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivon o al menos un interés legÃtimo los que deberánn ser acreditados, en la vÃa administrativa o en la vÃan judicial» (Sentencia dictada en el expediente No. 10-IP-97,n del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 308n del 28 de noviembre del mismo año, caso «COLSUBSIDIO»).n
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En cuanto a lo que debe entendersen por «autoridad nacional competente» para declarar lan nulidad del registro en cuestión, el Tribunal ha establecidon que «… ha de ser la autoridad administrativa o judicialn establecida por la legislación interna de cada PaÃsn Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad enn cuestión; mientras que, de conformidad con la Disposiciónn Final Única de la Decisión 344, por ‘oficina nacionaln competente’ procede entender la entidad administrativa a quen ha de acudirse para solicitar la atribución de un derechon de Propiedad Industrial» (Sentencia dictada en el Proceson No. 38-IP-2002, ya citada).
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En lo relativo al procedimienton de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa deln artÃculo 144 de la Decisión 344, será lan legislación nacional de cada PaÃs Miembro que lon establezca, toda vez que el artÃculo 113 no lo regulan en forma expresa. El procedimiento citado deberá incluir,n en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artÃculon 113 de la Decisión, además de observar la disciplinan ya contemplada en la legislación comunitaria en materiasn tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidadn de la acción.
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El citado artÃculo 113n prevé además las causales taxativas que sirvenn de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca.n Tales son que el registro se haya concedido en contravenciónn de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisiónn 344; que se haya otorgado sobre la base de datos o documentosn esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesenn sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacionaln competente; y que el registro se haya obtenido de mala fe, supueston que se configurará cuando un representante, distribuidorn o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero,n solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundiblen con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marcan registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada, on el registro obtenido, por quien desarrolle, como actividad habitual,n el registro de marcas para su comercialización.
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Finalmente, el Tribunal estiman necesario referirse brevemente a la cancelación del registron del signo marcario por falta de uso (prevista en el artÃculon 108 de la Decisión 344, y en los artÃculos 165,n 166 y 167 de la Decisión 486), y mostrar su diferencian con la nulidad del registro marcario antes referida (consagradan en el artÃculo 113 de la Decisión 344), a cuyon efecto reitera los pronunciamientos emitidos en la sentencian del expediente No. 64-IP-2001 (del 12 de diciembre de 2001, publicadan en la G.O.A.C. N° 759 del 6 de febrero de 2002, caso «DEn LA CORTE»), que se apoyan, a su vez, en los comentariosn sentados en las sentencias correspondientes a los expedientesn Nos. 04-IP-95 (del 15 de diciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C.n N° 253, del 7 de marzo de 1997, caso «GRANOLAJET»),n 10-IP-97 (ya citada), y 28-IP-95 (del 13 de febrero de 1998,n publicada en la G.O.A.C. N° 332 del 30 de marzo del mismon año, caso «CANALI»):
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«1.- las ‘acciones de nulidadn que se deriven del presente artÃculo podrán solicitarsen en cualquier momento’;
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3.- Sólo un órganon administrativo (‘la oficina nacional competente’), es decir eln ‘encargado del registro de la Propiedad Industrial’ (artÃculon 108), puede declarar la ‘cancelación’ de un registro marcario;n en cambio la ‘nulidad’ del mismo (artÃculo 113) corresponden a la autoridad nacional competente, conforme a la determinaciónn que al respecto realicen los ordenamientos jurÃdicos nacionales.n
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4.- la declaratoria de la ‘Autoridadn Nacional Competente’ podrá producirse tanto de oficion como a solicitud de parte, entendiendo por esta última,n una ‘parte interesada’ o ‘las partes interesadas’, y no ‘cualquiern persona interesada’, como sà lo admite el artÃculon 108 ejusdem en el caso de cancelación del registro.
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5.- la citada nulidad proceden por motivos expresos, y por tanto limitativamente señaladosn en el artÃculo 113, todos de ilegalidad; en cambio quen los del 108 pueden operar tanto por motivos de oportunidad comon de conveniencia. «.
n III. De la definición de marca y de los requisitos paran su registro.
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El artÃculo 81 de la Decisiónn 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define eln concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal,n el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterialn representado por un signo que, perceptible a través den medios sensoriales y susceptible de representación gráfica,n sirve para identificar y distinguir en el mercado los productosn o servicios producidos o comercializados por una persona de otrosn idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuarion medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgon de confusión o error acerca del origen o la calidad deln producto o servicio correspondiente.
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La marca protege el interésn de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobren el signo distintivo de sus productos y servicios, asÃn como el interés general de los consumidores o usuariosn a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sinn riesgo de error y confusión, el origen y la calidad deln producto o servicio que el signo distingue. En definitiva, lan marca procura garantizar la transparencia en el mercado.
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El artÃculo 81 en referencian somete además el registro de un signo como marca al cumplimienton de los siguientes requisitos:
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En primer lugar, el signo deben ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido porn el consumidor o el usuario a través de los sentidos, an fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. Lan percepción se realiza, por lo general, a travésn del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles,n entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras,n dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
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En segundo lugar, el signo deben ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificarn y distinguir en el mercado los productos o servicios producidosn o comercializados por una persona de otros idénticos on similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensablen para que la marca cumpla sus funciones principales de indicarn el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. Lan distintividad, además, debe ser suficiente, es decir,n de tal magnitud que no haya razón para temer que el signon induzca a error o confusión en el mercado.
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Y en tercer lugar, el signo deben ser susceptible de representación gráfica, es decir,n apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lon que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.n Por ello, las formas representativas en que consisten los signosn pueden estar constituidas por las expresiones gráficasn o escritas ya citadas. Este requisito guarda correspondencian con el previsto en el artÃculo 88, literal d), de la Decisiónn 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañadan por la reproducción de la marca cuando ésta contengan elementos gráficos.
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Por tanto, del citado artÃculon 81 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibiciónn de registro de un signo como marca, si éste no cumplen los requisitos acumulativos que la citada disposiciónn prevé en forma expresa.
n IV De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión.n De la confusión directa e indirecta. De la identidad yn semejanza. De las reglas de comparación.
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Los artÃculos 82 y 83n de la Decisión 344 fijan, a tÃtulo de prohibiciones,n las causales que impiden el registro de un signo como marca.n Según la prevista en el artÃculo 83, literal a,n no podrá registrarse como marca el signo que, en relaciónn con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, den forma que pueda inducir al público a error, a una marcan anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,n para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicion respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al públicon a error.
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Cabe precisar que la tutela previstan en la disposición citada tiene por objeto la marca que,n de conformidad con el artÃculo 93 eiusdem, haya sido solicitadan anteriormente para registro, o registrada por un tercero, enn uno o varios de los PaÃses Miembros de la Comunidad.
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Del texto del artÃculon 83, literal a), se desprende que la prohibición no exigen que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidoresn o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo paran que se configure aquella prohibición.
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Para establecer la existencian o no del riesgo de confusión entre la marca cuyo registron se impugna y otra ya registrada, o solicitada previamente paran registro, será necesario determinar si existe identidadn o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sÃn como entre los productos o servicios distinguidos por ellos,n y considerar la situación de los consumidores o usuarios,n la cual variará en función de los productos o serviciosn de que se trate.
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La identidad o la semejanza den los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: lan directa, caracterizada porque el vÃnculo de identidadn o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar unn producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrán otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vÃnculon hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad den los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, unn origen empresarial común.
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En consecuencia, los supuestosn que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre variosn signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara,n serÃan los siguientes: que exista identidad entre losn signos en disputa y también entre los productos o serviciosn distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanzan entre los productos o servicios; o semejanza entre los signosn e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entren aquéllos y también semejanza entre éstos.
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En el caso de autos, la comparaciónn entre las marcas confrontadas habrá de hacerse desde susn elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo,n dicha comparación deberá ser conducida por la impresiónn unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidadn igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a quen está destinado. Por tanto, la valoración deberán llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modon que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todon prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se hallen provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que,n por esta razón especial, se constituya en factor determinanten de la valoración.
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Este Tribunal ha declarado porn otra parte que «La regla esencial para determinar la confusiónn es el examen mediante una visión en conjunto del signo,n para desprender cuál es la impresión general quen el mismo deja en el consumidor, en base a un análisisn ligero y simple de éstos, pues ésta es la forman común a la que recurre el consumidor para retenerlo yn recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecern en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. Lan labor de la determinación de la confundibilidad dependen del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberán atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de esten Tribunal han establecido para el efecto» (Sentencia dictadan en el expediente N° 18-IP- 98 del 30 de marzo de 1998, publicadan en la G.O.A.C. N° 340 del 13 de mayo de 1998, caso «USn TOP»). Y en lo que concierne a los ámbitos de lan confusión, el Tribunal ha señalado los siguientesn criterios: «El primero, la confusión visual, la cualn radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos,n los meramente gráficos y los de forma. El segundo, lan confusión auditiva, en donde juega un papel determinanten la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecton de la denominación, aunque en algunos casos vistas desden una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamenten la idea es de la misma denominación o marca. El tercern y último criterio, es la confusión ideológica,n que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominaciónn con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en esten punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos,n sino que se atiende a la comprensión, o al significadon que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica»n (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 den febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329 del 9 de marzon de 1998, caso «DERMALEX»).
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En este contexto, el Tribunaln ha establecido que la similitud visual u ortográfica sen presenta por el parecido entre las letras de los signos objeton de comparación, toda vez que el orden de tales letras,n su longitud, o la identidad de sus raÃces o terminaciones,n pudieran incrementar el riesgo de confusión.
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En cuanto a la similitud fonétican o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende,n entre otros factores, de la identidad de la sÃlaba tónican de las palabras, asà como de sus raÃces o terminaciones,n deberán tomarse en cuenta las particularidades de cadan caso, pues la percepción por los consumidores de las letrasn que integran los signos, al ser pronunciadas, variarán según su estructura gráfica y fonética.n
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Y en cuanto a la similitud conceptualn o ideológica, ha indicado que la misma se configura entren signos que evocan una idea idéntica o semejante.
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Por lo demás, la doctrinan advierte que «cuando los signos sean idénticos on muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciaciónn exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.n Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios seann idénticos o muy similares, mayor deberá ser lan diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE,n de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd)» (BERCOVITZ, Alberto:n «Apuntes de Derecho Mercantil», Editorial Aranzadin S.A., Navarra – España, 2003, p. 475).
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En definitiva, el Tribunal han estimado que la confusión puede manifestarse cuando, aln percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misman a que está habituado, o cuando, si bien reconoce ciertan diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud,n que provienen del mismo productor o fabricante.
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Además, a objeto de verificarn la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberán tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrinan (BREUER MORENO, Pedro: «Tratado de Marcas de Fábrican y de Comercio»; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 yn ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal,n y que son del siguiente tenor:
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1. La confusión resultan de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
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2. Las marcas deben ser examinadasn en forma sucesiva y no simultánea.
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3. Deben tenerse en cuenta