JULIO DE 2006

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Lunes, 17 de julio de 2006 – R. O. No. 314
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SUPLEMENTO
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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DR. VICENTE NAPOLEÓN DÁVILA GARCÍA
DIRECTOR

ACUERDOS DE CARTAGENA
PROCESOS:

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175-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 274 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno No 2001-00296 (7435). Actor: QUALA S.A. Marca: «ACTIVADE» (mixta).

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25-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú e interpretación de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Marca: POLYTEX. Actor: Compañía Universal Textil S.A. Proceso interno No 1182-2003

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37-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 96 de la misma Decisión. Marca: PAX DÍA. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Proceso interno No 6764-NR.

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50-IP-2005 Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134 y 135, literales b) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 135, literal a), y 154 eiusdem. Parte actora: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Caso: denominación «CANALETA 90» Expediente: No 2004-00006.

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52-1P-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA. Marca: «BUGUP. Proceso interno No 2002- 00038-(7678).

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ORDENANZA MUNICIPAL:

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– Cantón Sigsig: Que reglamenta el servicio de cementerios municipales.

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ACUERDOn DE CARTAGENA

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PROCESO Nº 175-IP-2004

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Interpretación Prejudicial de los artículosn 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisiónn 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 274 de lan Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,n solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,n Sección Primera, de la República de Colombia; en interpretación de oficio de la Disposición Transitorian Primera de la Decisión 486. Proceso Interno N° 2001-00296n (7435). Actor: QUALA S.A. Marca: «ACTIVADE» (mixta).

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Franciscon de Quito, a los once días del mes de mayo del añon dos mil cinco.

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VISTOS:

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La solicitud de interpretación prejudicial de los artículosn 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión deln Acuerdo de Cartagena y 274 de la Decisión 486, contenidan en el oficio No. 1754, de fecha 19 de octubre de 2004, del Consejon de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciónn Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceson interno N° 2001-00296 (7435).

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Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidadn establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creaciónn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contempladosn en el artículo 125 de su Estatuto, razón por lan cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado eln once de febrero de 2005.

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Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

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1. Las partes.

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La parte actora es la sociedad QUALA S.A.

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Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y,n como tercero interesado se señala a la sociedad STOKELYn – VAN CAMP INC.

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2. Determinación de los hechos relevantes.

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2.1. Hechos y fundamentos de la demanda.

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Señala el consultante que la sociedad STOKELY – VANn CAMP INC. desde el año 1987, posee el registro de GATORADEn (mixta) para distinguir productos de las clases 18 (cuero e imitaciones,n de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otrasn clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas,n sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería), 21 (utensiliosn y recipientes para el menaje y la cocina – que no sean de metalesn preciosos ni chapados-, peines y esponjas, cepillos -con excepciónn de pinceles-, materiales para la fabricación de cepillos,n material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaboradon -con excepción del vidrio de construcción-, cristalería,n porcelana y loza, no comprendidas en otras clases), 25 (vestido,n calzado, sombrerería), 28 (juegos, juguetes, artículosn de gimnasia y deportes no comprendidos en otras clases, decoracionesn para árboles de Navidad), 29 (carne, pescado, aves y caza,n extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas,n jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos,n aceites y grasas comestibles), 30 (café, té, cacao,n azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneosn del café, harinas y preparaciones hechas de cereales,n pan, pastelería y confitería, helados comestibles,n miel y jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal,n mostaza, vinagre, salsas -condimentos-, especias, hielo) y 32n (cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas,n bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones paran hacer bebidas).

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Se desprende de la demanda que, en 1999 QUALA S.A. solicitón el registro de ACTIVADE (mixta) para la clase 30, solicitud contran la que la sociedad STOKELY – VAN CAMP INC. Presentó observación,n en base a su registro de la marca GATORADE (mixta). Asimismo,n recayó una segunda observación de parte de THEn COCA COLA COMPANY, presentada con base en su marca POWERADE.n En este caso, se declaró fundada la observaciónn de STOKELY – VAN CAMP INC. y mediante resolución 16172n de 18 de agosto de 1999 se negó el registro de ACTIVADEn (mixta). A esta resolución se presentaron los recursosn de reposición y apelación, que confirmaron la negativa.n Se consideró que entre los signos en conflicto existíann elementos semejantes que no hacían distintivo al signon solicitado y podrían generar confusión.

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Asimismo, también consta en la demanda que en 1999,n QUALA S.A. solicitó el registro de ACTIVADE (mixta) paran productos de la clase 32, contra la que STOKELY – VAN CAMP INC.n Presentó observación con base en el registro den la marca GATORADE; y también THE COCA COLA COMPANY conn base en su marca POWERADE.

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Siguiendo el criterio anterior, mediante Resoluciónn 17692 de 31 de agosto de 1999, se declara fundada la observaciónn presentada por STOKELY – VAN CAMP INC. y se deniega el registron de la marca solicitada, a pesar que QUALA S.A. realizara algunasn modificaciones en el signo solicitado, no estimadas de importancian tal como para dejar de considerarse semejantes y confundibles.n En este caso, también se intentaron los recursos pertinentesn que confirmaron la negativa.

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Se añade en la demanda que «No obstante lo anterior,n en el mismo 1999, Quala S.A. presentó una nueva solicitudn de registro de la marca ACTIVADE dentro de la misma clase 32n Stokely-Van Camp Inc. no se hizo parte, pero estaba en que lan Superintendencia de Industria y Comercio seguiría el mismon criterio», es decir, el proferido en las anteriores ocasionesn que negaron el registro del mismo signo. Sin embargo, esta vezn la Superintendencia otorgó el registro de ACTIVADE (mixta)n mediante Resolución Nº 34824 que es la que se impugna.n Sin embargo, cabe recalcar que la segunda marca solicitada enn clase 32, contenía sustanciales diferencias a la primera.n Esta solicitud fue presentada el 12 noviembre de 1999.

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Señala la sociedad demandante que con este registron se corre el riesgo que el público que los consume se confundan con la nueva marca, y piensa que QUALA S.A. se aprovecharían del prestigio de GATORADE en beneficio de su marca. Consideran que se han violado los artículos 81, 82 y 83 de la Decisiónn 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y que el examenn comparativo debió ser más exhaustivo. Señalan además, que en su opinión no se ajusta a la normativan comunitaria el hecho que un tercero tome como propios elementosn característicos de una marca registrada y notoria a niveln mundial, violando los principios de exclusividad marcaria.

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2.2. Contestación a la demanda.

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2.2.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio

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La Superintendencia de Industria y Comercio alega la legalidadn de sus actos, dado que señala que ACTIVADE (mixta) sen compone por un diseño especial que la hace distintiva;n por esto está convencida de que no hay riesgo de confusión.

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Señala que el examen comparativo fue exhaustivo y den éste se dedujo que de la impresión de conjunton entre ACTIVADE y GATORADE no se genera confusión y quen si bien existen semejanzas, éstas no son suficientes paran confundir al consumidor.

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2.2.2. Del Tercero interesado: QUALA S.A.

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Apoya la legalidad de los actos y alega la caducidad de lan acción. Señala asimismo, que el acto administrativon demandado fue motivado con fundamento en la Decisión 486n y no con fundamento en la Decisión 344, y en este sentidon argumenta la falta «absoluta» de derecho que caracterizan a las pretensiones de la demanda.

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Argumenta que su marca es suficientemente distintiva, y quen por ende, no genera confusión. Además, que hicieronn una modificación en el signo de la primera solicitud yn que con eso subsanaban la falta de distintividad en relaciónn con los registros existentes.

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Asimismo, añada que existen otras marcas registradasn para bebidas hidratantes que en su expresión contienenn la desinencia ADE, por lo que las marcas sub litis pueden coexistirn en el registro pacíficamente.

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CONSIDERANDO:

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Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vían prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídicon de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga den un Juez Nacional también con competencia para actuar comon Juez Comunitario, en tanto resolten pertinentes para la resoluciónn del proceso interno;

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Que, la solicitud de interpretación prejudicial sen encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículosn 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justician de la Comunidad Andina;

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Que, en el presente caso, procede la interpretaciónn de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d)n y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdon de Cartagena y 274 de la Decisión 486 de la Comisiónn de la Comunidad Andina solicitados. Además se interpretarán de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisiónn 486.

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El texto de las normas objeto de la interpretaciónn prejudicial se transcribe a continuación:

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DECISION 344

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Artículo 81

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«Podrán registrarse como marcas los signos quen sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptiblesn de representación gráfica.

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Se entenderá por marca todo signo perceptible capazn de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidosn o comercializados por una persona de los productos o serviciosn idénticos o similares de otra persona».

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Artículo 82

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«No podrán registrarse como marcas los signosn que:

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a) No puedan constituir marca conforme al artículon anterior

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()

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Artículo 83

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«Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellosn signos que, en relación con derechos de terceros, presentenn algunos de los siguientes impedimentos:

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a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedann inducir al público a error, a una marca anteriormenten solicitada para registro o registrada por un tercero, para losn mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecton de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público,n a error;

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(…)

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d) Constituyan la reproducción, la imitación,n la traducción o la transcripción, total o parcialn de un signo distintivo notoriamente conocido en el paísn en el que solicita el registro o en el comercio subregional,n o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesadosn y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición serán aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casosn en los que el uso del signo se destine a los mismos productosn o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, comon en aquellos en los que el uso se destine a productos o serviciosn distintos.

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Esta disposición no será aplicable cuando eln peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamenten conocida;

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e) Sean similares hasta el punto de producir confusiónn con una marca notoriamente conocida, independientemente de lan clase de los productos o servicios para los cuales se soliciten el registro.

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Esta disposición no será aplicable cuando eln peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamenten conocida;

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(…)»

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DECISION 486

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Artículo 274

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«La presente Decisión entrará en vigencian el 1° de diciembre de 2000».

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Disposición Transitoria Primera

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«Todo derecho de propiedad industrial válidamenten concedido de conformidad con la legislación comunitarian anterior a la presente Decisión, se regirá porn las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvon en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso losn derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuaránn a lo previsto en esta Decisión.

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En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovacionesn y prórrogas se aplicarán las normas contenidasn en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite,n la presente Decisión regirá en las etapas que aúnn no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia».

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En atención a los puntos controvertidos en el proceson interno así como de las normas que van a ser interpretadas,n este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referenten a los siguientes temas:

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I. DE LA APLICACION DE LA LEY COMUNI-TARIA EN EL TIEMPO.

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En principio, y con el fin de garantizar el respeto a lasn exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima,n la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectosn retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadasn en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos,n a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y sin bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsiónn expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridadn a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediatan a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperion de la norma anterior.

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Es importante destacar la trascendencia de lo señaladon por el profesor Marcial Rubio Correa que señala que: «Aplicaciónn inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos,n relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia,n es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en quen es derogada o modificada; aplicación ultra activa de unan norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situacionesn que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de maneran expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicaciónn inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquellan que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieronn lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antesn de su aplicación inmediata; y aplicación diferidan de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamenten ha señalado que deberá aplicarse en un momenton futuro, que empieza a contarse después del momento enn que entre en vigencia» (RUBIO, Marcial. Título Preliminar.n Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidadn Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988.n p.57 y ss).

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El problema de aplicación de las normas en el tiempon supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y lan innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionarn esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversasn posibilidades, entre las que destacan dos:

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– La teoría de los derechos adquiridos que se apoyan en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sisteman jurídico. Se entiende por derechos adquiridos aquellosn que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden sern modificados por normas posteriores, porque se estarían haciendo aplicación retroactiva de ellas.

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– La teoría de los hechos cumplidos que se basa enn el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquín la aplicación inmediata de las normas antes que la ultran actividad de las normas derogadas. Para ello se parte del hechon que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores.

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El profesor Luis Henrique Farías Mata con relaciónn a la Disposición Transitoria Primera de la Decisiónn 344, señala que: ‘… aquella reposa sobre dos principiosn fundamentales: de una parte, como regla, el inveterado respeton a los derechos adquiridos; acompañado, de otra parte,n por las naturales restricciones que todo derecho comporta enn beneficio del interés general o colectivo, en el caso,n el interés comunitario’ (FARIAS MATA, Luis Henrique. Lan Primera Disposición Transitoria de la Decisiónn 344 del Acuerdo de Cartagena, en la Revista Iuris Dictio, Voln 1, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Franciscon de Quito, Quito, 2000, p.58).

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Este Tribunal ha señalado que «… la Disposiciónn en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norman sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacidon bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio,n se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones,n licencias, renovaciones y prorrogas de tal derechos (sic)…n A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por unan norma de carácter procesal, ésta se aplicará,n a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos porn iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento,n la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividadesn procesales pendientes y no, salvo previsión expresa, an las ya cumplidas (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMAn PREPAC Y PREPAC, G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002).'»n (Proceso 44-IP-2002, G.O.A.C. N° 945 de 14 de julio de 2003.n Marca: BELMONT EXTRA SUAVE (ETIQUETA).

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Finalmente, la Decisión 486 sólo serán aplicable para aquellos procedimientos que se hayan iniciadon o que se encontrarán en trámite, luego de la entradan en vigencia de la mencionada Decisión, esto es el primeron de diciembre de 2000.

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II. DEFINICION DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNOn PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA

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El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisiónn 344, define a la marca como: «Todo signo perceptible capazn de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidosn o comercializados por una persona, de los productos o serviciosn idénticos o similares de otra persona».

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Así mismo, el citado artículo 81, determinan los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable,n éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidadn de representación gráfica.

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Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiteradan jurisprudencia ha señalado:

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La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendidon o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signon inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciadan por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor,n podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario,n si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptiblen de registro.
n La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencian de este Tribunal como a función primigenia que debe reunirn todo signo para ser susceptible de registro como marca, es lan razón de ser de la marca, es la característican que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productosn o servicios comercializados por una persona de los idénticosn o similares de otra, para así impedir que se origine unan confusión en las transacciones comerciales.

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Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivon de la marca: «El poder o carácter distintivo es lan capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. Lan marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lon tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunden con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicion o cualesquiera de sus propiedades». (Otamendi, Jorge. Derechon de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires,n 2002. p. 27).

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La susceptibilidad de representación gráfica,n permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus característicasn y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripcionesn realizadas a través de palabras, gráficos, signosn mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentesn puedan ser apreciados en el mercado de productos.

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Marco Matías Alemán dice que: «La representaciónn gráfica del signo es una descripción que permiten formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndosen para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismon idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de losn anteriormente señalados» (Alemán, Marco Matías.n Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.n Top Management: Bogotá. p. 77).

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III. CLASES DE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS

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En razón de la composición de los signos enn conflicto, el Tribunal estima necesario hacer referencia a lasn marcas denominativas y mixtas.

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Las primeras, llamadas también nominales o verbales,n utilizan un signo fonético y están formadas porn una o varias letras, palabras o números que, integradasn en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significadon conceptual.

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Las marcas gráficas son signos visualmente perceptiblesn que se expresan en la forma externa de imágenes, figurasn o dibujos, provistos o no de significado conceptual. La doctrinan distingue entre las marcas puramente gráficas y las figurativas.n Las puramente gráficas en las cuales la figura «sen limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólon la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneasn y, en su caso, colores»; las figurativas, en las cualesn la figura «suscita en el consumidor no sólo una imagenn visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto deln cual es expresión gráfica la imagen utilizada comon marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es tambiénn el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectivan entre los consumidores»; y «la marca gráfican que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracton o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso den generalización» (FERNANDEZ NOVOA, Carlos: «Fundamentosn de Derecho de Marcas», Madrid, Editorial Montecorvo S.A.,n pp. 29 y ss.).

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Por último, las marcas mixtas se encuentran constituidasn por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: unan denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita,n y un gráfico, definido como un signo visual que se expresan en la forma externa de una imagen, figura o dibujo.

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En relación con la comparación entre dos marcas,n caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcasn mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieven lo siguiente: «el elemento denominativo de la marca mixtan suele ser el más característico o determinante,n teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,n las que por definición son pronunciables, lo que no obstan para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elementon gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color yn colocación de la gráfica, que en un momento dadon pueden ser definitivos» (Proceso 04-IP-88, publicada enn la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso «DAIMLER»).

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A propósito de la prioridad del elemento en referencia,n la doctrina ha señalado que procede determinar la «situaciónn y el relieve del componente gráfico en el conjunto den la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráficon común a las marcas comparadas. En cambio, si el elementon gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazarían en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva,n aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse eln análisis comparativo» (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit.,n p. 240).

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IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTI-COS O SEMEJANTES. RIESGOn DE CON-FUSION. REGLAS DE COMPARACION.

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El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechosn de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobren propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículon 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdon de Cartagena. En este sentido, el literal a) del artículon 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellosn signos que sean idénticos, o se asemejen de forma quen puedan inducir al público a error, a una marca anteriormenten solicitada para registro o registrada por un tercero, para losn mismos o similares productos o servicios, respecto de los cualesn su uso produzca error o confusión.

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Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudicialesn realizadas por este Tribunal «… la función principaln de la marca es la de identificar los productos o servicios den un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza,n que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que eln signo en proceso de registro, no genere confusión respecton de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamenten o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstosn gozan de la protección legal que les otorga el derechon de prioridad o el registro, respectivamente». (Proceso Nºn 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca:n COLA REAL+ GRAFICA).

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En este sentido, la confusión en materia marcaria,n se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien on un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos losn consumidores por no existir en el signo la capacidad suficienten para ser distintivo. A fin de evitar esta situación den confusión, la prohibición contenida en el literaln a) del artículo 83 de la mencionada Decisión non exige que el signo pendiente de registro induzca a error a losn consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de esten riesgo para que se configure aquella prohibición.

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Sobre el particular, este Tribunal ha señalado losn supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusiónn entre varias denominaciones y entre los productos o serviciosn que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: «…n que exista identidad entre los signos en disputa y tambiénn entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidadn entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;n o semejanza entre los signos e identidad entre los productosn y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanzan entre éstos». (Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C.n No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

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De esta manera, la identidad o la semejanza de los signosn puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa yn la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculon de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producton determinado en la creencia de que está comprando otro,n lo que implica la existencia de un cierto nexo tambiénn entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizadan porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya,n en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o serviciosn que se le ofrecen, un origen empresarial común.

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Por tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente den registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirán el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signon con esta marca, o una marca con la otra.

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En definitiva, el Tribunal estima que la confusiónn puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidorn supone que se trata de la misma a que está habituado,n o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcasn en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismon productor o fabricante.

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En el caso de autos, al confrontarse los signos en conflicton a fin de determinar la confundibilidad, la comparaciónn habrá de hacerse tomando en cuenta los signos en su totalidad,n atendiéndose a la impresión gráfica de conjunton que éstos causen en el consumidor o usuario medio deln tipo de producto o servicio de que se trate. Por tanto, la comparaciónn deberá ser conducida por la impresión unitarian que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidadn igualmente unitaria de sus destinatarios. Es decir, la valoraciónn deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo,n de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran,n el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquéln se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintivan que, por esta razón especial, el elemento en referencian se constituya en factor determinante de la valoración.n

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El juez consultante deberá determinar si al compararsen el signo mixto con el denominativo, en el primero puede considerarsen como elemento principal el elemento gráfico lo cual serviría,n a su criterio, para eliminar el riesgo de confusión.

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De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgon de confusión, el examinador deberá tomar en cuentan los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO,n Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenosn Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos porn la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

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1. La confusión resulta de la impresión de conjunton despertada por las marcas.

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2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y non simultánea.

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3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferenciasn que existan entre las marcas.

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4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en eln lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturalezan de los productos o servicios identificados por los signos enn disputa.

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El mencionado tratadista ha manifestado en relaciónn a la utilidad y aplicación de estos parámetrosn técnicos, lo siguiente:

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«La primera regla y la que se ha considerado de mayorn importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio quen se adopta para todo tipo o clase de marcas.

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Esta visión general o de conjunto de la marca es lan impresión que el consumidor medio tiene sobre la misman y que puede llevarle a confusión frente a otras marcasn semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

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En las marcas es necesario encontrar la dimensión quen con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determinen así la impresión general que el distintivo causan en el mismo.

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La regla de la visión en conjunto, a más den evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partesn componentes para comparar cada componente de una marca con losn componentes o la desintegración de la otra marca, persiguen que el examen se realice a base de las semejanzas y no por lasn diferencias existentes, porque éste no es el camino den comparación utilizado por el consumidor ni aconsejadon por la doctrina.

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En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio,n debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre lasn marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo,n en razón de que el consumidor no analiza simultáneamenten todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecton de este sistema recae en analizar cuál es la impresiónn final que el consumidor tiene luego de la observaciónn de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederán bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punton de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar enn un cotejo marcario.

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La similitud general entre dos marcas no depende de los elementosn distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantesn o de la semejante disposición de esos elementos».n

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V. PROTECCIÒN DE LA MARCA NOTORIA Y NECESIDAD DE SUn PRUEBA

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La notoriedad de una marca radica en que sea conocida, difundidan y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo den usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelenn utilizar. El efecto que tiene una marca notoria es que sea protegidan de manera especial y mejor apreciada con relación a lasn demás marcas, pues de su misma cualidad «notoria»n es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

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Este Tribunal se ha pronunciado sobre la notoriedad y la prueban de la misma en los siguientes términos: «La notoriedadn de la marca es un hecho que debe ser probado; así lo determinan el artículo 84 de la Decisión 344. Corresponden entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en sun caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quienn plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protecciónn especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esosn atributos, para lo cual el ordenamiento comunitario establecen los criterios del artículo 84». (Proceso 76-IP-2000.n Marca: «Fiberglass». Publicada en Gaceta Oficial No.n 633, el 17 de enero de 2001).

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El artículo 83 en sus literales d y e, prohibe el registron como marca de aquellos signos que Constituyan la reproducción,n la imitación, la traducción o la transcripción,n total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocidon o que sean similares al signo notorio que pueda causarse confusiónn con el mismo. Esta prohibición será aplicable,n con independencia de la clase, tanto en los casos en los quen el uso del signo se destine a los mismos productos o serviciosn amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellosn en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.n

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Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADn ANDINA,

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CONCLUYE:

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Primero: La norma comunitaria que se encontraba vigente aln momento de la presentación de la solicitud es la aplicable.n La Decisión comunitaria no tiene carácter retroactivo,n por lo que la nueva normativa no surte efecto para las situacionesn jurídicas que hayan nacido bajo el amparo de una Decisiónn anterior. En el presente caso, se aplicará la Decisiónn 486, para aquellos procedimientos que se encontraran en trámiten o se iniciaren luego de la entrada en vigencia de dicha Decisión,n el 1 de diciembre de 2000.

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Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunirn los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidadn de representación gráfica establecidos por el artículon 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdon de Cartagena. Además es necesario que la marca no estén comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidasn en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

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Tercero: No son registrables los signos que, en relaciónn con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejenn a una marca anteriormente solicitada para registro o registradan por un tercero, y que estén destinadas a amparar productosn o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedann inducir a los consumidores a error. A los efectos de establecern si existe riesgo de confusión, será necesario determinarn si existe relación de identidad o semejanza entre losn signos en disputa.

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No bastará con la existencia de cualquier semejanzan entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesarion que la similitud pueda inducir a confusión o error enn el mercado.

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Cuarto: En la comparación entre signos mixtos o entren un signo mixto y uno denominativo, el elemento predominante enn el conjunto marcario es generalmente el denominativo, vista sun relevancia para que el público consumidor identifiquen la marca y distinga el producto, sin embargo, por excepción,n el tamaño, color y ubicación del elemento gráficon puede ser el decisivo, debiendo siempre tomarse en cuenta eln conjunto que conforma la marca.

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En el caso de autos, la comparación entre los signosn habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonéticon y conceptual, pero conducida por la impresión unitarian que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidadn igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatarion de los productos correspondientes. Por tanto, la valoraciónn deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo,n de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran,n el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquéln se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintivan que, por esta razón especial, se constituya en factorn determinante de la valoración.

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Quinto: El artículo 83 literales d y e de la Decisiónn 344, dispone la prohibición de registro de aquellos signosn que reproduzcan o imiten total o parcialmente una marca notoriamenten conocida; así como el registro de aquel signo que sean similar al punto de producir confusión con la marca notoria.n La prohibición será aplicable, con independencian de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo sen destine a los mismos productos o servicios amparados por la marcan notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso sen destine a productos o servicios distintos.

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De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creaciónn del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivon fallo, deberá adoptar la presente interpretaciónn dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamienton jurídico comunitario. Deberá así mismo,n dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafon tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

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Notifíquese al Consultante mediante copia certificadan y sellada de la presente interpretación, la que tambiénn deberá remitirse a la Secretaría General de lan Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gacetan Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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Moisés Trocónis Villarreal
n PRESIDENTE

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Walter Kaune Arteaga
n MAGISTRADO

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Rubén Herdoíza Mera
n MAGISTRADO

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Ricardo Vigil Toledo
n MAGISTRADO

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Mónica Rosell Medina
n SECRETARIA

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencian que antecede es fiel copia del original que reposa en el expedienten de esta Secretaría. CERTIFICO.

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Mónica Rosell
n SECRETARIA

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ACUERDOn DE CARTEGENA

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PROCESO 25-IP-2005

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Interpretación prejudicial de los artículosn 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisiónn del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentadan por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Supreman de Justicia de la República del Perú e interpretaciónn de oficio del artículo 102 de la misma Decisión.n Marca: POLYTEX. Actor: Compañía Universal Textiln S.A. Proceso interno Nº 1182-2003.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Franciscon de Quito, a los once días del mes de mayo del añon dos mil cinco.

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VISTOS:

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La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos,n en la que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanenten de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú,n por intermedio de su Presidente doctora Elcira Vásquezn Cortez, indica que remite » copia certificada de las piezasn principales del proceso signado con el número 1182-2003n en los seguidos por la Compañía Universal Textiln Sociedad Anónima Cerrada contra el Instituto Nacionaln de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectualn – INDECOPI sobre Impugnación de Resolución Administrativan a mérito de la resolución de fecha diecinueve den noviembre de dos mil cuatro expedida por esta Suprema Sala den conformidad con el artículo 123 del Estatuto del Tribunaln de Justicia de la Comunidad Andina».

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El oficio de 8 de febrero de 2005, en el que la Secretarían de la Sala de Derecho Constitucional y Social permanente solicita:n » tenga a bien disponer, a quien corresponda, remita aln Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina unn legajo de copias certificadas de las principales piezas procesalesn del expediente 1182-2003 a fs 156 «.

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El auto de 28 de abril de 2005, mediante el cual este Tribunaln decidió admitir a trámite la referida solicitudn de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal,n con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33n del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto;n y,

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Los hechos relevantes incluidos en anexos.

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a) Partes en el proceso interno

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Demandante: Compañía Universal Textil Sociedadn Anónima Cerrada y demandado: Instituto Nacional de lan Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.n Tercero interesado: Comercial Polytex S. A.;

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b) Hechos

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El 3 de julio de 1998, COMERCIAL POLYTEX S.A. solicitón el registro del signo POLYTEX para distinguir «artículosn de vestir, uniformes para médicos, enfermeras, ropa paran hospitales y demás de la clase 25». Dicha solicitudn fue publicada el 30 de septiembre de 1998 en el Diario Oficialn El Peruano. La COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. formulón observaciones con base en la titularidad de la marca POLYSTELn para distinguir productos de la misma clase 25, así comon de una serie de marcas registradas en la misma clase y en lasn clases 23, 24 y 26, las cuales incluyen la partícula POLYn cuya familia de marcas reclama como titular.

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Por Resolución Nº 5340-1999/OSD-INDECOPI de 12n de mayo de 1999 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencian y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI,n declaró: «INFUNDADA la observación formuladan por COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A., de Perú,n e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedadn Industrial, a favor de COMERCIAL POLYTEX S.A., de Perú,n la marca de producto constituida por la denominación POLYTEXn para distinguir artículos de vestir, uniformes para médicos,n enfermeras, ropa para hospitales y demás de la clase 25n de la Clasificación Internacional, quedando bajo el amparon de la ley por el plazo de diez años, contado a partirn de la presente Resolución».

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De acuerdo a lo indicado por la demandante, la Resoluciónn Nº 5340-1999/OSD-INDECOPI de 12 de mayo de 1999, fue confirmadan por la Resolución Nº 1404-1999/TPI-INDECOPI.

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Posteriormente la COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTILn S.A. presentó demanda contencioso-administrativa contran las resoluciones mencionadas ante la Sala Civil de la Corte Supreman de Justicia de la República del Perú. Obra en eln expediente la sentencia de 28 de febrero de 2000, en la que lan Sala Civil de la Corte Suprema declara: «FUNDADA la demandan NULA la Resolución mil cuatrocientos cuatro – mil novecientosn noventa y nueve/TPI-INDECOPI y NULA la Resolución cincuentitrésn cuarenta – mil novecientos noventa y nueve/OSD/INDECOPI DISPUSIERONn que el INDECOPI CANCELE el Certificado de Registro por la marcan POLYTEX concedido a favor de Comercial Politex Sociedad Anóniman y, por tanto, DENIEGUE el registro de la misma».

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Contra dicha sentencia, presenta recurso de apelaciónn el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecciónn de la Propiedad Intelectual, INDECOPI ante la Sala Civil Transitorian de la Corte Suprema de Justicia de la República. La Compañían Universal Textil S.A. contesta el traslado de la apelaciónn ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Supreman de Justicia; esta sala, el 19 de noviembre de 2004 dispuso: «n TERCERO; que, en el caso de autos, a criterio de este Colegiadon Supremo resulta necesario suspender la tramitación deln presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informen a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretaciónn de los artículos ochenta y uno y ochentitrés incisosn a) y e) de la Decisión trescientos cuarenta y cuatro quen regulan los requisitos para el registro de marcas, y los criteriosn para establecer la confusión de signos suficientementen distintivos en el régimen común sobre Propiedadn Industrial, y cuál es la debida aplicación de estosn dispositivos al caso sub litis; lo que va a coadyuvar a dilucidarn la controversia; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitaciónn del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismon emita el informe correspondiente «.

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c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

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La Compañía Universal Textil S.A. solicita lan » invalidez e ineficacia de la Resolución Nºn 1404- 1999/TPI-INDECOPI dictada por el Tribunal de Defensa den la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, que confirmón la Resolución Nº 5340-1999/OSD-INDECOPI y otorgón el registro por (sic) la marca POLYTEX ordenarse al Instituton de Defensa de la Competencia y de la Protección de lan Propiedad Intelectual que cancele el Certificado de Registron por la marca POLYTEX «.

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Indica que «En el Perú nuestra mandante Compañían Universal Textil S.A. es firme titular de una auténtican Familia de Marcas, caracterizada por la raíz comúnn POLY, la cual cumple con todos y cada uno de los requisitos quen la doctrina y la jurisprudencia han establecido para que se reconozcan una familia marcaria». Indica igualmente que es incomprensiblen que » la autoridad de primera instancia no haya reconocidon que el prefijo POLY constituye el ‘apellido’ de una familia marcarian perteneciente a nuestra mandante Compañía Universaln Textil S.A. y que dicha especial calidad le otorga una especialn protección marcaria frente a los intentos de tercerosn de apropiarse de engañosos signos que están principalmenten conformados por dichos ‘apellidos’ «. Para acreditar quen es titular de la familia de marcas POLY, la actora, cita variosn registros a su favor donde se incluye la partícula POLY.

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Sostiene que entre las marcas en cuestión, existenn similitudes visuales y fonéticas y que «Pese a quen nos reiteramos en el sentido de que el término POLY constituyen el ‘apellido’ de una familia marcaria intensamente publicitadan por nuestra mandante Compañía Universal Textiln S.A. debemos señalar que la similitud alegada con el signon solicitado no sólo se basa en la existencia de dicha familian marcaria, sino sobre todo en la propia conformación deln signo solicitado. De otorgarse el registro pedido, se crearíann grandes posibilidades de confusión entre el públicon consumidor, pues de ofrecerse en el mercado artículosn de la Clase 25 de la clasificación Internacional identificadosn con el signo POLYTEX, el consumidor medio pensaría quen se encuentra ante una nueva línea de los productos porn una licenciataria de nuestra mandante, lo cual no corresponden de ninguna forma a la realidad». Dice que » Las denominacionesn POLYSTEL y POLYTEX, presenta, idénticas primeras vocales,n pero incrementa su confusión el hecho que comparten tambiénn en igual ubicación sus cuatro (4) primeras letras POLYn y en su última sílaba las letras TE «.

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Finalmente, hace referencia al artículo 81 de la Decisiónn 344 y dice que «La marca POLYTEX no reúne los requisitosn para ser registrada como tal » y sobre el literal a) deln artículo 83 de la misma Decisión 344, sostienen que: » la marca POLYTEX se encuentra incursa en prohibicionesn establecidas en dichas normas, por lo que no debió otorgarsen su registro»; y,

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d) Fundamentos jurídicos de la contestaciónn a la demanda.

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El Procurador Público, encargado de los asuntos judicialesn del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociacionesn Comerciales Internacionales, contesta la demanda diciendo: «n la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando quen oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones den hecho y de derecho «.

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Al referirse al literal h) del artículo 82 de la Decisiónn 344, indica que » el signo solicitado (POLITEX) de ningúnn modo podría resultar engañoso, ya que no poseen aptitud que aluda a cualidades o características de losn productos que pretende distinguir «. Sobre la notoriedadn del signo, supuestamente alegada por la actora en el procedimienton administrativo, dice que: » a nivel administrativo quedón desvirtuado dicho argumento, porque no se presentaron mediosn probatorios que acreditaran la extensión del conocimienton de la marca entre el público consumidor, ni la intensidadn ámbito de difusión o promoción de la misman ni en el Perú ni en ninguno de los países miembrosn del Acuerdo de Cartagena Motivo por el cual quedó establecidon que la marca Polystel no es una marca notoriamente conocida quen merezca la protección prevista «.

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Indica que » si bien Compañía Universaln Textil S.A. era titular en la clase 25 de diversas marcas quen contienen el termino (sic) ‘POLY’ ello no puede considerarsen la base para constituir una familia de marcas: puesto que dichon término (Poly) constituye simple y sencillamente una denominaciónn evocativa del poliéster, que de otro lado tiene la característican de ser débil, por lo que las marcas que contengan dichon prefijo deben aceptar la coexistencia de otros signos que lan contengan, siempre que presenten elementos adicionales que lesn otorguen la distintividad necesaria». Indica asimismo que:n » se realizó el examen comparativo entre las marcasn en litigio, concluyendo que no son similares desde ningúnn punto de vista» y que entre los signos en disputa «n únicamente se asemejan porque tiene en su estructura unan partícula descriptiva y débil en su clase -Poly-n que inclusive no fue determinante en el examen comparativo «.

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de lan Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contestan la demanda » negándola y contradiciéndolan en todos sus extremos, por considerar que la misma carece den fundamentos que hagan atendible el petitorio en ell