Por: Jose Luis Luceño Oliva (España)

Introducción:

Los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y las denominaciones sociales tienen en común el hecho de constituirse en un elemento identificador de la empresa en el tráfico mercantil. Sin embargo, no es esa la finalidad que la normativa específica que los regula les atribuye a ambos. Mientras los signos distintivos tienen por objeto identificar a la empresa, su actividad, su funcionamiento en el mercado con otros agentes prestando servicios o entregando productos, todo ello evitando el riesgo de confusión con estos otros agentes, la denominación social por su parte tiene la función de individualizar a las personas jurídicas como sujetos de derechos y obligaciones.

Siendo la anterior distinción de común aceptación por la jurisprudencia ( SSTS 21 de octubre de 1994, 26 de junio de 1995 entre otras) y la doctrina, lo cierto es que la confusión existente en el tráfico mercantil real entre los signos distintivos y las denominaciones sociales ha determinado que la Ley 17/2001 de Marcas de España, de 7 de diciembre de 2001 (en adelante LM), intente establecer unas normas por las han de regirse las relaciones entre signos distintivos y denominaciones sociales cuando se dan supuestos de identidad, similitud o confusión.

Reglas para las denominaciones sociales y signos distintivos:

La LM, ha intentado esclarecer este antiguo debate sobre la compatibilidad de los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y de las denominaciones sociales, estableciendo tres reglas al respecto:

· La prohibición de registrar como marca “la denominación social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o de prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación existe un riesgo de confusión en público” (art. 9.1 d) LM).

· El mandato a los órganos registrales competentes para que, en el proceso de otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas, denieguen la razón social solicitada si coincidiera con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos establecidos en la Ley de Marcas, salvo que medie autorización del titular de la marca o nombre comercial. ( D. A. 14ª LM)

· Por último, acuerda la disolución de pleno derecho de la sociedad que mediante su denominación social violase el derecho de marca, si dicha violación fuese determinada por sentencia firme, y la sociedad no hubiese procedido a su modificación en el plazo de un año. ( D.A. 17ª LM)

Mediante esta regulación la Ley de Marcas intenta coordinar dos registros distintos como son la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) y el Registro Mercantil mediante un criterio de prioridad, no podrán registrarse marcas que coincidan con denominaciones sociales previas, pero tampoco podrán otorgarse por el Registro Mercantil Central denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados.

Las dos primeras prohibiciones operan de raíz, es decir en el momento de otorgamiento de la marca o en el momento de concesión de la denominación social, obligando a ambos órganos a tener en cuenta la existencia de una denominación social o de un signo distintivo notorio o renombrado que pudiese inducir a confusión, sin embargo cuando la marca no es notoria o renombrada es cuando surge el problema, pues el Registro Mercantil Central puede conceder una denominación social que infrinja el derecho de propiedad industrial previo del titular de la marca.

¿Qué alternativas nos quedan en esta situación? ¿Qué tipo de protección se le otorga al titular de una marca frente a una denominación social posterior idéntica o similar, que pueda inducir a confusión en el tráfico mercantil? ¿Qué hacer si una denominación social viola nuestro signo distintivo?

Medidas para solucionar el conflicto:

Extrajudicial.- En primer lugar, requerir al titular de la denominación social el cese en el uso de la misma, y solicitarle el cambio de denominación, previa acreditación de nuestro derecho de marca previo. Esta circunstancia es básica, el registro de la marca o nombre comercial ha de ser previo a la denominación social que se pretende rechazar, y haber venido utilizándose por su titular en el tráfico mercantil, convirtiéndose en un elemento identificador de su actividad o empresa.

Judicial.- Si la solicitud no es atendida, no tendremos otra vía que hacer valer nuestros derechos judicialmente, acreditando la confusión existente entre nuestra marca y la denominación social posterior, y pudiendo en su caso solicitar medidas cautelares que impidan que el perjuicio a nuestro derecho sea aún mayor.

De optar por esta vía tendremos a nuestro favor la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en diversas sentencias se ha manifestado a favor del principio de prioridad en la inscripción de la marca. Hemos de destacar muy especialmente la STS de 16 de julio de 1985, el denominado “Caso Domestos”, donde el Tribunal Supremo reconoce el derecho de una sociedad “ Lever Iberica, SA”, que tenía registrada la marca “Domestos” desde el año 1961, a que ésta prevalezca sobre una denominación social posterior, en concreto “Domestos, SA”, y ello por un motivo evidente “ La nueva denominación social puede encubrir un acto apropiatorio de los derechos adquiridos por la más antigua denominación, a la par que un aprovechamiento de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno”.

Una vez consigamos hacer valer nuestro derecho mediante sentencia firme, sí operará la mencionada DA 17ª LM pero habremos de esperar todavía un año para que el titular de la denominación social proceda a su modificación, y en caso de no hacerlo podremos solicitar del Registrador mercantil la disolución de la sociedad y la práctica del asiento de cancelación.

Todo ello sin perjuicio de la indemnización establecida en el art. 44 LM y que podrá fijar el Tribunal que acuerde el cese en el uso de la denominación social por violación de la marca.

Conclusiones:

Como se puede observar la protección de la marca frente a una denominación social posterior e idéntica, o que pueda inducir a confusión, puede convertirse en una camino procesal arduo, durante el cual se puede perjudicar tanto al valor de la marca como a los derechos de su legítimo titular, es por ello que hemos de insistir en la necesaria coordinación de los registros de signos distintos y de los registros societarios para evitar situaciones como la comentada.

Jose Luis Luceño Oliva.
Director Jurídico Grupo Puma