Errores frecuentes en las solicitudes de marcas

Autora: Cristina Loaiza

P&BRAND ABOGADOS

Signos distintivos

De manera general los signos distintivos comprenden todo símbolo, color, diseño o elemento gráfico capaz de individualizar productos, servicios y actividades económicas frente a sus competidores. Su función esencial es permitir que el consumidor identifique el origen empresarial de lo que adquiere, evitando confusiones en el mercado.

Como bien señala la doctrina, el signo distintivo funciona como un puente de comunicación entre el proveedor y el cliente; este último logra a través del signo, “identificar y distinguir el producto de sus semejantes en el mercado” [1].

En el ámbito normativo, si bien ni el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina (Decisión Andina 486) ni el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) ofrecen una definición conceptual, ambos cuerpos legales establecen el marco para reconocer, y proteger las diversas categorías que las conforman. En ese sentido, el registro de signos distintivos constituye una herramienta esencial para su protección, pues en un entorno competitivo, la marca, el nombre comercial o el lema comercial, no solo identifican el origen empresarial de productos o servicios, sino que también concentran reputación, posicionamiento y valor económico de su titular.

Errores de fondo y forma

Cada día se presentan solicitudes ante la autoridad competente, y varias de ellas contienen errores tanto de forma como de fondo. Por esta razón, resulta útil identificar los desaciertos más frecuentes al momento de presentar una solicitud ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI y considerar ciertas pautas prácticas que permitan evitarlos.

Es importante aclarar que, aunque no es obligatorio contratar a un abogado para solicitar el registro de un signo distintivo ante el SENADI, la asesoría especializada suele ser la clave del éxito. En la práctica, el desconocimiento de las normas hace que muchos usuarios cometan errores graves, como intentar registrar marcas que están legalmente prohibidas.  Por esta razón, no basta con hacer la búsqueda fonética de anterioridades; es necesario realizar un análisis que permita conocer, si el signo es viable antes de invertir tiempo y dinero en el proceso.

El formulario de solicitud denominado “Formato Único de Registro de Signos Distintivos” no es un mero requisito administrativo, sino el instrumento que delimita el alcance de la protección jurídica del signo.

El artículo 223 del Reglamento de la Gestión de los Conocimientos establece los requisitos para la admisión de una solicitud de signos distintivos. En la práctica, esto implica que el solicitante debe empezar por definir con claridad qué tipo de signo desea proteger, ya sea una marca, un nombre comercial u otro. Para efectos de este análisis, nos centraremos en las marcas, por ser los signos distintivos más solicitados y de mayor uso en el mercado.

Una vez definido este punto, el siguiente paso es establecer cómo se va a proteger la marca, el solicitante deberá ser claro y señalar si su protección se encamina a una marca denominativa, mixta, o gráfica, y asegurar que esta coincida perfectamente con su representación y con la correcta elección de productos o servicios conforme a la clasificación de Niza.[2] De igual manera la norma obliga a declarar correctamente quién es el titular y a sustentar el trámite con toda la documentación necesaria, como el pago de tasas oficiales, poderes entre otros.

Las inconsistencias formales

En mi ejercicio profesional tanto en el ámbito público como privado, he observado que los principales errores en la solicitud de registro derivan de inconsistencias formales: por ejemplo, es frecuente clasificar como marca denominativa un signo que en realidad es mixto (porque incluye diseño o tipografía particular), o seleccionar incorrectamente la clase de Niza, (como ubicar servicios digitales en una clase que no corresponde), dejando desprotegidos los servicios que identifica el solicitante. Asimismo, se observan discordancias entre el nombre declarado y el logotipo presentado (variaciones en palabras, colores o elementos gráficos), descripciones incompletas que omiten características del signo (como disposición de elementos), y listados de productos o servicios excesivamente genéricos como: (“servicios varios”) o de manera global enlistan todos los productos o servicios de la clase lo cual contradice la norma andina y nacional[3], así mismo, existen situaciones en las que en un primer momento se especifica en la solicitud que la marca está destinada a identificar un tipo de producto, y luego el solicitante considera que colocó ese producto por error y que desea cambiarlo, lo cual tampoco es admisible, debido a que la Decisión Andina. 486 es clara en señalar que: “En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud”.[4]

A ello se suman errores en la identificación del titular, como diferencias entre la razón social registrada y la consignada en la solicitud, o en los datos de contacto, especialmente correos electrónicos incorrectos que impiden recibir notificaciones dentro de los plazos legalmente establecidos.

Reinvidicación de colores

Otro error común radica en la incorrecta reivindicación de colores. Es habitual que el solicitante declare que la marca se protege “a colores”, pero adjunte una reproducción en blanco y negro, o viceversa, que adjunte un logotipo con colores pero que no los describa ni reivindique, o que mencione ciertos colores en la descripción que no coinciden con los efectivamente visibles en el logotipo. Esta falta de precisión delimita el alcance de protección, pudiendo restringirla únicamente a la versión declarada o generar dudas en el examen de registrabilidad y en la defensa frente a terceros que utilicen combinaciones cromáticas similares.

Existen casos en la solicitud de marcas mixtas en los que existe discrepancia entre la denominación, la descripción y la reproducción gráfica. Por ejemplo, consignar como marca “TRES HERMANOS RV”, pero presentar un logotipo que omite parte de esa denominación o incorpora elementos adicionales no descritos; o, inversamente, describir figuras, tipografías o elementos gráficos que no aparecen en la imagen adjunta.

Estas deficiencias suelen derivar en observaciones formales, requerimientos de subsanación o incluso el desistimiento del trámite, pero además tienen un efecto más profundo, pueden debilitar el alcance de protección del signo, dificultar su defensa frente a oposiciones o generar conflictos sobre la titularidad, evidenciando que la precisión técnica en esta etapa no es meramente formal, sino determinante para la eficacia jurídica del derecho marcario.

Errores de fondo

 Respecto del fondo de la solicitud, es un error frecuente asumir que basta con realizar una búsqueda fonética y, ante la inexistencia de signos idénticos o similares, concluir que la marca es registrable. Si bien este análisis se vincula con las prohibiciones relativas esto es, los posibles conflictos con derechos previos de terceros, constituye únicamente una parte del examen de registrabilidad. En la práctica, numerosas solicitudes son rechazadas pese a no existir anterioridades, debido a que el signo incurre las prohibiciones absolutas, es decir, no cumple con los requisitos intrínsecos para ser considerado como marca.

Conforme a lo señalado anteriormente, un signo puede ser negado por falta de distintividad, o por ser descriptivo (por ejemplo, “ARROZ BLANCO” para arroz), genérico (“PANADERÍA” para identificar servicios de panadería), o por consistir en formas usuales o funcionales para el tipo de producto que pretende proteger (como la forma común de una botella). De igual manera, no son registrables los signos que puedan inducir a error sobre características del producto (por ejemplo, usar “ORGÁNICO” sin serlo), entre otros.

En esta misma línea, es importante considerar otros supuestos previstos en la norma que suelen ser subestimados. Por ejemplo, los signos que consisten en expresiones laudatorias como “EL MEJOR”, “SÚPER CALIDAD” o “EXCELENTE”, que carecen de distintividad al limitarse a resaltar cualidades del producto. Estos escenarios, no solo en relación con terceros, sino respecto de su aptitud intrínseca para cumplir la función distintiva, siendo insuficiente limitarse a una verificación fonética o de antecedentes registrales.

Como buenas prácticas, es importante entender que la solicitud de registro no es solo un trámite, sino una decisión que define cómo se va a proteger la marca. Antes de presentar la solicitud, conviene hacer un análisis completo del signo, no solo una búsqueda fonética, sino verificar si realmente es distintivo y si puede registrarse. Es indispensable elegir correctamente su naturaleza (denominativa, mixta o gráfica) y asegurarse de que el nombre, la descripción y el logotipo coincidan exactamente. Además, se debe seleccionar bien la clase de Niza y describir de forma clara los productos o servicios, evitando términos genéricos o listas innecesarias. No menos importante es revisar que los datos del titular, el correo electrónico y los documentos estén correctos, y declarar adecuadamente elementos como los colores cuando aplique. Finalmente, contar con asesoría legal desde el inicio puede evitar errores que, aunque parezcan simples, pueden afectar seriamente la protección de la marca.

En definitiva, los errores en las solicitudes de signos distintivos, especialmente de marcas pueden generar retrasos en su registro y comprometer el alcance de la protección de la marca. Aunque el trámite puede parecer sencillo, en realidad exige precisión técnica y conocimiento de la normativa aplicable. Por ello, lo más recomendable es contar con asesoría especializada, a fin de evitar inconsistencias que puedan derivar en observaciones o en la negativa del registro.

No obstante, si el solicitante decide realizar el trámite sin acompañamiento técnico, sugiero que revise previamente la normativa vigente, en particular las disposiciones relativas a las prohibiciones absolutas y relativas. Este ejercicio permite identificar si el signo cumple con los requisitos básicos de registrabilidad. Una revisión de estos aspectos no garantiza el éxito del trámite, pero sí reduce significativamente el riesgo de errores que pueden afectar la protección de su marca.

BIBLIOGRAFÍA:

Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina (Decisión Andina 486)

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación.

Reglamento de la Gestión de los Conocimientos

Manual Para el Examen de Marcas en los Países Andinos.

SEGURA GARCÍA, María José. Derecho Penal y Propiedad Industrial, Estudio de la protección de los derechos de propiedad industrial.

[1] SEGURA GARCÍA, María José. Derecho Penal y Propiedad Industrial, Estudio de la protección de los derechos de propiedad industrial. Civitas Ediciones, Madrid, 1995. p. 174.

[2] La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas. https://www.wipo.int/es/web/classification-nice.

[3] Entre los requisitos que determina la norma comunitaria y la nacional para el registro de las marcas es detallar los productos y/o servicios que se desean proteger, en ese sentido se establece en el  literal d) del artículo 140 de la DA 486: d) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca”; y, el literal e) del artículo 223 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación dice “e) El detalle de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;”

[4] Artículo 143 de la Decisión Andina 486.