REVISTA J UDICIAL

DERECHO COMPARADO

Comentario a la Sentencia dictada en el caso «Panavision»

Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio

Por Javier A. Maestre Rodríguez,
Septiembre de 1.997 / Revista de Derecho Informático
www.derecho.org

I. INTRODUCCION

A) Finalidad del presente estudio.

El objeto al que responde este trabajo es doble: por un lado, dar a conocer el concepto y funcionamiento de los Nombres de Dominio, efectuando un planteamiento descriptivo de las cuestiones jurídicas que introduce esta figura, para lo cual se toma como base la resolución judicial dictada en el caso «Panavision»; por otro, esbozar la forma en la que se produciría su inserción en las actuales estructuras del Derecho español. Se enmarca, por lo demás, dentro de un proyecto más ambicioso, como punto de partida, para la elaboración de una monografía en la que, con mayor extensión, se estudien los conceptos, ideas y relaciones que en el presente trabajo se exponen.

Numerosas controversias en torno a los Nombres de Dominio han surgido en Estados Unidos, y la recepción de éstas en nuestro continente ya se ha producido. En efecto, un Tribunal del Reino Unido, recientemente, ha hecho pública una resolución que, probablemente, sea la primera Sentencia británica, y europea, que se ha tenido que ocupar de esta institución; en Francia y Alemania se están produciendo, igualmente, disputas; y en España ya se están preparando casos que habrán de conocer los Tribunales de Justicia. Todo ello justifica y da pie a las líneas que siguen.

B) Una breve reflexión sobre Internet.

1. Cada vez menos, pero Internet todavía es un término que, si bien difícilmente puede decirse que sea desconocido, aún gran cantidad de personas no sabrían llenar de contenido el concepto, o los conceptos que se integran en esta palabra.

A pesar de ello, no han sido escasas las líneas que se han vertido sobre este nuevo y dinámico medio de comunicación, analizando, desde diferentes perspectivas, lo que es la Red y lo que puede aportar a la tarea cotidiana de cada uno. Raro es el periódico o revista que no comienza ya a tener un apartado para Internet, sin perjuicio de las abundantes publicaciones que, en número creciente y con carácter monográfico, se ocupan de ella.

No es el objeto de esta exposición centrarse en el concepto, estructura, historia y funcionamiento de esta compleja red; pero, de cualquier manera, no resulta fútil apuntar varios de los enfoques que la Red ha suscitado, y dar algunas pistas al lector que desee ampliar su información.

Según se ponga el acento en un determinado aspecto u otro, existen muchas definiciones de Internet.

A falta de textos legales que lo hagan, para encontrar un documento de carácter jurídico que trate el tema de su conceptuación, resulta preciso acudir a la jurisprudencia norteamericana, primero, y la británica, después. Probablemente, la primera resolución judicial que se ocupe de analizar el concepto de Internet, de una forma exhaustiva y sistemática, sea la dictada por un Tribunal de Pennsylvania en un recurso planteado frente a la «Communications Decency Act» (la Ley de decencia de las comunicaciones) (1) cuya lectura es muy recomendable para hacerse una idea de cómo nació y se está desarrollando Internet. Esta sentencia ha sido recientemente ratificada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ha declarado inconstitucional la referida «Communications Decency Act» (2).

Otra Resolución judicial que trata breve, pero muy claramente, el concepto de Internet, y que es de lectura obligada para el tema de los nombres de dominio, es la recaída en el Reino Unido en el caso «Pitman» (Pitman Training Limited vs Nominet UK) (3). Ha sido la primera resolución judicial en el Reino Unido que ha tenido que pronunciarse sobre el tema
de los dominios, y será objeto de análisis más adelante.

En definitiva, y en eso coincide todo el mundo, Internet es una red de redes, la Red por excelencia pues, ciertamente, hoy día tiene una vocación universal. Dos ordenadores conectados entre sí, ya constituyen una pequeña red, e Internet lo que hace es agrupar, o conectar entre sí, infinidad de redes que existen en el mundo, de forma que entre los ordenadores conectados se está, continuamente, intercambiando información.

Así, Internet, calificada como la «autopista de la información», constituye, de hecho, la máquina copiadora y transmisora de datos más grande del mundo (4). Es, en definitiva, la mayor de las bases de datos que se puedan concebir (5).

2. Pero junto a esta perspectiva de facilitar el intercambio y el acceso a información, se encuentra, como el reverso de la moneda, la puesta en circulación de esos datos y el ofrecimiento de productos y servicios. Desde este punto de vista, Internet se configura como el mayor escaparate del mundo, pues cualquiera que esté conectado a una red telefónica tiene acceso a la información que se coloca en ella. Esta perspectiva, que supone el necesario correlato a la anterior, es de mayor trascendencia a la hora de analizar el tema que es objeto de estudio, dado que los nombres de dominio se configuran como uno de los signos distintivos de las empresas; sencillamente, es el signo distintivo por excelencia en la Red.

Eso nos lleva a otra de sus concepciones. Expresiones como «mundo virtual», «ciberespacio» (6), o -con connotaciones comerciales- «mercado digital», no son extrañas a la hora de calificar Internet. Estas definiciones responden a una concepción de Internet como un medio de comunicación y relación interpersonal de amplísimas dimensiones. Y los nombres de dominio se configuran como el principal signo distintivo y diferenciador de ese nuevo medio. De ahí, las estrechas relaciones que presenta esta figura con las marcas, y la doctrina de los signos distintivos en tráfico mercantil.

C) La regulación en Internet.

Una de las características que los defensores a ultranza de la Red exaltan de la misma, como su mayor virtud, es la ausencia total de reglamentación. Cada vez son más numerosas las voces que se apartan de este análisis, discrepando sobre el hecho de que la ausencia de regulación sea una virtud; y, desde distintas instancias, se aboga ya por la
implantación de criterios jurídicos en algunas materias, considerando, desde luego, que Internet no es (y parece que, además, no deber ser) un espacio ajeno al Derecho (7). En el caso de los nombres de dominio, cuyas reglas han venido considerándose como criterios técnicos, situados al margen de toda juridicidad, esta preocupación resulta clara (8).

En el tema objeto de estudio es necesario, si no una regulación (al estilo tradicional) de la asignación de los nombres de dominio, sí al menos la introducción de criterios jurídicos en la materia. Ello constituye ya una opinión casi unánime en los foros en los que se debaten temas sobre nombres de dominio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha destacado esta importancia y ha elaborado un momorandum relativo a la armonización de criterios en materia de marcas y nombres de dominio, y como pone de manifiesto una Sentencia estadounidense, incluso se plantea la necesidad de intervención del Congreso norteamericano (9), como anteriormente se expuso.

II. EL CONCEPTO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

Al existir infinidad de ordenadores conectados a la Red, resulta imprescindible arbitrar un sistema que permita reconocer e individualizar cada máquina que esté en conexión, de forma que se encuentre perfectamente identificada para recibir y transmitir información. Esta es la finalidad a la que responde el «Domain Name System» (DNS), y las direcciones IP.

A) Direcciones IP y nombres de dominio.

Para poder transmitir la información de un ordenador a otro, es necesario que exista una dirección unívoca para transferir los datos. El IP (Internet Protocol) es el sistema básico de intercomunicación en la Red y el que asigna esas direcciones que son de carácter numérico (10).

En un principio, las direcciones de los ordenadores conectados se hacía a través de estas direcciones que funcionaban a modo de números de teléfono. Pero, como comenta Bogarin (11), «los seres humanos no somos buenos para recordar números, sino que por lo general vamos a preferir utilizar nombres que resulten ser mucho más significativos y por tanto más fáciles de recordar o de reconstruir.» Y aquí es donde aparecen los nombres de dominio, que nacieron como un sistema creado por la «University of Southern California, USC», con la tarea de ayudar a los humanos en su lidia con los fríos números (12), poniendo en relación las direcciones numéricas, con nombres que sean más cercanos a los hombres.

Por tanto, la labor de los nombres de dominio es la de evitar al ser humano tener que trabajar con números (direcciones IP) y poder utilizar otros caracteres, más fáciles de recordar que unas, siempre difíciles de evocar, cifras. Además, si las letras de la dirección a considerar guardan relación con el nombre «real», o identificación comercial, de la ubicación, esa facilidad de recordar la dirección en el futuro será aun mayor. No es difícil pensar, así, que las compañías que están en la Red pretendan nombres de dominio que sean fáciles de recordar, y relacionados con los productos y servicios que comercializa; y, consecuentemente, que esas compañías se opongan al registro de nombres que, presentando similitud o un notable parecido, intenten aprovecharse de su reputación en el mercado (13).

El motivo del desarrollo e implantación del DNS radica en el gran crecimiento del número de máquinas conectadas. Antes de implantarse este sistema, la asociación entre las direcciones IP y los nombres se hacía mediante un listado contenido en un único fichero (HOST.TXT) que debía residir en todos y cada uno de los ordenadores conectados a la Red (14), y actualizarse con cada nuevo equipo conectado. Este antiguo sistema se hizo inviable cuando el número de equipos conectados, a mediados de los años 80, se elevó a unos pocos de miles (15).

B) La estructura del nombre de dominio.

Todas las direcciones de las páginas Web, presentan una estructura similar a esta:

http://www.icam.es

Las iniciales «HTTP» quieren decir «HyperText Transfer Protocol», y es el protocolo utilizado por la «World Wide Web» para la comunicación entre los diferentes equipos conectados entre sí a través de la Red. Por su parte las iniciales «WWW» son las siglas de «World Wide Web» y viene a significar la «telaraña» o red mundial (16).

Estos dos elementos se encuentran siempre en todas las direcciones de la WWW y, estrictamente, no forman parte del nombre de dominio.

Para entender la procedencia de una página a través de su nombre de dominio (que en el caso considerado, sería «icam.es»), es necesario empezar a leer el nombre comenzando desde el final, diferenciando, por puntos, las distintas categorías o niveles de dominio:

a) El dominio de primer nivel es el grupo de letras que va desde el final hasta el primer punto. En el ejemplo propuesto sería «es», y en este caso indica la procedencia española de la página a considerar.

Hay, en la actualidad, dos grupos principales de dominios de primer nivel, atendiendo, el primer grupo a una distribución por actividades, y el segundo a criterios geográficos:

1.- Los dominios especiales genéricos de primer nivel, conocidos como TLD´s (Top Level Domains) (edu, com, gov, mil, org y net) que serán explicados en el apartado de «el aspecto institucional de los nombres de dominio.

2.- Y por otro lado, los nombres de dominio de países, formados por dos iniciales por cada país.

b) El dominio de segundo nivel «icam» corresponde, en este caso, al nombre de la institución en la que reside la página (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid). La asignación de los nombres de segundo nivel corresponde a la entidad que tenga asignado el nombre de primer nivel bajo el que se registra el segundo.

Y así, sucesivamente, se pueden establecer todos los niveles y subclasificaciones que se deseen, o sean precisos. Por ejemplo, si el Colegio de Abogados de Madrid estimara procedente una subclasificación por departamentos podría crear los dominios de tercer nivel de acuerdo con los criterios que considere oportunos. Por ejemplo: «administracion.icam.es», para las cuestiones administrativas y «biblioteca.icam.es», para los servicios de la biblioteca del colegio.

De esta forma, la finalidad del DNS es permitir el escalado de los nombres de dominio, por medio de una distribución jerárquica de los mismos, de forma que en cada nivel, el dominio delegado es el responsable de asignar nombres unívocos para que no existan duplicidades.

C) La importancia de los nombres de dominio.

1. Como ya se ha comentado, cualquier persona que desee estar de una forma activa en la Red precisa (como en la vida real) de un domicilio, de una dirección que sea identificable desde cualquier ordenador conectado. Y además es necesario que cada agente tenga una dirección única, es decir, que sean nombres unívocos.

Esta dirección en Internet, en vez de ser un número (como en el caso del teléfono), se encuentra formada por letras, siendo así más fácilmente identificables por los usuarios. Las empresas y demás agentes intervinientes prefieren, como anteriormente se expuso, que ese nombre sea lo más parecido que sea posible al nombre o marca que usan en la vida real y que ya es conocido por los consumidores. Ello indudablemente presenta un valor para la empresa en cuestión que estaría dispuesta a pagar por poseer en la Red el nombre deseado. Es mucho más fácil recordar que la página de la compañía «Microsoft» es «microsoft.com», que no una serie de números o una larga lista de caracteres que no guarden relación con la firma.

Si se desea contactar con una dirección, pero se desconoce el nombre de dominio de la institución o empresa cuya información se desea consultar, pueden utilizarse unos programas que están en la red y que se denominan «buscadores».
Estos programas lo que hacen es buscar en Internet las palabras claves introducidas por el usuario, como si de una base de datos se tratara. Así, se obtendría una lista de direcciones que contienen la palabra clave y, a menudo, esta lista suele ser muy larga, de forma que el tiempo y el éxito de esta búsqueda depende de la habilidad del usuario para introducir la palabra o palabras correctas, y el número de direcciones que contienen las mismas palabras.

Debido a que los usuarios de Internet pueden tener dificultad para acceder a las direcciones o, incluso, puede que les sea imposible acceder a una dirección concreta sin conocer el nombre de dominio que tiene, es por lo que las empresas frecuentemente registran como nombre de dominio sus propios nombres, o las marcas con la que son conocidas en el mercado. Por lo tanto, tener un nombre dominio conocido, o deducible, es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en Internet; y por otro lado, también es importante para los consumidores que desean localizar determinados negocios en la Red (17).

En efecto conocidas instituciones, tanto comerciales como no, se presentan en la Red con el nombre que utilizan en otros ámbitos. Ejemplos de esta utilización de la marca con la que se conocen como nombre de dominio son los siguientes: el diario «EL PAIS» tiene la dirección «elpais.es», el «ABC» es conocido en la Red como «abc.es», «TELEFONICA» tiene el dominio «telefonica.es», la popular cadena televisiva «TELE 5» utiliza el dominio «telecinco.es», el Ente Público Radio Televisión Española adoptó el nombre «rtve.es», la conocida cadena comercial «el Corte Inglés», tiene el dominio «elcorteingles.es». Y así podrían relacionarse infinidad de empresas y compañías que utilizan, como nombre de dominio, la marca o el nombre con el que el público las conoce.

En el cuadro adjunto se observa la progresión exponencial a la que está sujeta la evolución del número de dominios en toda la Red, habiéndose alcanzado en julio de 1.997 la cifra de 1.301.000 dominios (18).

Carl Oppedahl (19), señala dos factores por los cuales se justifica la especial relevancia de los nombres de dominio:

a) De un lado, el hecho de conseguir un determinado nombre de dominio empieza a ser considerado como crucial para muchas empresas. Y cita, en este punto, las manifestaciones que se efectúan en la demanda que «Unum Corporation», presentó cuando descubrió que su marca había sido registrada como nombre de dominio de otra persona:

«La información de las compañías y de sus productos y servicios son generalmente localizadas en Internet, tecleando el nombre de dominio que contiene el nombre o marca de la compañía seguido de «.com». Por tanto, la capacidad de poder usar un nombre de dominio consistente en el nombre de la compañía seguido de «.com» es importante para su capacidad de éxito en el mercado, promocionar y vender sus productos y servicios:»

b) De otro lado, la pérdida de un nombre de dominio puede significar la ruina de un negocio. El presidente de «Roadrunner Computer System, Inc.» (RCS), una empresa de servicios de Internet, manifestó, ante la próxima suspensión del uso del nombre de dominio que había utilizando, que de no poder utilizar el nombre de dominio que tenía perdería una cuarta parte de los clientes, en parte, porque todos ellos tendrían que cambiar la dirección de mail que, de la compañía, tenían.

2.- Junto al interés de las empresas usuarias de Internet, se encuentra el de muchas entidades por convertirse en registradores de nombres de dominio, dado que en un futuro próximo se prevé la creación de nuevos registradores, rompiendo así el monopolio que ostentaba el InterNIC (ver último inciso del apartado «Los dominios de primer nivel: Estados Unidos y el InterNIC»). La importancia económica de estos contratos es ciertamente de relevancia si se tiene en cuenta la demanda creciente de nombres de dominio, y constituye una enorme tarta a repartir. Se estima que en el periodo comprendido entre septiembre de 1.995 y marzo de 1.996, la tarifa anual para conservar el nombre de dominio le ha reportado al NSI sobre 20 millones de dólares (20).

III. EL ASPECTO INSTITUCIONAL DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.

A) Los dominios de primer nivel: Estados Unidos y el InterNIC (21).

Los dominios de primer nivel, que existen en la actualidad, clasificados en función de la institución que los gestiona, son:

1. Los dominios especiales genéricos de primer nivel (TLD´s) gestionados por el InterNIC, que son los dominios .com,.org y .net (22). La responsabilidad principal en el registro de nombres de dominio de segundo nivel bajo los principales referidos recae, con el patrocinio de la «National Science Foundation» de los Estados Unidos (institución análoga al Consejo Superior de Investigaciones Científicas español), sobre «InterNIC» (Internet Network Information Center), entidad administrada por «Network Solutions, Inc.» (23) (NSI, en adelante).

Estos dominios, en especial el dominio «.com», son los que han provocado las controversias que se citan en este trabajo. Sobre todo, el dominio «.com» por ser, como se indica en la nota, el destinado para uso de carácter comercial.

2. El dominio de primer nivel «mil» se encuentra gestionado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD), y está reservado para instituciones militares

3. El dominio de primer nivel «int» corre a cargo de la «Unión Internacional de Telecomunicaciones» (24) que radica en Ginebra, Suiza, y se encuentra reservado a Instituciones que se hayan creado en virtud de un tratado internacional como la Unión Europea o las Naciones Unidas.

4. El dominio de primer nivel «gov», se encuentra bajo la autoridad de la «Federal Network Council» (institución dependiente del gobierno norteamericano).

5. El dominio de primer nivel «edu», se encuentra gestionado directamente por la, ya comentada, «National Science Foundation».

6. Los dominios de primer nivel correspondientes a los diferentes países (25). En el caso de España el dominio de
primer nivel que gestiona es «es», y corre a cargo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En cuanto a los TLD´s gestionados por el InterNIC, el origen del desempeño de las funciones que desarrolla esta institución lo constituye el acuerdo, firmado en 1.993, entre el gobierno estadounidense (representado por la «National Science Foundation») y «Network Solutions, Inc.», con el objeto de desarrollar el sistema de los nombres de dominio (DNS).

Desde un punto de vista financiero, la NSF entregaba fondos a la NSI para realizar los proyectos, pero en septiembre de 1.995 finalizó esa subvención y el registro de los nombres de dominio empezó a tener un coste para los que interesaban el mismo de forma que había que abonar la cantidad de 50$ USA al año para conservar el dominio. Con este dinero la NSI y el Inter-NIC se convertían, desde el punto de vista financiero, en autosuficientes.

Debido al incremento de solicitudes y a la aparición de controversias a la hora de asignar estos dominios, es por lo que en el año 1.995, el Inter-NIC elaboró unas reglas de asignación de nombres de dominio conocida como la política de
nombres de dominio (Domain Name Policy). Ahora diversas compañías, que se ven perjudicadas por esta «política», han planteado acciones contra NSI por la aplicación de las mismas (Roadrunner Computer Systems y Data Concepts). Todo
ello ha provocado que tales normas se encuentren actualmente en revisión (26), si bien, en el ámbito de la Red, ciertamente, poco hay que sea realmente estable, y estas normas ya han sido objeto de anteriores revisiones.

Todo este sistema explicado cambiará en breve. El contrato que liga a la NSI con la «National Science Foundation» expirará en 1.998, y la NSF ha anunciado que no va a renovar el contrato. Además, en mayo de 1.997 se celebró una reunión de tres días, auspiciada por la «Unión Internacional de Telecomunicaciones», en Ginebra, Suiza. En esta reunión se firmó un «Memorandum de Entendimiento» (27), al que se han suscrito hasta el momento unas 135 entidades (28), que prevé la creación de siete nuevos dominios (.firm, .store, .web, .arts, .rec, .nom e .info) (29). También se espera que finalice el monopolio fáctico del registro de nombres de dominio, que actualmente, tiene InterNIC, previéndose la creación, en un principio, de 4 registradores por cada una de las sietes regiones del planeta, en total 28 nuevos registradores. Finalmente esta previsión se ha ampliado y son muchos más los registradores que empezarán a operar (30).

B) El registro de los nombres de dominio bajo «es»: El ES-NIC, del Centro de Comunicaciones del CSIC RedIRIS.

En España, el registro de nombres de dominio de segundo nivel bajo «es» constituye un servicio público (31), denominado ES-NIC, prestado por el Centro de Comunicaciones CSIC RedIRIS que se integra en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia.

El CSIC es calificado como un Organismo Público de Investigación (OPI), calificación que comparte con otros organismos como el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), y el Instituto Español de Oceanografía (32).

Estos organismos, de acuerdo con el artículo 18.1 de la Ley 13/1996, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley de Ciencia), se entienden incluidos en el apartado b) del párrafo primero del artículo 4 de la Ley General Presupuestaria, por lo que a efectos de su gestión económico-financiera se asimilan a los Organismos Autónomos de carácter Comercial.

La Disposición Adicional Tercera de la mencionada Ley de Ciencia habilitó al Gobierno para aprobar los reglamentos de organización, funcionamiento y personal de estos organismos. Tal previsión, y en lo referente al CSIC, fue cumplida mediante Real Decreto 140/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo artículo 1.3, siguiendo la directriz marcada por el artículo 18 de la Ley de Ciencia establece que «a efectos de su gestión económica y financiera el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se incluye en el artículo cuarto, párrafo primero, apartado b, del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, como organismo autónomo de carácter comercial, industrial y financiero».

El origen de las funciones que actualmente desempeña el CSIC se encuentra en el «Plan Nacional de Investigación y Desarrollo» de 1.988 que puso en marcha el programa para Interconexión de los Recursos (IRIS) de las universidades y centros de investigación.

Hasta 1.993, la gestión de este programa correspondía a la Fundación para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fundesco) (33). Desde enero de 1.994, la RedIRIS es gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en concreto, por el Centro de Comunicaciones CSIC RedIRIS que realiza las funciones de Registro Delegado de Internet en España. Este servicio es el conocido como ES-NIC, y se ejerce por delegación de la «Internet Assigned number Authority».

IV. LOS PROBLEMAS JURIDICOS EN TORNO A LOS NOMBRES DE DOMINIO

En Estados Unidos se han producido numerosas controversias con los nombres de dominio. Muchas de ellas han acabado en los Tribunales de Justicia. En Inglaterra también han surgido controversias, al igual que en Francia y Alemania, dónde ya se han pronunciado los orgános judiciales, incluso con anterioridad a la ya citada Sentencia Británica; y ya se están preparando casos iguales en nuestro país, es una cuestión de tiempo, y cada vez menos, que estos problemas empiecen a ser analizados por los Tribunales de Justicia españoles, y las revistas especializadas.

Ejemplos de casos de disputas, referente a grandes empresas en Estados Unidos, son los siguientes (34):

– El que enfrentó a la compañía de cosméticos «AVON» con «Carnetta Wong Associates» quien registró el dominio «avon.com». Avon demandó a la titular del registro alegando la reciente «Federal Trademark Dilution Act».
Finalmente, Carnetta Wong Associates se allanó, y no hubo pronunciamiento judicial.
– El del dominio «mtv.com». Adam Curry, empleado de la MTV (popular canal de televisión dedicado a la música pop), registró el nombre de dominio «mtv.com» y lo mantenía el mismo. MTV no mostró mucho interés por el dominio hasta que Curry dejó de trabajar para ellos. Cuando Curry abandonó la MTV, ésta le demandó ante un Tribunal Federal. Al final las partes llegaron a un acuerdo amistoso.
– El de «mcdonalds.com». Joshua Quittner, escritor de la revista «WIRED», registró el dominio «mcdonalds.com» para los problemas con el sistema de asignación de dominios. Quittner amenazó con poner en la dirección página dedicada a la dieta vegetariana si no llegaban a un acuerdo, y al final McDonalds donó 3.500 dólares para la compra de material informático para escuelas.

En el Reino Unido se han producido tres casos (35), en uno de los cuales ha recaído ya una Sentencia. Es el caso «Pitman» (36).

Una empresa, constituida en 1.849 por Sir Issac Pitman, tenía varias divisiones (Publishing, Training y Examinations Bussines) que fueron escindiéndose, y en 1.985 se firmó un acuerdo entre ellas por el que se autorizaba a «Pitman Training» a usar el nombre «Pitman» en conexión con su negocio de forma que no se autorizaba el uso de «Pitman» para ningún otro negocio que no fuera las prácticas que organizaba y los cursos correspondientes.

«Pitman Publishing» instó el registro de los dominios «pitman.co.uk» y «pitman.com», en febrero de 1.996. Estos fueron concedidos pero «Pitman Publishing» no intentó el uso efectivo de los dominios, hasta diciembre de 1.996.

En abril de ese mismo año «Pitman Training» instó el registro del dominio «pitman.co.uk» e, incomprensiblemente, como reconoce la sentencia que puso fin al procedimiento, el dominio fue concedido. «Pitman Training» empezó a usar efectivamente el registro en julio de ese año, de forma que había sucedido, nadie sabe cómo, una reasignación del dominio disputado.

Posteriormente, cuando, en diciembre de 1.996, «Pitman Publishing» intentó usar el dominio que se supone había obtenido, se dio cuenta que no podía usarlo y manifestó su queja al centro británico que gestiona los nombres de dominio. Nominet UK devolvió, en abril de 1.997, el dominio a «Pitman Publishing», y desde entonces esta compañía es la que ha usado el nombre.

«Pitman Training» planteó acciones jurisdiccionales basadas en aprovechamiento de la reputación ajena, incumplimiento de contrato y actos desleales de confusión. Finalmente el juez desestimó estas acciones y declaró el derecho a usar el nombre a favor de «Pitman Publishing», que fue quien primero instó el registro del nombre de dominio disputado.

En Francia también hay noticias de casos de disputas de dominio, como prueba el enfrentamiento de las sociedades «SAPESO» e «ICARE».

«SAPESO» es titular de la marca «Atlantel» y registró el dominio «atlantel.fr». Otra sociedad (ICARE) registró en USA el dominio «atlantel.com», y enterándose de ello la titular del dominio «atlantel.fr», ha demandado, ante un tribunal de Burdeos, a «ICARE» con el objeto de que abandone el dominio «atlantel.com» (37).

En España todavía no se han producido casos de disputas que hayan sido objeto de análisis, pero, de cualquier manera, éstos se están preparando. Quizás el más conocido sea el del buscador «Ozú» (38). En un primer momento 5 personas crearon el buscador que residía en la dirección «ozu.advernet.es», cambiando posteriormente a «ozu.com». El nombre de este dominio lo registró a su nombre, en Estados Unidos, uno de los socios, mientras que en España se creaba una sociedad, «ADVERNET», encargada de la explotación comercial del buscador, y que registró la marca OZU. Posteriormente los colaboradores se separaron, y los que formaban la empresa «ADVERNET» crearon otro buscador en la dirección «ozu.es». Ambas partes reclaman el derecho a utilizar en exclusiva el nombre «ozu» y ya han empezado a ejercerse acciones judiciales.

A) Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio.

La problemática jurídica que plantea la institución de los nombres de dominio, a grandes rasgos, es susceptible de dividirse en dos categorías:

1. De un lado, las disputas que entre particulares pueden surgir en torno a un nombre concreto; cuestiones éstas que están llamadas a ser resueltas mediante técnicas de derecho privado. Una ulterior clasificación de estas disputas puede hacerse desde diferentes perspectivas.

a) Puede considerarse, dentro del derecho privado, una clasificación en función del derecho concreto que se vea afectado.
Así, el registro de un nombre de dominio puede violar el derecho de marcas si se registra como nombre una marca ajena debidamente inscrita; puede suponer también una práctica de competencia desleal, si se pretende, por poner un caso, aprovecharse de la reputación ajena; y puede suponer, también, una violación de derechos de propiedad intelectual si se registra como dominio, por ejemplo, el título de una obra protegida por los derechos de propiedad intelectual como una película de cine o el título de un libro. Ni que decir tiene, por supuesto, que todos los grupos normativos antes descritos presentan incuestionables conexiones que darían lugar a una variadísima casuística.

b) Desde otra perspectiva, el enfrentamiento entre dos agentes privados puede producirse porque ambos pretendan el mismo nombre de dominio (con el mismo dominio principal), como son los casos que se han producido en los Estados
Unidos, en los que las empresas pretendían el registro del nombre bajo el principal «.com». Pero junto a estos casos, se producen otros (caso «SAPESO» en Francia y «OZU» en España) en los que la disputa no se produce exactamente por el mismo nombre, sino que uno de los agentes decide usar el mismo nombre que otro, pero bajo otro dominio de primer nivel (en el caso «OZU» los dominios a considerar son «ozu.com» y «ozu.es» ( 39). En estos casos, menos estudiados, por ser mucho más recientes que los anteriores y no haber acontecido en Estados Unidos, lo que se produce es un riesgo de confusión pues, con este proceder, se puede inducir a error en el usuario sobre la procedencia de la página y de los productos y servicios en ella ofrecidos. De cualquier forma, las técnicas para resolver este tipo de conflictos radican, sin duda, como en los anteriores, en el derecho de marcas y, sobre todo, en el de competencia desleal.

Dentro de esta categoría de controversias entre agentes privados, autores como Jonathan Agmon, Stacey Halpern y David Pauker, establecen una tipología de disputas (40), distinguiendo los siguientes grupos:

a) Apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing).

Este tipo de disputa surge cuando alguien, de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca para evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la Red, o forzar al propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.

Casos que obedecen a este grupo son los del dominio .kaplan, comentado en la nota nº 13, y el que enfrentó a la compañía de cosméticos «AVON» con Carnetta Wong Associates, reseñado anteriormente.

b) Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (Not Quite Domain Name Grabbing).

Surge cuando alguien registra un dominio, sabiendo que coincide con el nombre de otra compañía, con su marca o su acrónimo, pero no con la finalidad del apartado anterior (evitar el uso por el propietario de la marca, o forzarle a comprarlo), sino con el objeto de usar ese dominio de forma efectiva. El conflicto surge porque las personas que acceden al dominio registrado esperan encontrar en ese lugar a la empresa cuya marca o nombre coincide con el nombre de dominio.

A esta tipología obedece el caso del dominio «mtv.com».

c) Coincidencias fortuitas (Logical Choice).

Estas son situaciones en las que una persona registra un dominio que, por casualidad, coincide, o es similar, con una marca o signo distintivo ajeno. Dentro de esta categoría se diferencia entre (Part I) cuando los nombres son idénticos, y (Part II) cuando los nombres, sin ser iguales, son similares o presentan identidades relevantes.

Ejemplo de este supuesto lo constituye el caso que enfrentó a las empresas «KnowledgeNet, Inc.» y «D.L. Boone & Co.». Boone registró el nombre «knowledgenet.com.», sin conocer la existencia del registro de la marca «knowledgenet». «KnowledgeNet, Inc.» demandó al NSI y a Boone. Boone se allanó antes de una resolución judicial sobre la cuestión.

2. La otra categoría de problemas, que plantea la institución estudiada, se conecta con la vertiente pública de los nombres de dominio, y estas cuestiones estarían llamadas, así, a resolverse mediante técnicas propias del derecho público: la naturaleza de las normas de asignación de nombres de dominio así como de las entidades que gestionan esasfunciones, el carácter administrativo o no de los actos de aplicación de tales normas, y, en definitiva, la conceptuación o no del registro de nombres de dominio como un servicio público, cualquiera que sea el significado que atribuyamos a esta expresión. Es de destacar que, dada la configuración del Derecho norteamericano, esta cuestiones, más propias de la Europa continental, han tenido una proyección prácticamente nula, si bien, se encuentran estudios que se sitúan en esta línea de debate (41). Sobre este aspecto, tan poco estudiado por la doctrina norteamericana, es de destacar el reciente artículo del autor británico Mark Gould, ya comentado anteriormente.

Corresponde, ahora, centrarse en parte de los problemas planteados y como se ha integrado esta figura en las estructuras actuales del Derecho norteamericano, siguiendo, para ello, la Sentencia dictada en el caso «Panavision».

B) Los problemas de derecho privado en Estados Unidos, un estudio de la Sentencia dictada en el caso «Panavision» (42).

A) 1.- Las partes y el tipo de juicio:

a) La demandante, «PANAVISION INTERNATIONAL, L.P.»(Panavision), es una compañía cuyo principal lugar de ejercicio de la actividad se encuentra en Los Angeles, California. Panavision es titular de una serie de marcas federales como «panavision» y «panaflex», que utiliza en conexión con su actividad relacionada con productos para el mundo del cine, televisión y fotografía.

Por su parte, el demandado, Dennis TOEPPEN, es un particular que posee varias páginas y es titular de diversos nombres de dominio, en concreto, ha registrado, con ese carácter, bajo el dominio de primer nivel «.com» las marcas anteriormente dichas, es decir, «panavision.com» y «panaflex.com.

Hay un segundo demandado, «Network Solutions, Inc.» (NSI, la entidad que asigna los nombres de dominio) pero que en el caso presente no se ve afectado por el juicio sumario.

b) El juicio es de los denominados «Summary Judgment» que es el apropiado cuando no hay una auténtica cuestión fáctica de relevancia controvertida. Para que este tipo de juicio no sea el apropiado se ha de probar la existencia de hechos controvertidos que sean auténticos e influyentes.

El juez, a la hora de justificar la conveniencia de este tipo de juicios, establece que los «juicios sumarios» son, en general, desaprobados en los casos de marcas debido a la inherente naturaleza fáctica de la mayoría de las disputas sobre marcas. Sin embargo, resulta apropiado cuando la parte demandada, como es el caso, no consigue demostrar la existencia de los referidos hechos controvertidos.

A) 2.- Los antecedentes, los hechos y las acciones que se ejercen.

a) Tras designar las partes que concurren en el procedimiento, la Sentencia se ocupa de realizar una breve explicación de Internet; para ello, se remite a la Sentencia que declaró inconstitucional la CDA (Communications Decency Act) (43).
Seguidamente, se analiza el sistema de nombres de dominio y la finalidad a la que obedece, destacando que su propósito principal es permitir a los usuarios de Internet localizar las direcciones de una forma rápida y sencilla.

Para argumentar esta afirmación se describe el modo en el que un usuario, que desconoce el nombre de dominio de la entidad con la que desea contactar, puede obtener esa dirección. En este caso, habría que utilizar los programas, que se encuentran en la Red, conocidos como «buscadores». Estos programas lo que hacen es buscar en Internet las páginas que contienen las palabras claves introducidas por el usuario, como si de una base de datos se tratara. Así, se obtendría una lista de direcciones que contienen la palabra clave y, a menudo, esta lista suele ser muy larga, de forma que el tiempo y el éxito de esta búsqueda depende de la habilidad del usuario para introducir la palabra o palabras correctas, y el número de direcciones que contienen las mismas palabras (44).

Debido a que los usuarios de Internet pueden tener dificultad para acceder a las direcciones o, incluso, puede que les sea imposible acceder a una dirección concreta sin conocer el nombre de dominio que tiene, es por lo que, comenta la sentencia, las empresas frecuentemente registran como nombre de dominio sus propios nombres, o las marcas con la que son conocidas en el mercado. Por lo tanto, tener un nombre dominio conocido, o deducible, es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en Internet; y por otro lado, también es importante para los
consumidores que desean localizar determinados negocios en la Red.

b) A continuación, en la Sentencia, se describen los hechos que provocan el litigio. Así, en diciembre de 1.995, Toeppen registró a su favor el nombre de dominio «panavision.com», sin que se encontrara autorizado por la actora para hacer uso de la marca.

Como otras muchas empresas, Panavision decidió empezar a desarrollar su actividad en Internet, y cuando fue a instar el registro, como nombre de dominio, de la marca que tenía registrada y con la que se daba a conocer en el mercado, descubrió que Toeppen era ya el titular del dominio «panavision.com». Por tanto, Panavision veía, así, cercenadas, en principio, las posibilidades de usar su marca en Internet.

Panavision notificó a Toeppen que era su deseo utilizar el nombre de dominio «panavision.com», y éste le exigió 13.000 dólares a cambio del dominio. Panavision rechazó la oferta que Toeppen planteó quien, además, registró, seguidamente, como nombre de dominio, otra de las marcas pertenecientes a Panavision, «panaflex.com». Lo único que contiene esa dirección es la palabra «hello». Network Solution, Inc. (entidad que gestiona los nombres de dominio considerados) suspendió el uso de los referidos dominios hasta que recayera Sentencia.

La actuación de Toeppen evidencia una innegable mala fe. El demandado se encuentra personado, con igual carácter, en otros casos en los que ha registrado nombres de dominio coincidentes con marcas ajenas, hecho éste que no fue desmentido por el demandado. Además, Toeppen es el titular de muchos nombres de dominio relacionados con conocidas marcas como aircanada.com, deltaairlines.com, yankeestadium.com, australiaopen.com. etc.

Llegado este punto, la sentencia hace eco de un argumento, esgrimido por Panavision, importante para la prosperidad de las acciones que se ejercen, sosteniendo que el negocio de Toeppen es registrar marcas conocidas para luego exigir a sus titulares dinero por renunciar a los nombres que tiene registrados.

c) Las acciones que ejerce la actora son, las de dilución de marca, tanto a nivel federal como estatal; infracción del derecho de marca; competencia desleal, tanto a nivel estatal como federal; conducta parasitaria con probable beneficio económico tanto intencional, como por negligencia; y, finalmente, incumplimiento de contrato.

De estas acciones, sólo la primera fue estimada, por lo que, será objeto de estudio más detallado que el resto.

A) 3.- El análisis de las cuestiones planteadas.

Tras justificar la procedencia del juicio sumario, la sentencia aborda cada una de las acciones que se ejercen:

1.- En cuanto a la dilución de la marca: En primer lugar se analiza lo que en España se denomina el principio de especialidad, considerando que «tradicionalmente, el Derecho de Marcas ha permitido que diferentes personas usen una misma marca para diferentes clases de productos y servicios», de forma que el derecho de marcas sólo prohibe el uso de una misma cuando se refieren a productos o servicios que son competitivos.

A ello habría que añadir, como pone de manifiesto Kenneth Sutherlin Dueker (45), que las marcas también pueden convivir pacíficamente en el mercado, aun refiriéndose a productos competitivos, si el ámbito geográfico en el que operan las empresas son realmente distintos. En cambio, dado el carácter unívoco que presentan los nombres de dominio, en modo alguno pueden existir dos nombres de dominio igual, por diferentes que sean los ámbitos de actuación (geográficos o competitivos) de las empresas que pretenden el mismo nombre. Por lo demás, una vez en la Red, es totalmente indiferente el ámbito geográfico en el que se desarrolle la actividad, puesto que su proyección se efectúa a nivel mundial.

Esta protección, limitada por el principio de especialidad, según menciona la sentencia, fue expandida por la Lanham Act, que prohibe el uso de la marca para productos y servicios no competitivos, pero que se encuentren relacionados, cuando hay posibilidad de confusión para el consumidor sobre el origen de los productos y servicios con el que el usuario asocia
la marca. Esta protección que otorga la Lanham Act es la equivalente al artículo 12 a) de la Ley de Marcas española, si bien, como más tarde se analizará, resulta necesario que exista una relación de competencia para apreciar el riesgo de confusión y, además, este artículo introduce, junto al riesgo de confusión, el de asociación con la marca anterior (46).

Por otro lado, la Sentencia matiza que las leyes «antidilution» cambiaron el tradicional análisis antes expuesto de forma que estas leyes protegían las marcas notorias o famosas de los daños causados en entornos no estrictamente competitivos. La finalidad principal que tradicionalmente se había conferido al derecho de marcas es la de la protección del consumidor; en cambio las leyes «anti-dilution» ponen más énfasis en la protección del titular de la marca. De cualquier manera con ello también se está protegiendo al consumidor porque, si la existencia de marcas es beneficiosa para él, la protección de las inversiones en marcas que efectúan las empresas beneficiarán al consumidor mediante el aumento del interés de las empresas en invertir en la creación de reconocidas marcas.

Los requisitos para aplicar la legislación «anti-dilution» son que la marca sea notoria (47), que el uso ilícito sea de carácter comercial, y que provoque «dilution» de la cualidad distintiva de la marca. La ley define, a su vez, el término «dilution» como la pérdida de la capacidad de una marca notoria para identificar y distinguir productos y servicios, sin reparar en la existencia o ausencia de (1) competencia entre los titulares de la marca notoria y otras partes, o (2) probabilidad de confusión, error, o engaño.

Se observa que la protección que otorgan las leyes «anti-dilution» ha extendido la que ofrecía el derecho tradicional (para productos competitivos), y el que otorgaba la Lanham Act (cuando haya confusión), dado que no se encuentra constreñido ni por el principio de especialidad, al no exigir una relación de competencia (48), ni por la necesidad de riesgo de confusión pero, eso sí, aplicable sólo a la marca notoria.

Seguidamente, la Sentencia analiza cada uno de los requisitos comentados anteriormente:

En cuanto a la notoriedad de la marca, tras enumerar los criterios que la Ley contiene para apreciar esta notoriedad, concluye que el uso continuado, desde 1.954, de la marca; la gran publicidad de la que ha sido objeto, insertándose en infinidad de películas en los títulos de crédito; y haber desarrollado un enorme «secondary meaning», hacen de la marca «panavision», ciertamente, una marca notoria en los términos de la Ley.

En cuanto al uso comercial de la marca, la sentencia estima sí se ha producido este uso comercial. Aunque en la página de la dirección «panaflex.com» sólo había la palabra «hello». Ello, no se puede decir que constituya un uso comercial. De hecho la propia sentencia reconoce que el registro de un marca como nombre de dominio, sin más, no constituye un uso comercial de la marca y, por tanto, no se encuentra prohibido por la Ley. Sin embargo, el Juez considera que sí ha existido un uso comercial en este caso.

El negocio de Toppen, comenta la sentencia, es registrar marcas como nombres de dominio y entonces vender esos dominios a los titulares de las marcas, lo cual resulta evidente a la vista del ofrecimiento que hizo a Panavision, el resto de pretensiones judiciales ejercidas frente a él, y la gran cantidad de nombres de dominio coincidentes con marcas de los que es titular. Y esta actividad, consistente en el registro de nombres de dominio coincidentes con reputadas marcas para luego intentar venderlos a los titulares de las marcas, constituye un uso comercial de los nombres de dominio y, por tanto, de la marca registrada.

Finalmente, se analiza el riesgo de dilución de la marca de Panavision. La sentencia reconoce que el alcance preciso de las conductas incluidas en este concepto no ha sido todavía establecido, y utiliza los criterios mantenidos en los estatutos estatales «anti-dilution», éstos son los de «tarnishment» (deslustre) y «blurring» (oscurecimiento).

«Tarnishment» ocurre cuando una famosa marca es vinculada a productos de peor calidad o es representada de una manera malsana. Un ejemplo de esta categoría lo constituye el caso Hasbro, Inc vs Internet Entertaiment Group (49), en el que la demandada «diluyó» la marca de Hasbro «candyland», utilizada por el actor para productos infantiles, usándola como nombre de dominio para una página de contenido sexual.

Por su parte, «blurring» ocurre cuando se produce la pérdida del poder de venta y el valor de la marca a consecuencia de un uso no autorizado de ella.

Ambas figuras tienen como finalidad, reconoce la resolución judicial, preservar el valor de la marca para representar los productos y servicios de su titular, y la capacidad de la marca para designar el origen de los productos y servicios para los que es utilizada.

Desde estas premisas, la resolución judicial establece: «como resultado del actual