EL
ARBITRAJE Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Por:
Ernesto Rengifo García
Medidas
cautelares
Uno de los
efectos del pacto arbitral a raíz del ejercicio de la autonomía privada de
quienes lo celebran, es la sustracción del conflicto del conocimiento de la
justicia ordinaria. Y es precisamente en razón de esa sustracción que los
árbitros aparecen investidos de poderes jurídicos para acometer su función
jurisdiccional dentro de los cuales se destaca la competencia que asume el
tribunal arbitral para decidir los litigios en cuanto a su propia competencia (Kompetenz–Kompetenz)
y la posibilidad de ordenar medidas cautelares. Respecto de éstas últimas se
debe señalar que la facultad que tienen los árbitros de decretar medidas
cautelares no deriva del acuerdo de las partes, sino de la función
jurisdiccional que cumple todo arbitramento.
En los
procesos sobre derechos de propiedad intelectual las medidas cautelares
despuntan trascendentales ya que con el solo decreto y práctica de la medida el
titular de derecho puede quedar tranquilo y satisfecho. Imaginémonos en el
campo del derecho de autor cuando se solicita la suspensión de una obra o de
una representación musical que contiene obras que se van a ejecutar sin la
autorización de su titular. La suspensión decretada satisface la expectativa
del titular en la medida en que el derecho no resultó infringido. O, por
ejemplo, cuando se viola un signo distintivo por ser reproducido sin
autorización de su titular y con el decreto de la medida cautelar se logra que
el infractor no utilice más el signo en los canales comerciales.
En materia
de propiedad industrial se pueden solicitar medidas cautelares de diversa
índole; por ejemplo para evitar que una marca o cualquier otro signo distintivo
continúe siendo usurpado, se pueden requerir acumulativamente las siguientes
medidas cautelares: que se prohíba al usurpador el uso del signo distintivo en
los establecimientos de comercio, así como en los productos que distribuye o
comercializa en los mismos; que se oficie a la respectiva Cámara de Comercio
para que se suprima el nombre comercial dado al establecimiento de comercio;
que se prohíba al usurpador toda propaganda oral, visual o escrita de
productos, servicios o establecimientos que lleven la marca protegida; que se ordene
el comiso y destrucción de todos los productos que contengan la expresión
protegida o su dibujo, así como marquillas, rótulos, dibujos, etiquetas,
publicidad, avisos, que de alguna manera incorporen de manera idéntica o
similar la marca protegida; que se ordene a la parte demandada prestar caución
por una suma de dinero representativa con el fin de garantizar que se abstendrá
de no usar la marca que se le prohíbe.
Respecto
de las medidas cautelares se debe distinguir entre su adopción y su ejecución.
La primera, esto es, la adopción del contenido de la medida cautelar puede ser
tomada por los árbitros, en cambio, la ejecución queda en manos del órgano
judicial o administrativo respectivo.
En
Colombia, se controvirtió la constitucionalidad de las medidas cautelares en el
trámite arbitral. La Corte Constitucional en punto de su legalidad hubo de
precisar que ?al ser investidos ?transitoriamente- los árbitros de la función
de administrar justicia, es lógico, consecuente y ajustado al ordenamiento
superior y legal vigente, que los árbitros dentro del trámite y curso del
proceso arbitral ?a petición de cualquiera de las partes- puedan decretar las
medidas cautelares, particularmente cuando su finalidad no sólo es garantía del
equilibrio entre las partes en el transcurso y desarrollo del proceso, sino
también evitar que se hagan nugatorias las determinaciones que se adopten, por
lo que las normas que se examinan se encuentran conformes con la Carta
Política?[1].
La
doctrina tradicional exigía como requisitos de procedibilidad de las medidas
cautelares el periculum in mora y el fumus boni iuris, esto es,
la posibilidad de un daño y la verosimilitud del derecho alegado[2];
empero, las legislaciones modernas, y dentro de estas la colombiana, ya no
exigen la concurrencia de los mencionados requisitos, sino que se le ha dejado
a la voluntad y sindéresis del legislador determinar en qué eventos o situaciones
se pueden decretar las cautelas.
La regla
general tratándose medidas cautelares es la de su tipicidad; regla que no
aplica en el campo de la propiedad intelectual en donde, como se mencionó,
caben las más disímiles y diversas cautelas siempre y cuando guarden relación
con el derecho que se pretende proteger. De modo pues, que la justicia arbitral
se enfrentaría a la supuesta regla de la tipicidad de las medidas cautelares
consagradas en el decreto 1818 para el trámite arbitral, esto es, el registro
del proceso y el secuestro de los bienes muebles, con la regla de la no
tipicidad de medidas cautelares tratándose de conflictos relacionados con la
propiedad intelectual y con el problema práctico de que las dos medidas
cautelares referidas pueden resultar inaplicables o impertinentes en esta clase
de conflictos[3].
Pero el aparente
conflicto es más formal que real en la medida que el artículo 152 del decreto
1818 no estableció un numerus clausus respecto de las medidas cautelares
que se pueden decretar en el proceso arbitral, sino un numerus apertus;
en efecto, la regulación no excluye el decreto y práctica de otras medidas
cautelares lo cual resulta trascendental en el campo de la propiedad
intelectual. Dicha interpretación surge sin mayor fatiga del mismo texto de la
norma, la cual inicia con la siguientes palabras: ?En el proceso arbitral, a
petición de cualquiera de las partes podrán decretarse medidas cautelares con
sujeción a las reglas que a continuación se indican?. Es decir que la expresión
?podrán decretarse medidas cautelares? es una norma general que no se restringe
únicamente al registro de la demanda y al secuestro de los bienes muebles, sino
que aplica otra clase o tipo de medidas cautelares[4].
Ahora bien, de acogerse un criterio restrictivo, entonces no existirían las
medidas cautelares en el proceso arbitral pues lo usual es que las disputas que
se llevan a solución por este medio, versan en su mayoría sobre derechos
personales.
En este
orden de ideas, los árbitros en un trámite arbitral que tenga como objeto un
conflicto relacionado con la propiedad intelectual podrán ordenar como medidas
cautelares, entre otras, el cese inmediato de los actos que constituyan la
presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos
resultantes de la presunta infracción; la suspensión de la importación o de la
exportación de los productos que presuntamente violan un derecho de propiedad
industrial; la constitución por el presunto infractor de una garantía
suficiente y el cierre temporal de un establecimiento de comercio que fuese
necesario para evitar la continuación de la presunta infracción del derecho de
propiedad industrial que se alega como infringido. Y si el conflicto es de
derechos de autor o derechos conexos podrán decretar el secuestro preventivo de
toda obra, producción, edición y ejemplares; del producido de la venta y alquiler
de las obras; la suspensión de la representación, ejecución, exhibición de una
obra teatral, musical o cinematográfica, entre otras[5].
Intervención
de terceros
En materia
de arbitraje comercial internacional la intervención de terceros es considerada
extraña y exótica. Aquí rige la regla según la cual el pacto arbitral sólo
alcanza a quienes lo suscriben y excepcionalmente alcanzaría, según la
jurisprudencia francesa, a quien si bien no suscribió el contrato principal que
liga a las partes, participó activamente en la negociación, ejecución o
terminación del contrato. ?La palabra tercero en el derecho comparado del
arbitraje y en arbitraje comercial internacional es un sin sentido?[6].
En
Colombia, por el contrario, se prevé normativamente la posibilidad de la
intervención de terceros la cual puede ser frecuente en los conflictos
relacionados con la propiedad intelectual[7].
La Corte Constitucional Colombiana declaró conforme con la Carta Política la
norma sobre la intervención de terceros en el proceso arbitral siempre y cuando
su participación fuese un acto voluntario: ?El laudo arbitral no puede involucrar
a quienes no suscribieron o no se adhirieron al pacto arbitral, pero tampoco se
debe permitir a los terceros bloquear la continuación del proceso arbitral. En
efecto, lo propio del tercero, a diferencia del litisconsorte necesario, es que
las consecuencias del laudo no lo cubren obligatoriamente, por lo cual resulta
razonable que la ley permita que el proceso arbitral continúe sin su presencia.
Por ende, si el tercero decide no participar en el proceso arbitral, la
correspondiente disputa que tenga con alguna o ambas partes podrá ser resuelta
ulteriormente por las instancias judiciales. […] la ley no pretende extender
los efectos de un laudo a quien no lo habilitó voluntariamente?[8].
Se debe
señalar que el litisconsorte necesario no es un tercero, sino que es parte en
la medida en que viene a integrar a una de las partes dentro del proceso
arbitral y, por consiguiente, deberá ser citado obligatoriamente. Si no se
adhiere al pacto arbitral, entonces, se declararán extinguidos los efectos del
compromiso o los de la cláusula compromisoria. Y esto es así dado que si por la
naturaleza de la situación jurídica debatida, el laudo está llamado a tener
efectos de cosa juzgada para un sujeto de derecho que está ausente del debate,
su presencia despunta imprescindible e inexorable[9].
En cambio, respecto de los terceros (coadyuvancia, llamamiento ex officio,
denuncia del pleito, llamamiento en garantía, la intervención excluyente y el
llamamiento al poseedor o tenedor) su intervención no es obligatoria y el
proceso puede continuar y decidirse sin su intervención[10].
Contenido de los laudos cuando se infringe un
derecho de propiedad intelectual
En cuanto
al contenido de los derechos de propiedad intelectual se debe indicar que el
énfasis puesto en ellos tiene una connotación negativa en el sentido de que
nadie puede usar un derecho sin autorización de su titular y que éste,
correlativamente, está facultado para prohibir los usos no autorizados. Por
ello, es dable comparar el contenido de una obligación de no hacer con el
contenido de los derechos de propiedad intelectual por cuanto, en efecto, quien
no es titular del derecho sobre bienes inmateriales tiene respecto de éste una
obligación de no hacer y al infringirla, se puede recurrir a los criterios de
reparación o de restablecimiento establecidos para las obligaciones de no hacer
por el derecho civil clásico o tradicional[11].
En otras
palabras, si el contenido de un derecho de propiedad intelectual, marcadamente
negativo, se asemeja al contenido de una obligación de no hacer, es claro que
los criterios de reparación de ésta cuando se viola, se pueden aplicar a la
violación de los derechos de propiedad intelectual. El acreedor, es decir, el
titular del derecho de propiedad intelectual está facultado para pedir la
indemnización de los perjuicios, si el deudor infringe el derecho y no puede
deshacer lo hecho. Si se puede destruir la cosa hecha, será obligado el deudor
a su destrucción. De todos modos el acreedor quedará indemne.
Así mismo,
el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
estableció tres criterios para efectos de determinar la indemnización de
perjuicios cuando se infringe un derecho de propiedad industrial. Dichos criterios
son: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho
como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por
el infractor como resultado de los actos de infracción y c) el precio que el
infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en
cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales
que ya se hubieran concedido.
Nombres de dominio
Un nombre
de dominio además de ser un instrumento técnico de localización en la red, es
un medio distintivo dentro y fuera del espacio virtual y, por ello, su registro
puede entrar en conflicto con signos distintivos ya registrados. En otros
términos, tratándose de los nombres de dominio, es decir, de los signos distintivos
en la red, cuando su registro se hace de mala fe, esto es, con la intención de
infringir un signo distintivo protegido por la propiedad industrial, se habla
de registro abusivo y se le da la posibilidad al titular del signo de iniciar
un trámite administrativo ante un proveedor de controversias para lograr la
desactivación del nombre de dominio que se registró infringiendo su derecho de
marca[12].
En la
?Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de
Dominio?, aprobada por la ICANN el 26 de agosto de 1999, se dispone un
procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero sostenga a
un proveedor de solución de controversias que: ?i. Usted posee un nombre de
dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una
marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
ii. Usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de
dominio; y iii. Usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se
utiliza de mala fe?.
Pero lo
destacable es saber que existe un procedimiento administrativo expedito ante un
proveedor de servicios de solución de controversias quien convoca a un grupo de
expertos para que decida quién tiene la razón. El registrador del dominio no
participa en dicho procedimiento, pero la decisión lo vincula ya que ésta puede
consistir en ordenar la desactivación del nombre registrado.
El
demandante debe ser titular de un derecho sobre marca en cualquier país o que
goce de protección en el Estado de residencia del demandante. En la demanda se
pide la cancelación o cesión del nombre de dominio, pero no existe discusión
sobre indemnización de perjuicios. Si no se está conforme con la decisión del grupo
de expertos se puede ocurrir a los tribunales de justicia o promover procedimiento
arbitral.
La
competencia judicial en los litigios entre nombres de dominio gestionados por
la ICANN y los signos distintivos de terceros será la del domicilio del
registrador o la del domicilio del titular del dominio. Los tribunales
nacionales no están sujetos a la resolución que profiera el grupo de expertos y
esto es así por cuanto el procedimiento administrativo de la ICANN no
constituye un verdadero proceso arbitral. Finalmente, se debe señalar que la
decisión administrativa del grupo de expertos, cuando no se la discute ante los
tribunales nacionales, es fácilmente ejecutable en la medida en que no hay
necesidad de acudir a los procedimientos de ejecución de decisiones judiciales extranjeras,
es decir, que la decisión del grupo de expertos tiene efectos vinculantes
?plurijurisdiccionales?.
Se
observa, pues, que un problema global, ?deslocalizado? o, si se quiere,
?desterritorializado? como lo es el posible conflicto entre los medios
distintivos en la red ?nombres de dominio- y los signos distintivos tradicionales,
ha encontrado una solución con efectos globales, en la medida en que la
desactivación que ordena un grupo de expertos, que hacen parte de los
proveedores de servicios de solución de controversias, tiene tal trascendencia
que supera los tradicionales conceptos jurídicos de territorio y jurisdicción.
Ernesto Rengifo García
Abogado de la Universidad
Externado de Colombia, director del Departamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad
Externado de Colombia y profesor de derecho
de contratos en la misma universidad.
Correo-e:
[email protected].
[1] Corte
Constitucional, sentencia C-431 de 28 de septiembre de 1995, M.P.: HERNANDO
HERRERA VERGARA. La demanda de inconstitucionalidad recayó sobre el artículo 32
del decreto 2279 de 1989, equivalente al artículo 152 del decreto 1818 de 1998
o Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en
Colombia.
[2] PIERO
CALAMANDREI. Providencias cautelares, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica
Argentina, 1984, p. 69 y s.s.
[3] Por
ejemplo, el presupuesto para decretar la medida cautelar de registro de
demanda, impropiamente llamada en el trámite arbitral de ?inscripción de
proceso?, establecida en el artículo 152 del decreto 1818 de 1998 es que ?la
controversia recaiga sobre dominio u otro derecho real principal sobre bienes
muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de una pretensión
distinta?. Lo que se busca con una norma de tal talante es que la solicitud
verse sobre derechos reales o que los pueda afectar, de manera que no se debe
considerar exclusivamente la naturaleza de la pretensión sino fundamentalmente
sus efectos; si ellos implican alteración total o parcial de un derecho real
principal, procederá el registro de la demanda.
[4] ?Y es que
constituiría una falta de sindéresis, pensar que la ley restringió las medidas
cautelares a una sola, siendo que a través del proceso arbitral pueden
dirimirse los más variados e innumerables conflictos o controversias, distintos
de los que versan sobre dominio u otro derecho real principal radicados en
muebles e inmuebles. Para muestra, este Tribunal está en presencia de un
conflicto que recae sobre la validez de las decisiones adoptadas por una Junta
de Socios, proceso en el cual la propia ley […] prevé como medida cautelar la
suspensión de los actos impugnados?: Tribunal de arbitramento de
Inversora Ulloza Ltda. contra Inversionista Fresno S.A. y
Cía. S. en C., laudo de 28 de febrero de 1994, árbitros: HUGO ROLDÁN VILLA, HUMBERTO
RAFFO y FRANCISCO CHAVES, citado por RAMIRO BEJARANO, Procesos declarativos,
Bogotá, Temis, 2ª ed., 2001, p. 431.
[5] Cfr.
Artículo 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con la
cual se estableció un Régimen Común sobre propiedad industrial; artículo 56 de
la Decisión 351 de la Comisión Andina con la cual se estableció un Régimen
Común sobre derecho de autor y derechos conexos.
[6] EDUARDO
SILVA ROMERO. ?Reflexiones sobre el contrato de arbitraje?, en AA.VV. Estudios
de derecho civil, obligaciones y contratos. Libro Homenaje a Fernando
Hinestrosa, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, t. III, 2003, p. 304.
[7] Por
ejemplo, en conflictos relacionados con el derecho de autor es usual la figura
del llamamiento en garantía. Quien resulta demandado por explotación ilícita de
una obra, puede llamar en garantía al autor que previamente le cedió o le
transfirió la obra cuya titularidad o autoría se está discutiendo en el
proceso.
[8] Corte
Constitucional. Sentencia C- 163 de 1999, Magistrado Ponente: ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO.
[9] Cfr.
Artículo 149 del decreto 1818 de 1998.
[10] Cfr.
Artículo 150 ibídem
[11] A
propósito de las obligaciones de no hacer el artículo 1612 del Código Civil
colombiano dispone que ?Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la
de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo
hecho. Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria
para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el
deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que lleve a efecto a
expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros
medios, en este caso sería oído el deudor que se allane a prestarlos. El
acreedor quedará de todos modos indemne?.
[12] Sobre el
punto véase en especial ANGEL GARCÍA VIDAL, Derecho de marcas e Internet,
Valencia, Tirant lo blanch, 2002.