Arbitraje y propiedad intelectual

Viernes, 26 de julio de 2013

EL ARBITRAJE Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Por: Ernesto Rengifo García

 

Medidas cautelares

 

Uno de los efectos del pacto arbitral a raíz del ejercicio de la autonomía privada de quienes lo celebran, es la sustracción del conflicto del conocimiento de la justicia ordinaria. Y es precisamente en razón de esa sustracción que los árbitros aparecen investidos de poderes jurídicos para acometer su función jurisdiccional dentro de los cuales se destaca la competencia que asume el tribunal arbitral para decidir los litigios en cuanto a su propia competencia (Kompetenz-Kompetenz) y la posibilidad de ordenar medidas cautelares. Respecto de éstas últimas se debe señalar que la facultad que tienen los árbitros de decretar medidas cautelares no deriva del acuerdo de las partes, sino de la función jurisdiccional que cumple todo arbitramento.

 

En los procesos sobre derechos de propiedad intelectual las medidas cautelares despuntan trascendentales ya que con el solo decreto y práctica de la medida el titular de derecho puede quedar tranquilo y satisfecho. Imaginémonos en el campo del derecho de autor cuando se solicita la suspensión de una obra o de una representación musical que contiene obras que se van a ejecutar sin la autorización de su titular. La suspensión decretada satisface la expectativa del titular en la medida en que el derecho no resultó infringido. O, por ejemplo, cuando se viola un signo distintivo por ser reproducido sin autorización de su titular y con el decreto de la medida cautelar se logra que el infractor no utilice más el signo en los canales comerciales.

 

En materia de propiedad industrial se pueden solicitar medidas cautelares de diversa índole; por ejemplo para evitar que una marca o cualquier otro signo distintivo continúe siendo usurpado, se pueden requerir acumulativamente las siguientes medidas cautelares: que se prohíba al usurpador el uso del signo distintivo en los establecimientos de comercio, así como en los productos que distribuye o comercializa en los mismos; que se oficie a la respectiva Cámara de Comercio para que se suprima el nombre comercial dado al establecimiento de comercio; que se prohíba al usurpador toda propaganda oral, visual o escrita de productos, servicios o establecimientos que lleven la marca protegida; que se ordene el comiso y destrucción de todos los productos que contengan la expresión protegida o su dibujo, así como marquillas, rótulos, dibujos, etiquetas, publicidad, avisos, que de alguna manera incorporen de manera idéntica o similar la marca protegida; que se ordene a la parte demandada prestar caución por una suma de dinero representativa con el fin de garantizar que se abstendrá de no usar la marca que se le prohíbe.

 

Respecto de las medidas cautelares se debe distinguir entre su adopción y su ejecución. La primera, esto es, la adopción del contenido de la medida cautelar puede ser tomada por los árbitros, en cambio, la ejecución queda en manos del órgano judicial o administrativo respectivo.

 

En Colombia, se controvirtió la constitucionalidad de las medidas cautelares en el trámite arbitral. La Corte Constitucional en punto de su legalidad hubo de precisar que ?al ser investidos ?transitoriamente- los árbitros de la función de administrar justicia, es lógico, consecuente y ajustado al ordenamiento superior y legal vigente, que los árbitros dentro del trámite y curso del proceso arbitral ?a petición de cualquiera de las partes- puedan decretar las medidas cautelares, particularmente cuando su finalidad no sólo es garantía del equilibrio entre las partes en el transcurso y desarrollo del proceso, sino también evitar que se hagan nugatorias las determinaciones que se adopten, por lo que las normas que se examinan se encuentran conformes con la Carta Política?[1].

 

La doctrina tradicional exigía como requisitos de procedibilidad de las medidas cautelares el periculum in mora y el fumus boni iuris, esto es, la posibilidad de un daño y la verosimilitud del derecho alegado[2]; empero, las legislaciones modernas, y dentro de estas la colombiana, ya no exigen la concurrencia de los mencionados requisitos, sino que se le ha dejado a la voluntad y sindéresis del legislador determinar en qué eventos o situaciones se pueden decretar las cautelas.

 

La regla general tratándose medidas cautelares es la de su tipicidad; regla que no aplica en el campo de la propiedad intelectual en donde, como se mencionó, caben las más disímiles y diversas cautelas siempre y cuando guarden relación con el derecho que se pretende proteger. De modo pues, que la justicia arbitral se enfrentaría a la supuesta regla de la tipicidad de las medidas cautelares consagradas en el decreto 1818 para el trámite arbitral, esto es, el registro del proceso y el secuestro de los bienes muebles, con la regla de la no tipicidad de medidas cautelares tratándose de conflictos relacionados con la propiedad intelectual y con el problema práctico de que las dos medidas cautelares referidas pueden resultar inaplicables o impertinentes en esta clase de conflictos[3].

 

Pero el aparente conflicto es más formal que real en la medida que el artículo 152 del decreto 1818 no estableció un numerus clausus respecto de las medidas cautelares que se pueden decretar en el proceso arbitral, sino un numerus apertus; en efecto, la regulación no excluye el decreto y práctica de otras medidas cautelares lo cual resulta trascendental en el campo de la propiedad intelectual. Dicha interpretación surge sin mayor fatiga del mismo texto de la norma, la cual inicia con la siguientes palabras: ?En el proceso arbitral, a petición de cualquiera de las partes podrán decretarse medidas cautelares con sujeción a las reglas que a continuación se indican?. Es decir que la expresión ?podrán decretarse medidas cautelares? es una norma general que no se restringe únicamente al registro de la demanda y al secuestro de los bienes muebles, sino que aplica otra clase o tipo de medidas cautelares[4]. Ahora bien, de acogerse un criterio restrictivo, entonces no existirían las medidas cautelares en el proceso arbitral pues lo usual es que las disputas que se llevan a solución por este medio, versan en su mayoría sobre derechos personales.

 

En este orden de ideas, los árbitros en un trámite arbitral que tenga como objeto un conflicto relacionado con la propiedad intelectual podrán ordenar como medidas cautelares, entre otras, el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción; la suspensión de la importación o de la exportación de los productos que presuntamente violan un derecho de propiedad industrial; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente y el cierre temporal de un establecimiento de comercio que fuese necesario para evitar la continuación de la presunta infracción del derecho de propiedad industrial que se alega como infringido. Y si el conflicto es de derechos de autor o derechos conexos podrán decretar el secuestro preventivo de toda obra, producción, edición y ejemplares; del producido de la venta y alquiler de las obras; la suspensión de la representación, ejecución, exhibición de una obra teatral, musical o cinematográfica, entre otras[5].

 

Intervención de terceros

 

En materia de arbitraje comercial internacional la intervención de terceros es considerada extraña y exótica. Aquí rige la regla según la cual el pacto arbitral sólo alcanza a quienes lo suscriben y excepcionalmente alcanzaría, según la jurisprudencia francesa, a quien si bien no suscribió el contrato principal que liga a las partes, participó activamente en la negociación, ejecución o terminación del contrato. ?La palabra tercero en el derecho comparado del arbitraje y en arbitraje comercial internacional es un sin sentido?[6].

 

En Colombia, por el contrario, se prevé normativamente la posibilidad de la intervención de terceros la cual puede ser frecuente en los conflictos relacionados con la propiedad intelectual[7]. La Corte Constitucional Colombiana declaró conforme con la Carta Política la norma sobre la intervención de terceros en el proceso arbitral siempre y cuando su participación fuese un acto voluntario: ?El laudo arbitral no puede involucrar a quienes no suscribieron o no se adhirieron al pacto arbitral, pero tampoco se debe permitir a los terceros bloquear la continuación del proceso arbitral. En efecto, lo propio del tercero, a diferencia del litisconsorte necesario, es que las consecuencias del laudo no lo cubren obligatoriamente, por lo cual resulta razonable que la ley permita que el proceso arbitral continúe sin su presencia. Por ende, si el tercero decide no participar en el proceso arbitral, la correspondiente disputa que tenga con alguna o ambas partes podrá ser resuelta ulteriormente por las instancias judiciales. [...] la ley no pretende extender los efectos de un laudo a quien no lo habilitó voluntariamente?[8].

 

Se debe señalar que el litisconsorte necesario no es un tercero, sino que es parte en la medida en que viene a integrar a una de las partes dentro del proceso arbitral y, por consiguiente, deberá ser citado obligatoriamente. Si no se adhiere al pacto arbitral, entonces, se declararán extinguidos los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria. Y esto es así dado que si por la naturaleza de la situación jurídica debatida, el laudo está llamado a tener efectos de cosa juzgada para un sujeto de derecho que está ausente del debate, su presencia despunta imprescindible e inexorable[9]. En cambio, respecto de los terceros (coadyuvancia, llamamiento ex officio, denuncia del pleito, llamamiento en garantía, la intervención excluyente y el llamamiento al poseedor o tenedor) su intervención no es obligatoria y el proceso puede continuar y decidirse sin su intervención[10].

 

Contenido de los laudos cuando se infringe un derecho de propiedad intelectual

 

En cuanto al contenido de los derechos de propiedad intelectual se debe indicar que el énfasis puesto en ellos tiene una connotación negativa en el sentido de que nadie puede usar un derecho sin autorización de su titular y que éste, correlativamente, está facultado para prohibir los usos no autorizados. Por ello, es dable comparar el contenido de una obligación de no hacer con el contenido de los derechos de propiedad intelectual por cuanto, en efecto, quien no es titular del derecho sobre bienes inmateriales tiene respecto de éste una obligación de no hacer y al infringirla, se puede recurrir a los criterios de reparación o de restablecimiento establecidos para las obligaciones de no hacer por el derecho civil clásico o tradicional[11].

 

En otras palabras, si el contenido de un derecho de propiedad intelectual, marcadamente negativo, se asemeja al contenido de una obligación de no hacer, es claro que los criterios de reparación de ésta cuando se viola, se pueden aplicar a la violación de los derechos de propiedad intelectual. El acreedor, es decir, el titular del derecho de propiedad intelectual está facultado para pedir la indemnización de los perjuicios, si el deudor infringe el derecho y no puede deshacer lo hecho. Si se puede destruir la cosa hecha, será obligado el deudor a su destrucción. De todos modos el acreedor quedará indemne.

 

Así mismo, el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, estableció tres criterios para efectos de determinar la indemnización de perjuicios cuando se infringe un derecho de propiedad industrial. Dichos criterios son: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción y c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

 

Nombres de dominio

 

Un nombre de dominio además de ser un instrumento técnico de localización en la red, es un medio distintivo dentro y fuera del espacio virtual y, por ello, su registro puede entrar en conflicto con signos distintivos ya registrados. En otros términos, tratándose de los nombres de dominio, es decir, de los signos distintivos en la red, cuando su registro se hace de mala fe, esto es, con la intención de infringir un signo distintivo protegido por la propiedad industrial, se habla de registro abusivo y se le da la posibilidad al titular del signo de iniciar un trámite administrativo ante un proveedor de controversias para lograr la desactivación del nombre de dominio que se registró infringiendo su derecho de marca[12].

 

En la ?Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio?, aprobada por la ICANN el 26 de agosto de 1999, se dispone un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero sostenga a un proveedor de solución de controversias que: ?i. Usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; ii. Usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y iii. Usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe?.

 

Pero lo destacable es saber que existe un procedimiento administrativo expedito ante un proveedor de servicios de solución de controversias quien convoca a un grupo de expertos para que decida quién tiene la razón. El registrador del dominio no participa en dicho procedimiento, pero la decisión lo vincula ya que ésta puede consistir en ordenar la desactivación del nombre registrado.

 

El demandante debe ser titular de un derecho sobre marca en cualquier país o que goce de protección en el Estado de residencia del demandante. En la demanda se pide la cancelación o cesión del nombre de dominio, pero no existe discusión sobre indemnización de perjuicios. Si no se está conforme con la decisión del grupo de expertos se puede ocurrir a los tribunales de justicia o promover procedimiento arbitral.

 

La competencia judicial en los litigios entre nombres de dominio gestionados por la ICANN y los signos distintivos de terceros será la del domicilio del registrador o la del domicilio del titular del dominio. Los tribunales nacionales no están sujetos a la resolución que profiera el grupo de expertos y esto es así por cuanto el procedimiento administrativo de la ICANN no constituye un verdadero proceso arbitral. Finalmente, se debe señalar que la decisión administrativa del grupo de expertos, cuando no se la discute ante los tribunales nacionales, es fácilmente ejecutable en la medida en que no hay necesidad de acudir a los procedimientos de ejecución de decisiones judiciales extranjeras, es decir, que la decisión del grupo de expertos tiene efectos vinculantes ?plurijurisdiccionales?.

 

Se observa, pues, que un problema global, ?deslocalizado? o, si se quiere, ?desterritorializado? como lo es el posible conflicto entre los medios distintivos en la red ?nombres de dominio- y los signos distintivos tradicionales, ha encontrado una solución con efectos globales, en la medida en que la desactivación que ordena un grupo de expertos, que hacen parte de los proveedores de servicios de solución de controversias, tiene tal trascendencia que supera los tradicionales conceptos jurídicos de territorio y jurisdicción.

 

Ernesto Rengifo García

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, director del Departamento de  la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia y profesor de derecho  de contratos en la misma universidad.

Correo-e: ernesto.rengifo@uexternado.edu.co.

 

 

 



[1] Corte Constitucional, sentencia C-431 de 28 de septiembre de 1995, M.P.: HERNANDO HERRERA VERGARA. La demanda de inconstitucionalidad recayó sobre el artículo 32 del decreto 2279 de 1989, equivalente al artículo 152 del decreto 1818 de 1998 o Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Colombia.

 

[2] PIERO CALAMANDREI. Providencias cautelares, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1984, p. 69 y s.s.

[3] Por ejemplo, el presupuesto para decretar la medida cautelar de registro de demanda, impropiamente llamada en el trámite arbitral de ?inscripción de proceso?, establecida en el artículo 152 del decreto 1818 de 1998 es que ?la controversia recaiga sobre dominio u otro derecho real principal sobre bienes muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta?. Lo que se busca con una norma de tal talante es que la solicitud verse sobre derechos reales o que los pueda afectar, de manera que no se debe considerar exclusivamente la naturaleza de la pretensión sino fundamentalmente sus efectos; si ellos implican alteración total o parcial de un derecho real principal, procederá el registro de la demanda.

[4] ?Y es que constituiría una falta de sindéresis, pensar que la ley restringió las medidas cautelares a una sola, siendo que a través del proceso arbitral pueden dirimirse los más variados e innumerables conflictos o controversias, distintos de los que versan sobre dominio u otro derecho real principal radicados en muebles e inmuebles. Para muestra, este Tribunal está en presencia de un conflicto que recae sobre la validez de las decisiones adoptadas por una Junta de Socios, proceso en el cual la propia ley [...] prevé como medida cautelar la suspensión de los actos impugnados?: Tribunal de arbitramento de

Inversora Ulloza Ltda. contra Inversionista Fresno S.A. y Cía. S. en C., laudo de 28 de febrero de 1994, árbitros: HUGO ROLDÁN VILLA, HUMBERTO RAFFO y FRANCISCO CHAVES, citado por RAMIRO BEJARANO, Procesos declarativos, Bogotá, Temis, 2ª ed., 2001, p. 431.

 

[5] Cfr. Artículo 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con la cual se estableció un Régimen Común sobre propiedad industrial; artículo 56 de la Decisión 351 de la Comisión Andina con la cual se estableció un Régimen Común sobre derecho de autor y derechos conexos.

[6] EDUARDO SILVA ROMERO. ?Reflexiones sobre el contrato de arbitraje?, en AA.VV. Estudios de derecho civil, obligaciones y contratos. Libro Homenaje a Fernando Hinestrosa, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, t. III, 2003, p. 304.

[7] Por ejemplo, en conflictos relacionados con el derecho de autor es usual la figura del llamamiento en garantía. Quien resulta demandado por explotación ilícita de una obra, puede llamar en garantía al autor que previamente le cedió o le transfirió la obra cuya titularidad o autoría se está discutiendo en el proceso.

[8] Corte Constitucional. Sentencia C- 163 de 1999, Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.

[9] Cfr. Artículo 149 del decreto 1818 de 1998.

[10] Cfr. Artículo 150 ibídem

[11] A propósito de las obligaciones de no hacer el artículo 1612 del Código Civil colombiano dispone que ?Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que lleve a efecto a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso sería oído el deudor que se allane a prestarlos. El acreedor quedará de todos modos indemne?.

[12] Sobre el punto véase en especial ANGEL GARCÍA VIDAL, Derecho de marcas e Internet, Valencia, Tirant lo blanch, 2002.

 

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