EL ARBITRAJE Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Martes, 23 de febrero de 2010

 

Por: Ernesto Rengifo García

 

¿Qué son los derechos de propiedad intelectual?

 

En pocas palabras, se puede decir que los derechos de propiedad intelectual son aquellos que le otorgan a su titular un derecho de explotación exclusiva sobre el bien o materia objeto de la protección. En efecto, la nota distintiva de esta clase de derechos es que sus titulares están investidos de un ius excludendi alios, es decir, de un derecho de exclusión e terceros sobre el respectivo derecho o sobre sus distintas formas de uso o explotación comercial. Quien quiera utilizar un derecho de explotación exclusiva deberá obtener autorización de su titular porque en eso consiste precisamente el ejercicio del derecho: en autorizar o permitir que los terceros lo usen o lo exploten comercialmente o, lo que es lo mismo, en prohibir su uso sin su consentimiento.

 

¿Cuáles son los derechos de propiedad intelectual?

 

 

La propiedad intelectual tiene dos grandes capítulos: el derecho de autor y la propiedad industrial. El derecho de autor protege las obras literarias, artísticas y científicas y los derechos conexos al derecho de autor recogen la protección de los artistas intérpretes y ejecutantes, los organismos de radiodifusión y los productores de fonogramas.

 

 

Los derechos comprendidos dentro de la propiedad industrial son los siguientes: a) las patentes de invención, b) los modelos de utilidad, c)los diseños industriales, d) los secretos industriales y e) los signos distintivos mercantiles de los productos, de los servicios, del comerciante o del establecimiento de comercio, es decir, las marcas (productos o servicios), los lemas comerciales (la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca), las denominaciones de origen (indicación geográfica constituida por la denominación de un país: café de Colombia, Champaña de la región Champaña de Francia, Jerez de España), y los nombres comerciales y la enseña. Así mismo, dentro de la propiedad industrial se incluye el tema de los secretos empresariales o know how y el régimen jurídico de la competencia desleal.

 

 

En términos generales y para efectos de este artículo se puede decir que la propiedad intelectual está conformada por los derechos de autor, las creaciones técnicas (las patentes y los modelos de utilidad), las creaciones estéticas (diseños industriales), los signos distintivos (marcas, lemas, nombres comerciales, enseñas), los secretos empresariales y la competencia desleal empresarial.

 

 

¿Cómo se adquieren estos derechos?

 

 

Los derechos de autor surgen a partir de la creación. Es decir que la creación es el modo de adquirir la propiedad gobernada por el derecho de autor, teniendo el registro de las obras un efecto meramente declarativo y de publicidad, pero no constitutivo del derecho.

 

 

Las patentes, los diseños y las marcas requieren de un acto de concesión del Estado. No es suficiente la creación técnica o estética o el uso de la marca sino que se requiere la intervención del Estado concediendo la patente o el respectivo registro del diseño o de la marca para que se sea titular del derecho. Sin el título de concesión del Estado, no se es titular de derecho respecto de estos tres bienes que se ubican dentro del concepto de la propiedad industrial. Por el contrario, los nombres comerciales y la enseña se adquieren por el uso y su registro tiene efectos meramente de publicidad.

 

 

La información confidencial o los secretos empresariales se protegen en la medida en que se conserven como secretos y su régimen de protección es la disciplina de la competencia desleal porque los secretos no otorgan derechos de explotación exclusiva.

 

 

Importancia actual de los derechos de propiedad intelectual

 

 

Los derechos de propiedad intelectual son elementos de un sistema de economía de mercado y, como tales, son instrumentos de la competencia y por ello son, igualmente, situaciones jurídicas de ventaja protegidas por los ordenamientos nacionales, comunitarios e internacionales. En consecuencia, el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual dentro de los límites de su contenido legal no implica una restricción de la competencia; sólo cuando su explotación excede su contenido legal, cualquier restricción de la competencia resultante puede ser ilegal. Por ejemplo, se considera parte del contenido legal de un derecho de propiedad intelectual la concesión, durante la vida de ese derecho, de licencias que pueden ser exclusivas y territorialmente restringidas, y la imposición de obligaciones y restricciones justificadas al licenciatario; por el contrario, la obligación impuesta al licenciatario de no utilizar el know how objeto de la licencia al final de la misma no estará justificada si el know how ha pasado a ser de dominio público por cualquier razón distinta de un incumplimiento contractual por parte del licenciatario.

 

 

¿Qué asuntos son materia de arbitraje?

 

 

Para que un asunto sea materia de arbitraje debe reunir los siguientes requisitos: a. Que se trate de un conflicto determinado o determinable; b. Que se trate de una cuestión litigiosa; c. Que la cuestión sea transigible, y d. Que la cuestión litigiosa tenga un contenido patrimonial.

 

 

En esencia, el marco de referencia normativo para saber si una cuestión es arbitrable es saber si esta puede ser objeto de transacción o no. Incluso, cuestiones que prima facie podrían parecer como no transigibles, sí lo son, como lo serían por ejemplo, la acción civil que nace de un delito o, incluso, las consecuencias patrimoniales de una práctica restrictiva de la competencia o los efectos económicos de los actos administrativos de conformidad con jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano.

 

 

¿Qué sería materia de arbitraje en el campo de la propiedad intelectual?

 

 

En Colombia no existe legislación específica sobre arbitraje en asuntos relacionados con la propiedad intelectual y la doctrina arbitral sobre el punto es escasa. No obstante esto y conscientes de que la propiedad industrial está regida en gran parte por normas de orden público y que éstas no pueden ser materia de arbitraje, consideramos que los siguientes aspectos relacionados con la propiedad intelectual pueden ser objeto de arbitraje:

 

 

1. Respecto de los derechos de propiedad intelectual para las creaciones protegidas por el derecho de autor (obras literarias, artísticas, científicas y el software) y específicamente lo relacionado con la titularidad, la validez, el alcance, la violación y todos los problemas relacionados con las licencias, pueden ser referidos al arbitraje. No se observa en este campo ninguna restricción para que los asuntos referidos no puedan ser decididos por la justicia arbitral, salvo, como se expondrá más adelante, los problemas relacionados con los derechos morales.

 

 

2. En materia de patentes, diseños industriales y know how los temas relacionados con la titularidad, el alcance de los derechos, su violación y todo lo atinente a la parte contractual de estos derechos puede ser materia arbitral. En lo que sí no habría competencia de la justicia arbitral es en el cuestionamiento de la validez de los derechos sobre las patentes y los diseños industriales dado que este es un tema gobernado por normas de orden público y en donde el legislador, en el caso colombiano, expresamente ha señalado la competencia en el Consejo de Estado. Respecto del know how no habría ningún tipo de restricción y máxime que este específico derecho de propiedad industrial se encuentra protegido por la disciplina de la competencia desleal (unfair competition).

 

 

3. Respecto de las marcas creemos que los atributos de titularidad, alcance, violación y licencias son materia arbitrable; no así el punto de la validez. Respecto de los nombres comerciales y enseñas todo sería arbitrable incluido el punto de la validez del derecho.

 

 

4. En líneas generales se puede sostener que en materia de propiedad intelectual son susceptibles de arbitraje todos los derechos de explotación de las obras o creaciones protegidas, pero no el derecho moral de los autores o creadores dado que éste se considera que forma parte del derecho fundamental a la integridad de la persona y de su personalidad y, además, tiene la calidad de irrenunciable. Y como se sabe los derechos irrenunciables no son materia de arbitraje. No se pueden comprometer sino los intereses susceptibles de transacción y sólo son transigibles los derechos disponibles, y esta calidad no es predicable de los derechos morales de los autores o creadores.

 

 

5. En materia de derechos de autor hay que hacer la distinción entre los derechos de ejercicio individual y los derechos de gestión colectiva.

 

 

En consecuencia, los conflictos relacionados con los derechos de explotación económica (reproducción, comunicación pública, distribución, cesión) que autorice el autor mediante negocios jurídicos son materia arbitrable; igualmente pueden ser objeto de arbitraje los conflictos jurídicos que surgen entre el autor y la sociedad de gestión y entre ésta y los terceros o usuarios, salvo, eso si, en lo relacionado con los derechos morales, como se ha señalado.

 

 

6. En materia de marcas los famosos acuerdos de comercialización y sus efectos pueden ser materia arbitrable. Recuérdese que en estos acuerdos los dueños de las marcas, de conformidad con la legislación de países miembros de una comunidad económica, o sea los titulares de derechos subjetivos marcarios, suscriben en acuerdo de aceptación y tolerancia para que sus signos distintivos, idénticos o similares, pueden competir en un mismo mercado y siempre y cuando le introduzcan a sus signos elementos distintivos con el fin de evitar que el consumidor caiga en error o confusión respecto de la procedencia de los productos.

 

 

7. En punto de la competencia desleal conviene preguntarnos si el alcance de las normas sobre competencia pueden ser materia arbitrable. Se debe recordar que sólo es materia arbitrable aquello que puede ser objeto de transacción, que tenga contenido patrimonial y que pueda ser renunciable.

 

 

Si bien la línea divisoria entre el régimen jurídico de la competencia desleal y el de las prácticas restrictivas de la competencia se ha diluido, es claro que cuando se discute un tema de competencia desleal, la mayoría de las veces, se está controvirtiendo un derecho subjetivo de carácter particular cuya violación ocasiona indemnización de perjuicios; en las segundas, se discuten intereses supra individuales y no se habla de indemnización, sino de sanciones por infracción a las normas del derecho de la competencia, impuestas por el órgano competente. Total, los asuntos relacionados con la violación al régimen jurídico de la competencia desleal no ofrecen ningún obstáculo para que sean objeto de la justicia arbitral; cosa diferente acontece con la violación del régimen de la legislación antitrust ya que esta disciplina está imbuida y gobernada por normas de orden público. Aunque en este último caso se debe precisar que los efectos patrimoniales o los perjuicios causados a un competidor provenientes por ejemplo de un abuso de posición dominante en el mercado, puede ser materia arbitrable. Lo que no es arbitrable es la determinación de una conducta como violatoria del régimen de las prácticas restrictivas de la competencia ya que ello es atribución propia de órganos especializados del ejecutivo.

 

 

8. El abuso de la posición dominante es un tema particularmente sensible en el área de la propiedad sobre intangibles o bienes inmateriales, en la medida en que los derechos de propiedad intelectual suelen ser considerados, desde el punto de vista jurídico, monopolios por cuanto con su ejercicio se restringe la competencia respecto de esos derechos; pues bien, el control sobre los efectos monopolísticos de los derechos de propiedad intelectual no pueden ser objeto de conocimiento de la justicia arbitral; es decir, el control al ejercicio abusivo de un derecho de propiedad intelectual es campo de actuación de los órganos encargados de velar por la competencia en el mercado. Por ejemplo, la censura a las distintas formas de ejercicio abusivo de una patente (la fijación de precios excesivos respecto del tamaño del mercado, la negativa a suplir un mercado en condiciones razonables, discriminación de condiciones en uso de la patente, entorpecimiento de actividades comerciales productivas) es objeto de conocimiento de las autoridades de la competencia. El problema del sistema de competencia es que la identificación de los supuestos abusos sólo es posible hacerla a través de un examen de los efectos anticompetitivos de las prácticas examinadas en el mercado y ello exige la identificación de los factores circundantes bajo los cuales se desarrollan las conductas, es decir, el examen de las características del mercado. Cosa diferente es el abuso de la posición dominante contractual la cual si puede ser objeto de conocimiento y censura de parte de la justicia arbitral.

 

 

9. No está demás agregar que los árbitros están facultados para dirimir conflictos transigibles como son los relativos a la existencia de un derecho de propiedad intelectual, su vulneración, el quantum del perjuicio ocasionado por su infracción, etc, y respecto de los cuales las partes tienen capacidad de disposición y de renuncia, pero ellos no tienen la facultad de disposición del poder coactivo del Estado. En otras palabras, los procesos ejecutivos –en donde no se discute la existencia del derecho- son materia de la jurisdicción ordinaria, y es aquí en donde derechamente y a las claras se aprecia el poder coactivo del Estado. “La paz y el orden público se ponen en peligro si a los particulares, así obren como conciliadores o árbitros, se les atribuye directamente la facultad de disponer del poder coactivo. No es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores.

 

 

Tampoco resulta admisible ampliar la materia arbitrable a asuntos que trascienden la capacidad de disposición de las partes y respecto de los cuales no sea posible habilitación alguna”. Es decir, que todo lo relativo a la ejecución del laudo es competencia de la jurisdicción ordinaria.

 

 

10. En derecho colombiano la jurisprudencia arbitral en materia de propiedad intelectual es escasa, pero han sido objeto de laudos arbitrales asuntos relacionados con incumplimientos de relaciones jurídicas regidas por el derecho de autor; problemas de interpretación en torno de una cláusula de exclusividad impuesta por un productor fonográfico a una artista; aplicación o no de la teoría de la imprevisión en los contratos entre artistas y su casa disquera. En cambio, conflictos relacionados con patentes o marcas no han sido materia de conocimiento de la justicia arbitral.

 

 

Medidas cautelares

 

 

Uno de los efectos del pacto arbitral a raíz del ejercicio de la autonomía privada de quienes lo celebran, es la sustracción del conflicto del conocimiento de la justicia ordinaria. Y es precisamente en razón de esa sustracción que los árbitros aparecen investidos de poderes jurídicos para acometer su función jurisdiccional dentro de los cuales se destaca la competencia que asume el tribunal arbitral para decidir los litigios en cuanto a su propia competencia (Kompetenz-Kompetenz) y la posibilidad de ordenar medidas cautelares. Respecto de éstas últimas se debe señalar que la facultad que tienen los árbitros de decretar medidas cautelares no deriva del acuerdo de las partes, sino de la función jurisdiccional que cumple todo arbitramento.

 

 

En los procesos sobre derechos de propiedad intelectual las medidas cautelares despuntan trascendentales ya que con el solo decreto y práctica de la medida el titular de derecho puede quedar tranquilo y satisfecho. Imaginémonos en el campo del derecho de autor cuando se solicita la suspensión de una obra o de una representación musical que contiene obras que se van a ejecutar sin la autorización de su titular. La suspensión decretada satisface la expectativa del titular en la medida en que el derecho no resultó infringido. O, por ejemplo, cuando se viola un signo distintivo por ser reproducido sin autorización de su titular y con el decreto de la medida cautelar se logra que el infractor no utilice más el signo en los canales comerciales.

 

 

En materia de propiedad industrial se pueden solicitar medidas cautelares de diversa índole; por ejemplo para evitar que una marca o cualquier otro signo distintivo continúe siendo usurpado, se pueden requerir acumulativamente las siguientes medidas cautelares: que se prohíba al usurpador el uso del signo distintivo en los establecimientos de comercio, así como en los productos que distribuye o comercializa en los mismos; que se oficie a la respectiva Cámara de Comercio para que se suprima el nombre comercial dado al establecimiento de comercio; que se prohíba al usurpador toda propaganda oral, visual o escrita de productos, servicios o establecimientos que lleven la marca protegida; que se ordene el comiso y destrucción de todos los productos que contengan la expresión protegida o su dibujo, así como marquillas, rótulos, dibujos, etiquetas, publicidad, avisos, que de alguna manera incorporen de manera idéntica o similar la marca protegida; que se ordene a la parte demandada prestar caución por una suma de dinero representativa con el fin de garantizar que se abstendrá de no usar la marca que se le prohíbe.

 

 

Respecto de las medidas cautelares se debe distinguir entre su adopción y su ejecución. La primera, esto es, la adopción del contenido de la medida cautelar puede ser tomada por los árbitros, en cambio, la ejecución queda en manos del órgano judicial o administrativo respectivo.

 

 

En Colombia, se controvirtió la constitucionalidad de las medidas cautelares en el trámite arbitral. La Corte Constitucional en punto de su legalidad hubo de precisar que “al ser investidos –transitoriamente- los árbitros de la función de administrar justicia, es lógico, consecuente y ajustado al ordenamiento superior y legal vigente, que los árbitros dentro del trámite y curso del proceso arbitral –a petición de cualquiera de las partes- puedan decretar las medidas cautelares, particularmente cuando su finalidad no sólo es garantía del equilibrio entre las partes en el transcurso y desarrollo del proceso, sino también evitar que se hagan nugatorias las determinaciones que se adopten, por lo que las normas que se examinan se encuentran conformes con la Carta Política”.

 

 

La doctrina tradicional exigía como requisitos de procedibilidad de las medidas cautelares el periculum in mora y el fumus boni iuris, esto es, la posibilidad de un daño y la verosimilitud del derecho alegado; empero, las legislaciones modernas, y dentro de estas la colombiana, ya no exigen la concurrencia de los mencionados requisitos, sino que se le ha dejado a la voluntad y sindéresis del legislador determinar en qué eventos o situaciones se pueden decretar las cautelas.

 

 

La regla general tratándose medidas cautelares es la de su tipicidad; regla que no aplica en el campo de la propiedad intelectual en donde, como se mencionó, caben las más disímiles y diversas cautelas siempre y cuando guarden relación con el derecho que se pretende proteger. De modo pues, que la justicia arbitral se enfrentaría a la supuesta regla de la tipicidad de las medidas cautelares consagradas en el decreto 1818 para el trámite arbitral, esto es, el registro del proceso y el secuestro de los bienes muebles, con la regla de la no tipicidad de medidas cautelares tratándose de conflictos relacionados con la propiedad intelectual y con el problema práctico de que las dos medidas cautelares referidas pueden resultar inaplicables o impertinentes en esta clase de conflictos.

 

 

Pero el aparente conflicto es más formal que real en la medida que el artículo 152 del decreto 1818 no estableció un numerus clausus respecto de las medidas cautelares que se pueden decretar en el proceso arbitral, sino un numerus apertus; en efecto, la regulación no excluye el decreto y práctica de otras medidas cautelares lo cual resulta trascendental en el campo de la propiedad intelectual. Dicha interpretación surge sin mayor fatiga del mismo texto de la norma, la cual inicia con la siguientes palabras: “En el proceso arbitral, a petición de cualquiera de las partes podrán decretarse medidas cautelares con sujeción a las reglas que a continuación se indican”. Es decir que la expresión “podrán decretarse medidas cautelares” es una norma general que no se restringe únicamente al registro de la demanda y al secuestro de los bienes muebles, sino que aplica otra clase o tipo de medidas cautelares. Ahora bien, de acogerse un criterio restrictivo, entonces no existirían las medidas cautelares en el proceso arbitral pues lo usual es que las disputas que se llevan a solución por este medio, versan en su mayoría sobre derechos personales.

 

 

En este orden de ideas, los árbitros en un trámite arbitral que tenga como objeto un conflicto relacionado con la propiedad intelectual podrán ordenar como medidas cautelares, entre otras, el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción; la suspensión de la importación o de la exportación de los productos que presuntamente violan un derecho de propiedad industrial; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente y el cierre temporal de un establecimiento de comercio que fuese necesario para evitar la continuación de la presunta infracción del derecho de propiedad industrial que se alega como infringido. Y si el conflicto es de derechos de autor o derechos conexos podrán decretar el secuestro preventivo de toda obra, producción, edición y ejemplares; del producido de la venta y alquiler de las obras; la suspensión de la representación, ejecución, exhibición de una obra teatral, musical o cinematográfica, entre otras .

 

 

Intervención de terceros

 

 

En materia de arbitraje comercial internacional la intervención de terceros es considerada extraña y exótica. Aquí rige la regla según la cual el pacto arbitral sólo alcanza a quienes lo suscriben y excepcionalmente alcanzaría, según la jurisprudencia francesa, a quien si bien no suscribió el contrato principal que liga a las partes, participó activamente en la negociación, ejecución o terminación del contrato. “La palabra tercero en el derecho comparado del arbitraje y en arbitraje comercial internacional es un sin sentido”.

 

 

En Colombia, por el contrario, se prevé normativamente la posibilidad de la intervención de terceros la cual puede ser frecuente en los conflictos relacionados con la propiedad intelectual. La Corte Constitucional Colombiana declaró conforme con la Carta Política la norma sobre la intervención de terceros en el proceso arbitral siempre y cuando su participación fuese un acto voluntario: “El laudo arbitral no puede involucrar a quienes no suscribieron o no se adhirieron al pacto arbitral, pero tampoco se debe permitir a los terceros bloquear la continuación del proceso arbitral. En efecto, lo propio del tercero, a diferencia del litisconsorte necesario, es que las consecuencias del laudo no lo cubren obligatoriamente, por lo cual resulta razonable que la ley permita que el proceso arbitral continúe sin su presencia. Por ende, si el tercero decide no participar en el proceso arbitral, la correspondiente disputa que tenga con alguna o ambas partes podrá ser resuelta ulteriormente por las instancias judiciales. [...] la ley no pretende extender los efectos de un laudo a quien no lo habilitó voluntariamente”.

 

 

Se debe señalar que el litisconsorte necesario no es un tercero, sino que es parte en la medida en que viene a integrar a una de las partes dentro del proceso arbitral y, por consiguiente, deberá ser citado obligatoriamente. Si no se adhiere al pacto arbitral, entonces, se declararán extinguidos los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria. Y esto es así dado que si por la naturaleza de la situación jurídica debatida, el laudo está llamado a tener efectos de cosa juzgada para un sujeto de derecho que está ausente del debate, su presencia despunta imprescindible e inexorable. En cambio, respecto de los terceros (coadyuvancia, llamamiento ex officio, denuncia del pleito, llamamiento en garantía, la intervención excluyente y el llamamiento al poseedor o tenedor) su intervención no es obligatoria y el proceso puede continuar y decidirse sin su intervención

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