DERECHOS DE AUTOR EN PROCESOS MARCARIOS

Lunes, 07 de noviembre de 2016

DERECHOS DE AUTOR EN PROCESOS MARCARIOS

 

 

Autor: Ab. Diego Cevallos Salgado

 

1.- Del Derecho de Autor.

El derecho de autor ?recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad?[1], por lo que un diseño, por más sencillo que sea, es protegido bajo el derecho de autor y, a su vez, el mismo puede ser amparado bajo la esfera de los derechos de propiedad industrial, específicamente como un signo distintivo. Al respecto, la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI) en su artículo 6 establece que el derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: ?b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra?.

Así, cuando un empresario contrata un diseñador con el fin específico de elaborar el logotipo que identificará su producto o servicio en el mercado, nos encontramos frente a una obra por encargo, de conformidad a lo previsto por la LPI en su artículo 7; relación en la cual los derechos morales se reservan exclusivamente al diseñador, mientras que la titularidad de los derechos patrimoniales, es decir,  el derecho a explotar la obra y obtener sus beneficios económicos, corresponden al empresario, que en este caso particular tendrá la libertad de identificar sus productos o servicios con el diseño elaborado.

Como señalamos los derechos de autor sobre dicho diseño son acumulables con los derechos de propiedad industrial que pudiesen existir, como es el caso de la obtención de un registro marcario. La diferencia en ambos casos es que el derecho de autor nace con la creación de la obra y no requiere de la formalidad de registro ante ninguna autoridad pública, de conformidad a lo establecido por el Convenio de Berna, la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN) y la LPI, pues el registro de los derechos de autor únicamente genera una presunción a favor de quien ha obtenido el mismo, pero el derecho como tal nace con la obra. Por su parte, el derecho sobre una marca nace con la concesión por parte de la autoridad administrativa a favor del peticionario, y dicho otorgamiento se da únicamente al verificar que el signo solicitado no es capaz de generar confusión en el mercado frente a signos preexistentes.

Un elemento a tomar en consideración en cuanto a los derechos de propiedad intelectual que podrían acumularse sobre un determinado diseño, es el de la jurisdicción territorial en la cual son oponibles los mismos. Hay que recordar que los derechos de autor se protegen por el Estado Ecuatoriano desde el momento de su creación sin necesidad de registro e independientemente del país de origen de la obra que se protege:

?Artículo 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protegen todas las  obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta  protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación.? (Subrayado fuera del texto).

El derecho sobre una marca, a diferencia del de autor, se rige por el principio de territorialidad, por el cual quien obtiene un registro marcario tiene el uso exclusivo de dicho signo en el país en el cual ha obtenido su registro, tal como lo han expuesto reiteradamente la doctrina, y la jurisprudencia comunitaria:

?La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

          (?)De conformidad con la doctrina comunitaria ?la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras? (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26).?[2]

Un ejemplo sobre la acumulación de derechos de autor y derechos marcarios sobre un mismo objeto, son los conocidos diseños de ?Bugs Bunny?, el ?Pato Lucas?, el ?Coyote?, entre otros, cuyos derechos pertenecen a la compañía estadounidense Warner Bros, Entertainment Inc., los cuales no solo tienen protección en el ámbito de los derechos de autor, sino que, adicionalmente, han sido registrados ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América para identificar productos elaborados por esta compañía[3].

En este caso el registro de estos diseños como marcas no tiene únicamente el fin de identificar los productos o servicios de la compañía bajo los referidos diseños, sino que se los obtiene considerando que la protección de un diseño en el ámbito de los derechos de autor tiene un límite temporal en las diversas legislaciones una vez que ha fallecido el autor de la obra protegida. En el Ecuador de conformidad a lo establecido por el artículo 80 de la LPI los derechos patrimoniales duran toda la vida del autor y hasta setenta años después de su muerte. Esta limitación para la explotación del diseño no la tiene el derecho marcario, pues la marca registrada puede ser renovada, en el caso ecuatoriano por periodos de diez años, de manera indefinida a voluntad del titular del registro marcario.

2. - Los Procesos de Oposición.

La Decisión 486 (en adelante D486) en su artículo 146 establece que dentro de los treinta días posteriores a la publicación del signo solicitado, cualquiera que posea un legítimo interés podrá interponer oposición al registro de la marca solicitada. Al respecto, la jurisprudencia comunitaria ha señalado que tiene legítimo interés para interponer oposición ?el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario?[4], o el titular de un signo distintivo en cualquiera de los países miembros de la CAN siempre que acredite el interés real en el mercado donde interpone la oposición, de acuerdo a lo establecido en el artículo 147 de la D486.

Esta regla es aplicable en cuanto la oposición es fundamentada en la preexistencia de un derecho marcario que podría ser eventualmente vulnerado con la concesión del signo que se solicita; sin embargo, dentro de las prohibiciones de registro de marcas se encuentra también aquella relacionada con la infracción de un derecho de autor, el mismo que se protege en el Ecuador independientemente del país de origen de la obra objeto de protección, por lo que en estos casos no aplica el principio de territorialidad. Así, puede interponerse una oposición al registro de una marca cuando el signo solicitado para registro infringe un derecho de autor, ya sea en el caso de la reproducción de un logotipo diseñado a favor de determinada persona para que ésta identifique con dicho diseño su producto o servicio; o, cuando el signo solicitado constituya una reproducción del nombre o de algún fragmento de alguna obra amparada por los derechos de autor, por ejemplo, un signo cuya denominación consista en el nombre de una obra literaria o de una canción.

Las prohibiciones de registro de signos que infringen derechos de autor, se encuentran en el artículo 136, literal f) de la D486, en concordancia con el artículo 196, literal g) de la LPI, que señalan:

D486:

?Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;?

 

LPI:

?Artículo 196.- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:

g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos;?

 

Al respecto, el IEPI a través del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales ha reconocido que la reproducción de un signo distintivo, no solamente conlleva la infracción de un derecho marcario, sino que a su vez constituye una violación de derechos de autor, toda vez que la copia de un diseño específico constituye la reproducción de un diseño que independientemente de sus méritos artísticos es objeto de protección en el ámbito de los derechos de autor:

?Por otra parte, es importante considerar que el signo solicitado al ser mixto, posee caracteres en su diseño propios de la creación intelectual de un tercero, por lo que no estamos frente a un signo denominativo que pretende ser registrado (?), ni a un diseño usual, menos a una gráfica que al azar ha sido creada o ideada para su uso exclusivo; sino que es prácticamente, una reproducción integra de una marca previamente existente y que al amparo de Convenios Internacionales posee protección propia, con mayor razón, si en el presente caso, obra del expediente, elementos de prueba que permiten determinar el uso intenso, difusión, publicidad y antigüedad de dicha marca de propiedad del Recurrente, a nivel mundial, lo cual, no puede dejar de analizarse por su relevancia.?[5]

La violación de un derecho de autor previo, no solamente del derecho marcario que recae sobre un diseño en particular, puede constituir fundamento suficiente para que se rechace el registro de un signo distintivo por encontrarse dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en la legislación ecuatoriana. En estos casos resulta evidente que el solicitante conocerá previamente el diseño-signo que se reproduce, por lo que se hace necesaria la vinculación de la infracción del derecho de autor con la mala fe del peticionario al haber solicitado el registro de un diseño que conocía con anterioridad, buscando valerse del prestigio de la marca-diseño preexistente.

En este sentido, es fundamental que en la etapa probatoria se acredite ante la autoridad administrativa que el signo solicitado ha sido previamente conocido por el solicitante, y que el mismo es propiedad al opositor, siendo un diseño amparado bajo las normas de derecho de autor. Si bien muchas veces resulta difícil para el accionante probar que el solicitante del signo tenía conocimiento previo sobre la existencia del diseño, hay que recordar que en casos en los que la reproducción resulta evidente, la doctrina ha señalado que el signo solicitado deberá ser negado ?(?) sin necesidad de tener la prueba acabada del ?móvil ilícito?, ya que la reproducción, la copia servil calificaba la conducta respectiva como de fraudulenta, de mala fe?.[6]

3. ? Conclusiones.

·        La vulneración de un derecho de autor constituye una causal de irregistrabilidad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, siendo fundamento suficiente para que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual rechace el registro de toda solicitud de signo distintivo que vulnere este tipo de derechos, de conformidad a lo establecido por los artículos  136, literal f) de la D486, y 196, literal g) de la LPI; por lo que si la autoridad administrativa tiene indicios suficientes sobre la vulneración de este tipo de derechos, deberá negar la solicitud de registro de marca.

·        De conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la LPI, la protección del derecho de autor por parte del Estado Ecuatoriano tiene un carácter universal, sin limitación en el principio de territorialidad como sucede con los derechos de propiedad industria; lo cual permite que, independientemente del país de origen del diseño u objeto amparado por el derecho de autor, su titular pueda impedir el registro de un signo que vulnera sus legítimos derechos.

·        La fundamentación de las oposiciones basadas en la vulneración de un derecho de autor, especialmente para el caso de diseños, deberá argumentar igualmente la mala fe del peticionario, dado que la presentación de una solicitud de un signo que reproduce un diseño preexistente no puede explicarse sin el conocimiento previo del mismo, es decir, del reconocimiento de la titularidad del diseño por parte de un tercero, lo cual configuraría la mala fe del peticionario, siendo ésta la ?convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario, ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno (?)?[7].

 

 

Ab. Diego Cevallos Salgado

dcevallos@cmp-abogados.com

 



[1] Artículo 5, Ley de Propiedad Intelectual.

[2] Tribunal Andino de Justicia. Interpretación Prejudicial No. 17-IP-1998.

[3] Información obtenida de la página web de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América: www.uspto.gov: Diseños de Bugs Bunny, Pato Lucas y el Coyote, de propiedad de Warner Bros, Entertainment Inc., Registros Nos. 77908131, 3005978 y 74468231, respectivamente.

[4] Tribunal Andino de Justicia. Interpretación Prejudicial No. 40-IP-2010.

[5] Resolución de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Recurso de Apelación No. 07-1683-RA-1S, de 28 de julio de 2009.

[6] J. OTAMENDI, Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, Buenos Aires 2002, p. 326.

[7] G. CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, Heliasta, Buenos Aires 2005.

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